EuGH: Dreidimensionale Marke – Vierfach gerippter Schokoladenwaffelriegel Kit Kat

URTEIL DES GERICHTSHOFS (Erste Kammer)

16. September 2015(*)

„Vorlage zur Vorabentscheidung – Marken – Richtlinie 2008/95/EG – Art. 3 Abs. 3 – Begriff ‚infolge Benutzung erworbene Unterscheidungskraft‘ – Dreidimensionale Marke – Vierfach gerippter Schokoladenwaffelriegel Kit Kat – Art. 3 Abs. 1 Buchst. e – Zeichen, das aus einer Form, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist, und zugleich aus einer zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlichen Form besteht – In die technische Wirkung einbezogenes Herstellungsverfahren“

In der Rechtssache C‑215/14

betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 267 AEUV, eingereicht vom High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Intellectual Property), Vereinigtes Königreich, mit Entscheidung vom 27. Januar 2014, beim Gerichtshof eingegangen am 28. April 2014, in dem Verfahren

Société des Produits Nestlé SA

gegen

Cadbury UK Ltd

erlässt

DER GERICHTSHOF (Erste Kammer)

unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten A. Tizzano, der Richter S. Rodin und E. Levits, der Richterin M. Berger sowie des Richters F. Biltgen (Berichterstatter),

Generalanwalt: M. Wathelet,

Kanzler: L. Hewlett, Hauptverwaltungsrätin,

aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die mündliche Verhandlung vom 30. April 2015,

unter Berücksichtigung der Erklärungen

–        der Société des Produits Nestlé SA, vertreten durch T. Scourfield und T. Reid, Solicitors, sowie durch S. Malynicz, Barrister,

–        der Cadbury UK Ltd, vertreten durch P. Walsh und S. Dunstan, Solicitors, sowie durch T. Mitcheson, QC,

–        der Regierung des Vereinigten Königreichs, vertreten durch L. Christie als Bevollmächtigten im Beistand von N. Saunders, Barrister,

–        der deutschen Regierung, vertreten durch T. Henze und J. Kemper als Bevollmächtigte,

–        der polnischen Regierung, vertreten durch B. Majczyna, B. Czech und J. Fałdyga als Bevollmächtigte,

–        der Europäischen Kommission, vertreten durch F. W. Bulst und J. Samnadda als Bevollmächtigte,

nach Anhörung der Schlussanträge des Generalanwalts in der Sitzung vom 11. Juni 2015

folgendes

Urteil

1        Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung von Art. 3 Abs. 1 Buchst. b und e Ziff. i und ii und Abs. 3 der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. L 299, S. 25).

2        Diese Frage stellt sich im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen der Société des Produits Nestlé SA (im Folgenden: Nestlé) und der Cadbury UK Ltd (im Folgenden: Cadbury) über deren Widerspruch gegen die Anmeldung eines dreidimensionalen Zeichens in Form eines vierfach gerippten, mit Schokolade überzogenen Waffelriegels als Marke im Vereinigten Königreich durch Nestlé.

 Rechtlicher Rahmen

 Unionsrecht

3        Mit der Richtlinie 2008/95 wurde die Erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 1989, L 40, S. 1, berichtigt im ABl. 1989, L 159, S. 60) aufgehoben und ersetzt.

4        Der erste Erwägungsgrund der Richtlinie 2008/95 lautet:

„Die Richtlinie [89/104] wurde inhaltlich geändert … Aus Gründen der Klarheit und der Übersichtlichkeit empfiehlt es sich, sie zu kodifizieren.“

5        Nach Art. 2 der Richtlinie 2008/95 können „Marken … alle Zeichen sein, die sich grafisch darstellen lassen, … soweit solche Zeichen geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden“.

6        Art. 3 („Eintragungshindernisse – Ungültigkeitsgründe“) der Richtlinie 2008/95, der ohne wesentliche Änderung den Inhalt von Art. 3 der Richtlinie 89/104 übernimmt, bestimmt:

„(1)      Folgende Zeichen oder Marken sind von der Eintragung ausgeschlossen oder unterliegen im Falle der Eintragung der Ungültigerklärung:

b)      Marken, die keine Unterscheidungskraft haben;

e)      Zeichen, die ausschließlich bestehen:

i)      aus der Form der Ware, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist;

ii)      aus der Form der Ware, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist;

iii)      aus der Form, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht;

(3)      Eine Marke wird nicht gemäß Absatz 1 Buchstabe b, c oder d von der Eintragung ausgeschlossen oder für ungültig erklärt, wenn sie vor der Anmeldung infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat. Die Mitgliedstaaten können darüber hinaus vorsehen, dass die vorliegende Bestimmung auch dann gilt, wenn die Unterscheidungskraft erst nach der Anmeldung oder Eintragung erworben wurde.

…“

 Recht des Vereinigten Königreichs

7        Nach Section 3(1) des Trade Marks Act 1994 (Gesetz von 1994 über die Marken) sind von der Eintragung Marken ausgeschlossen, die keine Unterscheidungskraft haben, es sei denn, sie haben vor der Einreichung der Anmeldung infolge ihrer Benutzung tatsächlich Unterscheidungskraft erworben.

8        Nach Section 3(2) wird ein Zeichen nicht als Marke eingetragen, wenn es ausschließlich aus der Form der Ware, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist, oder aus der Form der Ware, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist, besteht.

 Ausgangsverfahren und Vorlagefragen

9        Die im Ausgangsverfahren in Rede stehende Ware wurde von der Rowntree & Co Ltd seit 1935 im Vereinigten Königreich unter dem Namen „Rowntree’s Chocolate Crisp“ vertrieben. 1937 wurde der Name der Ware in „Kit Kat Chocolate Crisp“ geändert und sodann zu „Kit Kat“ verkürzt. 1988 wurde diese Gesellschaft, deren neue Firma Rowntree plc war, von Nestlé erworben.

10      Die Ware wurde lange Zeit in einer Verpackung verkauft, die aus zwei Schichten bestand, einer inneren aus Silberfolie und einer äußeren aus bedrucktem Papier mit einem rot-weißen Logo und der Wortfolge „Kit Kat“. Die derzeitige Verpackung besteht aus einer einzigen Schicht, die mit demselben Logo bedruckt ist. Das Erscheinungsbild des Logos hat im Lauf der Zeit eine Entwicklung durchlaufen, sich aber nicht stark verändert.

11      Die Grundform der Ware ist seit 1935 nahezu gleich geblieben, nur ihre Abmessungen wurden geringfügig verändert. Die unverpackte Ware hat derzeit folgendes Erscheinungsbild:

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12      Es ist darauf hinzuweisen, dass auf jeder Rippe die Worte „Kit Kat“ und Segmente des Ovals, die Teil des Logos sind, aufgeprägt sind.

13      Am 8. Juli 2010 meldete Nestlé das nachstehend grafisch dargestellte dreidimensionale Zeichen (im Folgenden: fragliche Marke) als Marke im Vereinigten Königreich an:

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14      Die Anmeldemarke unterscheidet sich damit insofern von der tatsächlichen Form der Ware, als sie nicht die aufgeprägten Worte „Kit Kat“ enthält.

15      Die Marke wurde für folgende Waren der Klasse 30 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung angemeldet:

„Schokolade; Schokoladenbonbons; Schokoladenerzeugnisse; Konfekt; Präparate auf Schokoladenbasis; Backwaren; Gebäck; Biskuits; schokolierte Kekse; Kekswaffeln mit Schokoladenüberzug; Kuchen; Plätzchen; Oblaten“.

16      Die Anmeldung wurde vom Markenamt des Vereinigten Königreichs angenommen und für Widerspruchszwecke veröffentlicht. Das Markenamt ging davon aus, dass die Marke zwar keine originäre Unterscheidungskraft habe, doch habe der Antragsteller nachgewiesen, dass sie aufgrund ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt habe.

17      Am 28. Januar 2011 legte Cadbury gegen die Anmeldung Widerspruch ein und machte mehrere Gründe geltend, insbesondere den, dass die Eintragung auf der Grundlage der Vorschriften des Trade Marks Act 1994, mit denen Art. 3 Abs. 1 Buchst. b und e Ziff. i und ii und Abs. 3 der Richtlinie 2008/95 umgesetzt worden sei, zurückgewiesen werden müsse.

18      Mit Entscheidung vom 20. Juni 2013 stellte der Prüfer des Markenamts des Vereinigten Königreichs fest, dass die fragliche Marke keine originäre Unterscheidungskraft habe und auch nicht infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erworben habe.

19      Der Prüfer stellte fest, dass die angemeldete Form drei Merkmale aufweise:

–        die Grundform einer rechteckigen Tafel,

–        das Vorhandensein, die Position und die Tiefe der den Riegel der Länge nach durchziehenden Rillen und

–        die Zahl der Rillen, die zusammen mit der Breite des Riegels die Zahl der „Rippen“ bestimmen.

20      Der Prüfer war der Auffassung, dass es sich bei dem erstgenannten Merkmal um eine Form handele, die durch die Art der Waren selbst bedingt sei und daher nicht eingetragen werden könne, außer in Bezug auf „Kuchen“ und „Gebäck“, bei denen die Form der Marke erheblich von den Regeln der Branche abweiche. Da die beiden anderen Merkmale zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich seien, wies er den Eintragungsantrag im Übrigen zurück.

21      Am 18. Juli 2013 legte Nestlé gegen diese Entscheidung beim vorlegenden Gericht ein Rechtsmittel ein, mit dem sie der Feststellung entgegentritt, dass die fragliche Marke durch ihre Benutzung vor dem relevanten Zeitpunkt keine Unterscheidungskraft erlangt habe. Darüber hinaus macht Nestlé geltend, dass die fragliche Marke nicht ausschließlich in der durch die Art der Ware selbst bedingten Form oder in der für die Erreichung einer technischen Wirkung erforderlichen Form bestehe.

22      Mit einem am selben Tag eingelegten Anschlussrechtsmittel wendet sich Cadbury gegen die Entscheidung vom 20. Juni 2013, soweit darin festgestellt wurde, dass die fragliche Marke hinsichtlich Kuchen und Gebäck originäre Unterscheidungskraft habe und nicht ausschließlich in der durch die Art der Ware selbst bedingten Form oder in der für die Erreichung einer technischen Wirkung erforderlichen Form bestehe.

23      Das vorlegende Gericht ist zunächst der Auffassung, der Prüfer hätte nicht zwischen Kuchen und Gebäck auf der einen und allen anderen Waren in Klasse 30 des Abkommens von Nizza auf der anderen Seite unterscheiden dürfen, sei es in Bezug auf den Nachweis der Unterscheidungskraft der fraglichen Marke oder in Bezug auf die Anwendbarkeit von Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. i und ii der Richtlinie 2008/95.

24      Sodann hält es das vorlegende Gericht im Hinblick auf die Frage, ob die Marke durch ihre Benutzung vor dem relevanten Zeitpunkt Unterscheidungskraft erlangt habe, nach Anführung der einschlägigen Rechtsprechung für klärungsbedürftig, ob es für den Nachweis, dass eine Marke Unterscheidungskraft erlangt habe, ausreiche, dass zum relevanten Zeitpunkt ein erheblicher Teil der beteiligten Verkehrskreise die Marke erkenne und mit den Waren des Anmelders verbinde. Dem Anmelder obliege nämlich der Nachweis, dass ein erheblicher Teil der beteiligten Verkehrskreise die Marke – im Gegensatz zu jeder anderen etwa vorhandenen Marke – als Hinweis auf die Herkunft der Waren wahrnehme.

25      Schließlich führt das vorlegende Gericht in Bezug auf die durch die Art der Ware selbst bedingte Form und die für die Erreichung einer technischen Wirkung erforderliche Form aus, dass es zu Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. i und ii der Richtlinie 2008/95 nur wenig Rechtsprechung gebe.

26      Unter diesen Umständen hat der High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Intellectual Property), beschlossen, das Verfahren auszusetzen und dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen:

1.      Reicht es aus, wenn der Anmelder einer Marke, um darzutun, dass sie infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 3 Abs. 3 der Richtlinie 2008/95 erworben hat, nachweist, dass zum maßgeblichen Zeitpunkt ein erheblicher Teil der beteiligten Verkehrskreise die Marke erkennt und in dem Sinne mit den Waren des Anmelders verbindet, dass sie, wenn sie angeben sollten, wer die mit der Marke gekennzeichneten Waren vermarktet, den Anmelder nennen würden, oder muss er nachweisen, dass ein erheblicher Teil der beteiligten Verkehrskreise die Marke (und keine anderen etwa vorhandenen Marken) als Hinweis auf die Herkunft der Waren wahrnimmt?

2.      Ist eine Form, die aus drei wesentlichen Merkmalen besteht, von denen eines durch die Art der Ware selbst bedingt ist und zwei zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind, gemäß Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. i und/oder ii der Richtlinie 2008/95 von der Eintragung als Marke ausgeschlossen?

3.      Ist Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Richtlinie 2008/95 dahin auszulegen, dass nach dieser Bestimmung Formen von der Eintragung ausgeschlossen sind, die zur Erreichung einer die Herstellungsweise der Waren und nicht ihre Funktionsweise betreffenden technischen Wirkung erforderlich sind?

 Zum Antrag auf Wiedereröffnung des mündlichen Verfahrens

27      Nachdem das mündliche Verfahren am 11. Juni 2015 im Anschluss an die Verlesung der Schlussanträge des Generalanwalts abgeschlossen worden ist, hat Nestlé mit Schreiben vom 26. Juni 2015, das am 30. Juni 2015 bei der Kanzlei des Gerichtshofs eingegangen ist, die Wiedereröffnung des mündlichen Verfahrens beantragt.

28      Zur Begründung dieses Antrags macht Nestlé insbesondere geltend, dass das vorlegende Gericht nicht in der Lage sei, zur ersten Vorlagefrage Stellung zu nehmen, da die Schlussanträge des Generalanwalts diese Frage nicht ausreichend beantworteten.

29      Außerdem beruhten die Schlussanträge des Generalanwalts auf einem Fehlverständnis der von ihr eingereichten schriftlichen Erklärungen.

30      Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass der Gerichtshof nach Art. 83 seiner Verfahrensordnung jederzeit nach Anhörung des Generalanwalts die Wiedereröffnung des mündlichen Verfahrens beschließen kann, insbesondere wenn er sich für unzureichend unterrichtet hält oder wenn eine Partei nach Abschluss des mündlichen Verfahrens eine neue Tatsache unterbreitet hat, die von entscheidender Bedeutung für die Entscheidung des Gerichtshofs ist, oder wenn ein zwischen den Parteien oder den in Art. 23 der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union bezeichneten Beteiligten nicht erörtertes Vorbringen entscheidungserheblich ist (vgl. Urteil Kommission/Parker Hannifin Manufacturing und Parker-Hannifin, C‑434/13 P, EU:C:2014:2456, Rn. 27 und die dort angeführte Rechtsprechung).

31      Im vorliegenden Fall hält sich der Gerichtshof nach Anhörung des Generalanwalts für ausreichend unterrichtet, um eine Entscheidung zu treffen, und ist der Ansicht, dass weder eine neue Tatsache von entscheidender Bedeutung vorliegt noch ein zwischen den Parteien nicht erörtertes Vorbringen entscheidungserheblich ist.

32      Überdies hat der Generalanwalt nach Art. 252 Abs. 2 AEUV öffentlich in völliger Unparteilichkeit und Unabhängigkeit begründete Schlussanträge zu den Rechtssachen zu stellen, in denen nach der Satzung des Gerichtshofs seine Mitwirkung erforderlich ist. Die Schlussanträge des Generalanwalts oder ihre Begründung binden den Gerichtshof jedoch nicht (vgl. Urteil Kommission/Parker Hannifin Manufacturing und Parker-Hannifin, C‑434/13 P, EU:C:2014:2456, Rn. 29 und die dort angeführte Rechtsprechung).

33      Der Antrag auf Wiedereröffnung des mündlichen Verfahrens ist daher zurückzuweisen.

 Zu den Vorlagefragen

 Vorbemerkungen

34      Erstens ist darauf hinzuweisen, dass das Vorabentscheidungsersuchen die Auslegung der Bestimmungen der Richtlinie 2008/95 betrifft.

35      Wie aus dem Urteil Oberbank u. a. (C‑217/13 und C‑218/13, EU:C:2014:2012, Rn. 31) hervorgeht, wurde mit der Richtlinie 2008/95 lediglich die Richtlinie 89/104 kodifiziert, so dass die in der vorliegenden Rechtssache in Rede stehenden Bestimmungen gegenüber den entsprechenden Bestimmungen der Richtlinie 89/104 keine wesentlichen Änderungen in Wortlaut, Systematik oder Zweck erfahren haben. Folglich bleiben die Bezugnahmen auf die Rechtsprechung zur Richtlinie 89/104 für die vorliegende Rechtssache relevant.

36      Zweitens kann nach Art. 2 der Richtlinie 2008/95 ein Zeichen, das die Form einer Ware darstellt, grundsätzlich eine Marke sein, sofern es sich grafisch darstellen lässt und geeignet ist, die Ware oder Dienstleistung eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

37      In Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2008/95 sind ausdrücklich bestimmte aus der Form der Ware bestehende Zeichen aufgeführt, für die spezielle Eintragungshindernisse gelten; dabei handelt es sich um Zeichen, die ausschließlich aus der Form der Ware, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist, aus der zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlichen Form der Ware oder aus der Form, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht, bestehen.

38      Da Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2008/95 ein vorgreifliches Hindernis für die Eintragung eines ausschließlich aus der Form einer Ware bestehenden Zeichens ist, kann ein solches Zeichen, wenn eines der drei in dieser Bestimmung genannten Kriterien erfüllt ist, nicht als Marke eingetragen werden (vgl. in diesem Sinne Urteile Philips, C‑299/99, EU:C:2002:377, Rn. 76, sowie Linde u. a., C‑53/01 bis C‑55/01, EU:C:2003:206, Rn. 44).

39      Darüber hinaus kann ein Zeichen, das nach Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2008/95 von der Eintragung ausgeschlossen ist, nie durch seine Benutzung Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 3 Abs. 3 dieser Richtlinie erwerben (vgl. in diesem Sinne Urteile Philips, C‑299/99, EU:C:2002:377, Rn. 75, sowie Linde u. a., C‑53/01 bis C‑55/01, EU:C:2003:206, Rn. 44).

40      Folglich ist im Rahmen des Antrags auf Eintragung eines Zeichens, das ausschließlich aus der Form einer Ware besteht, zunächst zu prüfen, ob kein der Eintragung entgegenstehendes Hindernis nach Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2008/95 vorliegt, bevor untersucht wird, ob das fragliche Zeichen möglicherweise Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 3 Abs. 3 dieser Richtlinie erworben hat.

41      Daher ist im Einklang mit der vom Unionsgesetzgeber bei der Abfassung von Art. 3 der Richtlinie 2008/95 gewählten Systematik und Ordnung die Reihenfolge der Prüfung der Vorlagefragen umzukehren und zunächst auf die zweite und die dritte Frage einzugehen, die die Auslegung von Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2008/95 betreffen, bevor die erste, Art. 3 Abs. 3 dieser Richtlinie betreffende Frage geprüft wird.

 Zur zweiten Frage

42      Mit seiner zweiten Frage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2008/95 dahin auszulegen ist, dass er der Eintragung eines aus der Form der Ware bestehenden Zeichens als Marke entgegensteht, wenn diese Form drei wesentliche Merkmale aufweist, von denen eines durch die Art der Ware selbst bedingt ist und die beiden anderen zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind.

43      Eingangs ist daran zu erinnern, dass die verschiedenen in Art. 3 der Richtlinie 2008/95 aufgezählten Eintragungshindernisse im Licht des Allgemeininteresses auszulegen sind, das ihnen jeweils zugrunde liegt (vgl. in diesem Sinne Urteile Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 und C‑109/97, EU:C:1999:230, Rn. 25 bis 27, sowie Philips, C‑299/99, EU:C:2002:377, Rn. 77).

44      Die Ratio der in Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2008/95 vorgesehenen Eintragungshindernisse besteht darin, zu verhindern, dass der Schutz des Markenrechts seinem Inhaber ein Monopol für technische Lösungen oder Gebrauchseigenschaften einer Ware einräumt, die der Benutzer auch bei den Waren der Mitbewerber suchen kann (vgl. in diesem Sinne Urteile Philips, C‑299/99, EU:C:2002:377, Rn. 78, und Hauck, C‑205/13, EU:C:2014:2233, Rn. 18).

45      Es gilt nämlich zu verhindern, dass das ausschließliche und auf Dauer angelegte Recht, das eine Marke verleiht, dazu dienen kann, andere Rechte, für die der Unionsgesetzgeber eine begrenzte Schutzdauer vorsehen wollte, zu verewigen (vgl. in diesem Sinne Urteil Hauck, C‑205/13, EU:C:2014:2233, Rn. 19, und – zu Art. 7 Abs. 1 Buchst. e der Verordnung [EG] Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke [ABl. 1994, L 11, S. 1], der im Wesentlichen mit Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2008/95 übereinstimmt – Urteil Lego Juris/HABM, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, Rn. 45).

46      Zu der Frage, ob die verschiedenen Eintragungshindernisse nebeneinander angewandt werden können, hat der Gerichtshof ausgeführt, dass aus dem Wortlaut von Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2008/95 klar hervorgeht, dass die drei Eintragungshindernisse eigenständig sind und jedes von ihnen unabhängig von den anderen anzuwenden ist (vgl. in diesem Sinne Urteil Hauck, C‑205/13, EU:C:2014:2233, Rn. 39).

47      Der Gerichtshof hat daraus abgeleitet, dass ein ausschließlich aus der Form der Ware bestehendes Zeichen nicht als Marke eingetragen werden kann, wenn auch nur eines der in dieser Bestimmung genannten Kriterien erfüllt ist; dabei ist es unerheblich, dass dieses Zeichen auf der Grundlage mehrerer Eintragungshindernisse ausgeschlossen werden kann, solange ein einziges Hindernis auf das Zeichen voll anwendbar ist (vgl. in diesem Sinne Urteil Hauck, C‑205/13, EU:C:2014:2233, Rn. 40 und 41).

48      Folglich schließt Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2008/95 es nicht aus, dass die wesentlichen Merkmale eines Zeichens unter eines oder mehrere der dort genannten Eintragungshindernisse fallen. In einem solchen Fall setzt die Zurückweisung der Anmeldung jedoch voraus, dass mindestens eines dieser Hindernisse auf das fragliche Zeichen voll anwendbar ist.

49      Das im Allgemeininteresse liegende Ziel, das der Anwendung der drei in Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2008/95 vorgesehenen Eintragungshindernisse zugrunde liegt, steht der Zurückweisung der Anmeldung nämlich entgegen, wenn keines dieser drei Hindernisse voll anwendbar ist (Urteil Hauck, C‑205/13, EU:C:2014:2233, Rn. 42).

50      Eine Auslegung von Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2008/95, die es nicht ermöglichen würde, die Anmeldung einer Marke zurückzuweisen, wenn die Untersuchungen ergeben, dass mehr als eines der drei Eintragungshindernisse anwendbar ist, oder die es ermöglichen würde, diese Bestimmung in Fällen heranzuziehen, in denen jedes der drei genannten Eintragungshindernisse lediglich teilweise dargetan wäre, liefe offenkundig dem in den Rn. 43 bis 45 des vorliegenden Urteils angeführten, im Allgemeininteresse liegenden Ziel zuwider, das der Anwendung der drei in Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2008/95 vorgesehenen Eintragungshindernisse zugrunde liegt.

51      Nach alledem ist auf die zweite Frage zu antworten, dass Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2008/95 dahin auszulegen ist, dass er der Eintragung eines aus der Form der Ware bestehenden Zeichens als Marke entgegensteht, wenn diese Form drei wesentliche Merkmale aufweist, von denen eines durch die Art der Ware selbst bedingt ist und die beiden anderen zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind; dabei muss jedoch zumindest eines der in dieser Bestimmung genannten Eintragungshindernisse auf die fragliche Form voll anwendbar sein.

 Zur dritten Frage

52      Mit seiner dritten Frage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Richtlinie 2008/95, wonach Zeichen, die ausschließlich aus der zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlichen Form der Ware bestehen, von der Eintragung ausgeschlossen werden können, dahin auszulegen ist, dass diese Bestimmung allein die Funktionsweise der fraglichen Ware erfasst, oder ob sie auch auf ihre Herstellungsweise anwendbar ist.

53      Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass sich diese Bestimmung nach ihrem Wortlaut ausdrücklich auf die zur Erreichung einer „technischen Wirkung“ erforderliche Form der Ware bezieht, ohne ihren Herstellungsprozess zu erwähnen.

54      Wird die Bestimmung anhand ihres Wortlauts ausgelegt, so beschränkt sich das dort genannte Eintragungshindernis auf die Funktionsweise der Ware, wobei die technische Wirkung das Ergebnis einer bestimmten Herstellungsweise der fraglichen Form ist.

55      Diese Auslegung wird durch das mit Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Richtlinie 2008/95 verfolgte Ziel bestätigt, das, wie aus der in Rn. 44 des vorliegenden Urteils angeführten Rechtsprechung hervorgeht, darin besteht, zu verhindern, dass ein Monopol für technische Lösungen eingeräumt wird, die der Benutzer auch bei den Waren der Mitbewerber suchen kann. Denn aus der Sicht des Verbrauchers sind die Funktionalitäten der Ware maßgeblich, und die Modalitäten ihrer Herstellung sind unerheblich.

56      Überdies ergibt sich aus der Rechtsprechung, dass die Herstellungsmodalitäten auch im Rahmen der Beurteilung der wesentlichen funktionellen Merkmale der Form einer Ware nicht maßgeblich sind. Die Eintragung eines Zeichens, das aus einer allein der technischen Wirkung zuzuschreibenden Form besteht, ist nämlich auch dann ausgeschlossen, wenn die betreffende technische Wirkung durch andere Formen und folglich durch andere Herstellungsprozesse erzielt werden kann (vgl. in diesem Sinne Urteil Philips, C‑299/99, EU:C:2002:377, Rn. 83).

57      Demnach ist auf die dritte Frage zu antworten, dass Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Richtlinie 2008/95, wonach Zeichen, die ausschließlich aus der zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlichen Form der Ware bestehen, von der Eintragung ausgeschlossen werden können, dahin auszulegen ist, dass diese Bestimmung die Funktionsweise der fraglichen Ware erfasst und nicht auf ihre Herstellungsweise anwendbar ist.

 Zur ersten Frage

58      Mit seiner ersten Frage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob der Anmelder einer Marke, die infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 3 Abs. 3 der Richtlinie 2008/95 erworben hat, nachweisen muss, dass die beteiligten Verkehrskreise allein die mit dieser Marke – und nicht die mit anderen etwa vorhandenen Marken – gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen stammend wahrnehmen, oder ob es ausreicht, dass er nachweist, dass ein erheblicher Teil der beteiligten Verkehrskreise die Marke erkennt und mit seinen Waren verbindet.

59      Insoweit ist zunächst darauf hinzuweisen, dass die Hauptfunktion der Marke darin besteht, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem sie es ihm ermöglicht, diese Ware oder Dienstleistung ohne etwaige Gefahr der Verwechslung von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden (Urteil Philips, C‑299/99, EU:C:2002:377, Rn. 30).

60      Durch ihre Unterscheidungskraft vermag eine Marke nämlich die von ihr erfasste Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und somit die Unterscheidung dieser Ware oder Dienstleistung von denjenigen anderer Unternehmen zu ermöglichen (vgl. in diesem Sinne Urteile Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 und C‑109/97, EU:C:1999:230, Rn. 46, Philips, C‑299/99, EU:C:2002:377, Rn. 35, sowie Oberbank u. a., C‑217/13 und C‑218/13, EU:C:2014:2012, Rn. 38).

61      Diese Unterscheidungskraft ist anhand der von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen und anhand der mutmaßlichen Wahrnehmung der beteiligten Verkehrskreise, d. h. der normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der in Rede stehenden Kategorie von Waren oder Dienstleistungen, zu beurteilen (vgl. in diesem Sinne Urteile Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, EU:C:2004:86, Rn. 34 und die dort angeführte Rechtsprechung, Nestlé, C‑353/03, EU:C:2005:432, Rn. 25, sowie Oberbank u. a., C‑217/13 und C‑218/13, EU:C:2014:2012, Rn. 39).

62      Die somit eine der allgemeinen Voraussetzungen dafür, dass ein Zeichen als Marke eingetragen werden kann, darstellende Unterscheidungskraft kann der Marke, worauf Art. 3 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2008/95 abstellt, innewohnen oder infolge ihrer Benutzung im Sinne von Art. 3 Abs. 3 dieser Richtlinie erworben worden sein.

63      Was speziell den Erwerb von Unterscheidungskraft nach Art. 3 Abs. 3 der Richtlinie 2008/95 angeht, ist der Ausdruck „Benutzung der Marke als Marke“ so zu verstehen, dass er sich nur auf eine Benutzung der Marke bezieht, die der Identifizierung der Ware oder Dienstleistung durch die beteiligten Verkehrskreise als von einem bestimmten Unternehmen stammend dient (Urteil Nestlé, C‑353/03, EU:C:2005:432, Rn. 29).

64      Der Gerichtshof hat zwar anerkannt, dass sich eine solche Identifizierung und damit der Erwerb von Unterscheidungskraft sowohl aus der Benutzung eines Elements einer eingetragenen Marke als deren Bestandteil als auch aus der Benutzung einer anderen Marke in Verbindung mit einer eingetragenen Marke ergeben können. Er hat jedoch klargestellt, dass es in beiden Fällen erforderlich ist, dass die beteiligten Verkehrskreise allein die mit der angemeldeten Marke gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung tatsächlich als von einem bestimmten Unternehmen stammend wahrnehmen (Urteil Nestlé, C‑353/03, EU:C:2005:432, Rn. 30, sowie – im Rahmen der Verordnung Nr. 40/94, deren Art. 7 Abs. 3 im Wesentlichen mit Art. 3 Abs. 3 der Richtlinie 2008/95 übereinstimmt – Urteil Colloseum Holding, C‑12/12, EU:C:2013:253, Rn. 27).

65      Mithin besteht unabhängig davon, ob die Benutzung ein Zeichen als Teil einer eingetragenen Marke oder in Verbindung mit dieser betrifft, die wesentliche Voraussetzung darin, dass das Zeichen, dessen Eintragung als Marke beantragt wird, infolge dieser Benutzung die Waren, auf die es sich bezieht, bei den beteiligten Verkehrskreisen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnen kann (vgl. in diesem Sinne Urteil Colloseum Holding, C‑12/12, EU:C:2013:253, Rn. 28).

66      Daraus ist, wie den Nrn. 48 bis 52 der Schlussanträge des Generalanwalts zu entnehmen ist, abzuleiten, dass die angemeldete Marke zwar als Teil einer eingetragenen Marke oder in Verbindung mit einer solchen Marke Gegenstand einer Benutzung gewesen sein kann, der Anmelder aber für die Eintragung der Marke selbst gleichwohl nachweisen muss, dass allein diese Marke und keine anderen etwa vorhandenen Marken auf die Herkunft der Waren als von einem bestimmten Unternehmen stammend hinweist.

67      Nach alledem ist auf die erste Frage zu antworten, dass der Anmelder, um die Eintragung einer Marke zu erreichen, die, sei es als Teil einer anderen eingetragenen Marke oder in Verbindung mit dieser, infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 3 Abs. 3 der Richtlinie 2008/95 erworben hat, nachweisen muss, dass die beteiligten Verkehrskreise allein die mit dieser Marke – und nicht die mit anderen etwa vorhandenen Marken – gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen stammend wahrnehmen.

 Kosten

68      Für die Parteien des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren ein Zwischenstreit in dem beim vorlegenden Gericht anhängigen Rechtsstreit; die Kostenentscheidung ist daher Sache dieses Gerichts. Die Auslagen anderer Beteiligter für die Abgabe von Erklärungen vor dem Gerichtshof sind nicht erstattungsfähig.

Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Erste Kammer) für Recht erkannt:

1.      Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken ist dahin auszulegen, dass er der Eintragung eines aus der Form der Ware bestehenden Zeichens als Marke entgegensteht, wenn diese Form drei wesentliche Merkmale aufweist, von denen eines durch die Art der Ware selbst bedingt ist und die beiden anderen zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind; dabei muss jedoch zumindest eines der in dieser Bestimmung genannten Eintragungshindernisse auf die fragliche Form voll anwendbar sein.

2.      Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Richtlinie 2008/95, wonach Zeichen, die ausschließlich aus der zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlichen Form der Ware bestehen, von der Eintragung ausgeschlossen werden können, ist dahin auszulegen, dass diese Bestimmung die Funktionsweise der fraglichen Ware erfasst und nicht auf ihre Herstellungsweise anwendbar ist.

3.      Um die Eintragung einer Marke zu erreichen, die, sei es als Teil einer anderen eingetragenen Marke oder in Verbindung mit dieser, infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 3 Abs. 3 der Richtlinie 2008/95 erworben hat, muss der Anmelder nachweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise allein die mit dieser Marke – und nicht die mit anderen etwa vorhandenen Marken – gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen stammend wahrnehmen.

Unterschriften

Quelle: InfoCuria – Rechtsprechung des Gerichtshofs

 

Die Marke des Monats: legal, illegal, scheißegal!

buch01_paragraphenzeichen_Markenrecht_01Getreu dem Motto „Die lustigsten Marken sind die zurückgewiesenen“ hat es nun wieder einmal ein Kennzeichen zur Marke des Monats geschafft, das lediglich angemeldet aber niemals eingetragen worden ist.

Unsere Marke des Monats August „legal, illegal, scheißegal!“ wurde im Mai 2007 die Eintragung vom Deutschen Patent- und Markenamt versagt. Beabsichtigt war eine Anmeldung in den Klassen Nizza 09, 16 und 25 – u. a. Ton- und Bildträger beziehungsweise Artikel aus dem Bereich Merchandising – wäre da nicht das absolute Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und die Waren oder Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. EuGH WRP 2010, 364 – Audi [Vorsprung durch Technik]; BGH GRUR 2010, 138 – ROCHER-Kugel). Auch wenn sowohl BGH als auch EuGH einen großzügigen Maßstab an die Unterscheidungskraft anlegen und jede „noch so geringe Unterscheidungskraft ausreichen lassen, um das Schutzhindernis zu überwinden“, sah man diese beim DPMA im Falle unserer Marke des Monats scheinbar nicht für gegeben an. Ob es nun die eher ungewöhnliche Wortkonstellation „legal, illegal, scheißegal“ an sich ist, der die zuständigen Bearbeiter im Ergebnis keine Unterscheidungskraft beimessen wollten (Umgangssprache) oder die unmittelbare Verständlichkeit des Sinngehalts der drei Begriffe letztlich den Ausschlag gegeben hat, bleibt offen.

Was bleibt ist der Hinweis, sich genaue Gedanken über die mögliche bevorstehende Eintragung zu machen und sich im Vorfeld zur Schutzfähigkeit eines Kennzeichens beraten zu lassen.

Sollten Sie Fragen zu einer Markenanmeldung haben, können Sie sich gerne an uns wenden.

Christian Welkenbach
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Marke des Monats Januar

Unsere erste Marke des Monats im Jahr 2011 ist streng genommen noch gar keine Marke und wird höchstwahrscheinlich auch nie eine werden. Dies sieht der Anmelder, ein Anbieter von Anwaltssoftware, offenbar anders, der tatsächlich die Bezeichnung

cloud computing

für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 (u. a. Software), 35 (Werbung), 38 (u. a. Telekommunikations- und Internetdienstleistungen) und 42 (u. a. Entwicklung und Installation von Computerprogrammen) als  Wortmarke angemeldet hat. Die Markenanmeldung wurde am 09.11.2010 beim DPMA eingereicht und wird seither unter dem Aktenzeichen 3020100651199 bearbeitet. Der Anmelder hofft ganz offensichtlich auf einen schwerwiegenden Aussetzer innerhalb der Markenstelle oder darauf, dass der zuständige Prüfer vielleicht schon kurz vor der Pensionierung steht und seit der Weltmeisterschaft 1974 im eigenen Land nicht mehr den Fernseher und das Radio eingeschaltet hat,  an neuartige Medien wie  Internet erst gar nicht zu denken. Doch selbst in dem – höchst unwahrscheinlichen Fall -, dass die Marke tatsächlich eingetragen wird, dürfte es keine zwei Wochen dauern, bis der erste Löschungsantrag beim DPMA eingeht.

Der Eintragung der Wortmarke „cloud computing“ steht natürlich zunächst das absolute Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen, zumal sich hinter dem Begriff „Cloud Computing“ seit einiger Zeit das Geschäftsmodell der IT-Branche schlechthin verbirgt, bei dem Ressourcen aus der „Cloud“ (d. h. aus dem Netz) für Anwendungen genutzt werden (siehe den Eintrag bei Wikipedia). Selbst Microsoft wirbt in seinem aktuellen TV-Werbespot mit dem Slogan „Auf in die Cloud“ für das Produkt „Windows Live“.

Darüber hinaus wurde die Marke „cloud computing“ nicht nur als Marke des Monats Januar gekürt, sondern dürfte auch in der engeren Auswahl der Kandidaten für die Marke mit dem größten Freihaltebedürfnis (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) des Jahres stehen.Nicht auszudenken, wenn der Begriff für einen einzigen Anbieter monopolisiert würde. Immerhin kann sich die Marke „cloud computing“ schon jetzt damit brüsten, als erstes Kennzeichen, das noch nicht einmal eingetragen wurde, den Titel zur Marke des Monats ergattert zu haben.

Wir halten Sie an dieser Stelle auf dem Laufenden, was den weiteren Verlauf des Anmeldeverfahrens angeht.

Sollten Sie zu diesem Thema noch Fragen haben, stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. Zur Kontaktaufnahme besuchen Sie bitte unsere Seite www.tcilaw.deoder wenden Sie sich direkt an cwelkenbach@tcilaw.de.

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OLG Naumburg – „illu“ für Zeitschriften nicht schutzfähig

Der Inhaber einer Marke erlangt mit dem Erwerb des Markenschutzes nach § 4 MarkenG ein ausschließliches Recht. Dritten ist es damit gem. § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird. Das Oberlandesgericht Naumburg entschied nun in einer Entscheidung von Anfang September (Urteil v. 03.09.2010 – Az.: 10 U 53/09), dass eine solche Verwechslungsgefahr zwischen dem Zeitschriftentitel „illu der Frau“ und der Marke „SUPERillu“ nicht besteht.

Im Verfahren vor dem OLG Naumburg ging es um die Berufung gegen ein Urteil des LG Magedeburg (Urteil v. 18.08.2009 – Az.: 7 O 234/09). Vor dem Landgericht klagte der die Zeitschrift „SUPERillu“ herausgebende „Alles Gute Verlag“ – ein Unternehmen der Hubert Burda Media Holding – gegen einen konkurrierenden Verlag, welcher die Zeitschrift „illu der Frau“ herausgab. Der Kläger sah in der Verwendung des Wortbestandteils „illu“ im Zeitschriftentitel eine Verwechslungsgefahr. Das vorinstanzliche LG Magdeburg untersagte dem Beklagten die Nutzung des Zeitschriftentitels, da der Verbraucher mit diesem Wortbestandteil gedanklich immer einen bestimmten Verlag verbinde.

Während die Klage in erster Instanz noch erfolgreich war, entschieden die Richter des 10. Zivilsenats in der Berufung vor dem OLG Naumburg den Sachverhalt nun jedoch anders und wiesen die Klage ab. Durch den Zeitschriftentitel „illu der Frau“ besteht keine Verwechslungsgefahr mit der Marke „SUPERillu“. Dem in Frage stehenden Wortbestandteil „illu“ kommt als Abkürzung für „Illustrierte“ keine prägende Kennzeichnungswirkung zu. Vielmehr sind bereits viele andere Zeitschriften mit dem Wortbestandteil „illu“ auf dem Zeitschriftenmarkt verfügbar. Der Verbraucher weiß, dass es viele verschiedene, einander ähnelnde Zeitschriftentitel gebe und beachtet auch gerade diese Unterschiede. Bloß weil diese sich ähneln, schließt er aber nicht gleich darauf, dass diese auch von demselben Verlag stammen.

Fazit

Die Verwendung des Zeitschriftentitels „illu der Frau“ ist weiterhin zulässig. Dies wäre nur dann ein anderer Fall gewesen, wenn die Richter dem Wortbestandteil „illu“ – welcher in den beiden streitgegenständlichen Zeitschriftentiteln vorkommt – prägende Kennzeichnungswirkung beigemessen hätten. In diesem Fall wäre dem klagenden Markeninhaber der „SUPERillu“ ein Unterlassungsanspruch gem. § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gegenüber dem Mitbewerber zugestanden. Das Urteil vor dem OLG Naumburg war die abschließende Entscheidung in der Sache – die Revision zum Bundesgerichtshof wurde nicht zugelassen.

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Dieser Beitrag wurde erstellt unter freundlicher Mitwirkung von cand. iur. Sebastian Ehrhardt

Marke des Monats Januar 2010

Die Marke dieses Monats  ist die deutsche Marke „2010“, die in ihrer bestechenden Schlichtheit seit dem 02.11.2005 im Markenregister des Deutschen Patent und Markenamts (DPMA) als Wortmarke eingetragen ist (Reg.-Nr. 305374133).

Geschützt ist die Marke „2010“ für die Deutz AG aus Köln fürWaren der Klassen 7, 9 und 12, insbesondere für Verbrennungskraftmaschinen und Kraftfahrzeugteile. Im Hinblick auf diese Waren hatte das DPMA die Zeichenfolge 2010 offenbar im Jahre 2005 für hinreichend unterscheidungskräftig erachtet. Man könnte jedoch auch zu der Auffassung neigen, dass die Zahl 2010 als beschreibende Sachangabe für die entsprechende Jahreszahl grundsätzlich nicht schutzfähig sein kann.

Auch der Zusatz „WM“ vor der „2010“ trägt nach Ansicht der Rechtsprechung nicht gerade zur Erhöhung der Unterscheidungskraft bei, wenngleich bereits einige – und nicht nur die FIFA – den Versuch unternommen haben, die Marke „WM 2010“ zur Eintragung anzumelden. Gegen die Schutzfähigkeit der Bezeichnung „WM 2010“ hat sich erst kürzlich das Bundespatentgericht (BPatG) ausgesprochen und die Eintragung der Marke mangels hinreichender Unterscheidungskraft abgelehnt (BPatG, Beschl. v.  25.11.2009, Az.: 25 W (pat) 38/09 – abrufbar unter http://is.gd/5MNXR).

Ebenfalls kürzlich im November 2009 unterlag die FIFA mit ihrer kennzeichenrechtlichen Löschungsklage gegen Markenanmeldungen der Fa. Ferrero, die verschiedene Marken mit Bezug zu der WM 2010 angemeldet hatte, um ihre Sammelbildaktion zu untermauern. Der BGH hatte Löschungsansprüche der FIFA sowohl unter kennzeichenrechtlichen als auch wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunkten verneint (BGH, Urteil vom 12.11.2009 , Az.: I ZR 183/07 – WM-Marken).

Na dann, frohes Neues!

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Kein Markenschutz für das ! (Ausrufezeichen)

ausrufezeichenDas Europäische Gericht Erster Instanz (EuG) hat entschieden, dass ein Ausrufezeichen nicht als Gemeinschaftsmarke eingetragen werden kann. Dem Bildzeichen fehle es von Hause aus an der erforderlichen Unterscheidungskraft, die allenfalls durch den Nachweis einer gemeinschaftsweiten Benutzung mit einer gewissen Bekanntheit erreicht werden kann. Dieser Nachweis ist der JOOP! GmbH in dem Markenanmeldeverfahren vor dem Harmonisierungsamt in Alicante (HABM) jedoch nicht gelungen. Nach einer entsprechenden Zurückweisung der Anmeldung legte die JOOP! GmbH dagegen Rechtsmittel ein, woraufhin das EuG die Zurückweisung des HABM bestätigte (Az.: Urteil in der Rechtssache T-75/08 und T-191/08 – JOOP! / HABM).

Auch die Bekanntheit der Markenanmelderin vermochte dieser nicht dazu verhelfen, das Ausrufezeichen für sich zu monopolisieren. Ein Zeichen, das andere Funktionen als die einer Marke im herkömmlichen Sinne erfüllt, sei nach Ansicht des EuG jedoch nur dann unterscheidungskräftig, wenn es unmittelbar als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Waren oder Dienstleistungen wahrgenommen werden kann, so dass die maßgebenden Verkehrskreise die Waren und Dienstleistungen des Markeninhabers ohne Verwechslungsgefahr von denen anderer betrieblicher Herkunft unterscheiden können. Die fehlende Unterscheidungskraft ergebe sich bei dem in Frage stehenden Bildzeichen insbesondere daraus, dass der Verbraucher nicht in der Lage sei, auf der Basis eines simplen Ausrufezeichens, das keine besondere Schriftgestaltung aufweist, sich vom Standardschriftbild nicht unterscheidet und vielmehr als bloße Anpreisung oder Blickfang wahrgenommen wird, auf die Herkunft der angemeldeten Waren zu schließen.

Es bleibt abzuwarten, ob die JOOP! GmbH gegen das Urteil des EuG nun Rechtsbeschwerde zum EuGH einlegen wird. Die Erfolgsaussichten dürften sich im überschaubaren Rahmen aufhalten.

Grundsätzlich ist jedem Markenanmelder zu empfehlen, sich im Vorfeld der Anmeldung über die Schutzfähigkeit der Marke, auch im Falle eines reinen Bildzeichens, beraten zu lassen. Auf diese Weise können unnötige Kosten vermieden werden.

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Kein Markenschutz für den „Doppel-Klick“

doppel-klick

Das Bundespatentgericht (BPatG) hat durch Beschluss vom 6. Mai 2009 entschieden, dass die Bezeichnung „Doppel-Klick“ für Waren und Dienstleistungen der Klassen 16 (Druckerzeugnisse, Lehr- und Unterrichtsmittel) und 41 (Erziehung, Ausbildung) nicht die für eine eingetragene Marke erforderliche Unterscheidungskraft aufweist (Az.: 29 W (pat) 96/07).

Bei dem Begriff „Doppelklick“ handele es sich nach Ansicht der Richter um einen lexikalisch nachweisbaren Fachausdruck aus der Computersprache für ein zweimal schnelles hintereinander Betätigen der linken Maustaste, um eine Anwendung bzw. ein Programm aufzurufen. Dies habe zur Folge, dass der Verkehr in der angemeldeten Bezeichnung lediglich eine beschreibende Aussage dahingehend sehe, dass die betreffenden Waren (Druckereierzeugnisse, Lehr- und Unterrichtsmittel) durch einen „Doppel-Klick“ aufgerufen werden können.

Die Entscheidung kann auf der Internetseite des BPatG abgerufen werden.

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BPatG veröffentlicht Jahresbericht 2008

bpatgDas Bundespatentgericht (BPatG) hat seinen Jahresbericht 2008 veröffentlicht, der unter auf der Website des BPatG abgerufen werden kann. Neben aufschlussreichen Statistiken enthält der 190-seitige Bericht insbesondere eine Übersicht über die Rechtsprechung des Bundespatentgerichts in Markensachen. Hier lässt das BPatG die wichtigsten Entscheidungen des zurückliegenden Jahres noch einmal Revue passieren. So war beispielsweise bei den besonderen Markenformen die Farbe Geld als Farbmarke im Berichtsjahr besonders begehrt, und zwar in nahezu sämtlichen Schattierungen. Hierzu passt auch unser Beitrag in diesem Blog zur Entscheidung „UHU“ des BGH. Das BPatG hebt in diesem Zusammenhang noch einmal klar hervor, dass eine abstrakte Farbmarke nur unter außergewöhnlichen Umständen bzw. hinsichtlich einer sehr beschränkten Zahl von Waren und Dienstleistungen als originär schutzfähig angesehen werden könne. Für von Haus aus unterscheidungskräftig hielt der 29. Senat jedoch z. B. die Mehrfarbenkombination „Gelb-Rot“ für „maschinelle und handbetätigte Gartengeräte“ (BPatG, GRUR 2009, 164).

Von besonderem Interesse für den markenrechtlichen Berater ist außerdem stets die Entwicklung der Rechtsprechung im Zusammenhang mit der Frage der Unterscheidungskraft von Wortmarken, da sich die Einschätzung der Gerichte diesbezüglich stets ändert und von den Markenabteilungen des DPMA bei der Markenanmeldung beachtet werden. Bei den Erstprüfern des DPMA ist in den letzten Jahren eine Tendenz festzustellen, dass auch sprachunüblich zusammengesetzte Wortzeichen häufiger beanstandet werden. Gegen diesen Trend erkannte das BPatG im Jahre 2008 u. a. die Marken „Badsalon“, „Küchenbrunnen“, „Landlust“ und „Datenwerk“ für hinreichend unterscheidungskräftig, allerdings erst nachdem das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen jeweils von solchen bereinigt wurde, bezüglich derer die Zeichen als beschreibende Angaben bewertet werden mussten.

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Streit um Marke „Netbook“

laptop 2Intel und Psion haben sich im Streit um die Rechte aus der Marke „Netbook“ geeinigt und die Auseinandersetzung einvernehmlich beendet. Dies berichtet die Markeninhaberin Psion Teklogix auf ihrer Website. Im Zuge des Vergleichs hat sich Psion u. a. verpflichtet, sämtliche Marken mit der Zeichenfolge „Netbook“ löschen zu lassen.Offenbar hat sich Intel in der Auseinandersetzung argumentativ damit durchsetzen können, dass die Marke „Netbook“ als beschreibende Angabe für die in Mode gekommenen günstigen „Mini-Notebooks“ als Marke nicht schutzfähig ist. Auch in den USA erfordert die Eintragung einer Marke eine hinreichende Unterscheidungskraft, die glatt beschreibenden Angaben grundsätzlich fehlt.

Es bleibt abzuwarten, wie sie die Einigung auf die anderen Auseinandersetzungen zwischen Psion und z. B. Google oder auch Dell auswirkt, die ebenfalls die Löschung der Marke „Netbook“ beantragt hatten. Wenn Psion nun die Marke aufgrund des Vergleichs mit Intel löschen lässt, dürften sich auch diese Auseinandersetzungen erledigt haben.

Aktuell ist die Marke „Netbook“ zugunsten der Psion PLC z. B. auch als EU-Wortmarke (Reg.-Nr. 000428250) eingetragen, u. a. für „Computer“ (Klasse 9). Jedoch läuft auch über diese Marke ein Löschungsverfahren, welches durch Dell angestrengt wurde. Auch diese Eintragung dürfte demzufolge bald der Vergangenheit angehören.

In Deutschland wurde die Anmeldung der Wortmarke „netbook“ durch eine Einzelperson bereits durch das DPMA wegen fehlender Unterscheidungskraft sowie wegen der Freihaltebedürftigkeit der Bezeichnung zurückgewiesen, so dass hier erst gar nicht zu einer Eintragung gekommen ist.

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Was kann als Marke registriert werden?

Nach § 3 Markengesetz (MarkenG) können als Marke alle Zeichen, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Hörzeichen, dreidimensionale Gestaltungen einschließlich der Form einer Ware oder ihrer Verpackung sowie sonstige Aufmachungen einschließlich Farben und Farbzusammenstellungen geschützt werden, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

Häufigste Anmeldeform einer Marke ist zunächst die sog. Wortmarke, die unabhängig von einer bestimmten Schriftart oder grafischen Darstellung als unterscheidungskräftiges Wortzeichen zur Eintragung angemeldet werden kann (Bsp.: NIKE).

Ebenfalls geläufig sind sog. Wort-/Bildmarken, die als Kombination zwischen einem bestimmten Markentext und einer besonderen grafischen Darstellung eingetragen werden können, z. B. das nachstehende Wort-Bild-Zeichen:

11

Darüber hinaus werden auch reine Bildzeichen, d. h. grafische Gestaltungen ohne Markentext, als Bildmarken eingetragen wie z. B. das bekannte „Swoosh“-Symbol der Fa. NIKE:

images

Voraussetzung für die Eintragung ist stets, dass die erforderliche Unterscheidungskraft im Hinblick auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungen besteht. Der Begriff „Fußball“ ist damit weder als Wortmarke für „Sportartikel“ (Klasse 28) noch als Wort-/Bildmarke mit nicht selbst unterscheidungskräftigen grafischen Zusätzen.Das Erfordernis derhinreichenden Unterscheidungskraft besteht jedoch auch für reine Bildmarken. So wäre die folgende Grafik ebenfalls nicht für „Sportartikel“ (Klasse 28) eintragungsfähig:

images2
Auch hier würde mangels Individualität der grafischen Darstellung eine entsprechende Bildmarke voraussichtlich als nicht unterscheidungskräftig beanstandet und letztlich zurückgewiesen werden.

Als weitere Markenformen sind denkbar:

– dreidimensionale Marke
– Hörmarke
– Kennfadenmarke
– sonstige Markenform

Als Hörmarke ist beispielsweise das bekannte Jingle der Deutschen Telekom registriert. Weniger bedeutend sind sog. Kennfadenmarken, mit denen farbige Streifen oder Fäden, die auf bestimmten Produkten angebracht sind, erfasst werden.

Die amtlichen Gebühren des Deutschen Patent- und Markenamts in München (DPMA) für die Markenanmeldung betragen unabhängig von der jeweiligen Markenform derzeit stets 300,- € einschließlich der Anmeldung in 3 Waren- und/oder Dienstleistungsklassen; jede weitere Klasse ab der 4. kostet zusätzlich je 100,- € Aufpreis. Auf entsprechenden Antrag kann noch eine beschleunigte Prüfung für zusätzlich 200,- € durchgeführt werden, was die Dauer zwischen Anmeldung und Eintragung erheblich reduzieren kann.

Hinzu kommen eventuelle Rechtsberatungskosten für die Durchführung des Anmeldeverfahrens sowie der Erstellung eines geeigneten Klassenverzeichnisses, das auf die künftig zu kennzeichnenden Waren und Dienstleistungen individuell zugeschnitten werden sollte.

Wichtig vor jeder Markenanmeldung ist eine Sondierung der Markenregister nach älteren Marken im Ähnlichkeitsbereich. Außerdem sollte nach ähnlichen Firmen- oder auch Domainnamen recherchiert werden, um einer späteren Inanspruchnahme durch Inhaber älterer Kennzeichenrechte vorzubeugen. Zusätzlich sollte eine durchgeführte Kollisionsrecherche durch einen Rechts- oder Patentanwalt schutzrechtlich ausgewertet werden, um Kollisionsgefahren frühzeitig zu erkennen und entsprechend handeln zu können.

Sollten Sie Interesse an einer Markenanmeldung oder einer kennzeichenrechtlichen Beratung/Vertretung haben, sprechen Sie mich jederzeit gerne an unter:

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