LG Frankfurt am Main: Anrechnung der Geschäftsgebühr im Verfügungsverfahren

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Diese Entscheidung betrifft den gesamten gewerblichen Rechtsschutz, somit auch das Markenrecht. Wird z. B. wegen Markenverletzung außergerichtlich abgemahnt, so macht der Abmahnende in der Regel die Erstattung der Abmahnkosten in Höhe einer 1,3 Geschäftsgebühr aus dem Streitwert der Hauptsache geltend, der im Markenrecht häufig bei 50.000 Euro liegt. Wenn sich der Abgemahnte auf die Abmahnung hin nicht per Unterlassungserklärung unterwirft, so werden die Ansprüche zumeist gerichtlich weiter verfolgt. Im Falle eines Hauptsacheverfahrens, d. h. eines herkömmlichen Klageverfahrens muss die außergerichtliche Geschäftsgebühr auf die Verfahrensgebühr zur Hälfte, maximal jedoch mit einem Gebührensatz von 0,75 angerechnet werden; dies ergibt sich aus der Gebührenvorschrift gemäß Vorbem. 3 Abs. 4 RVG VV. Voraussetzung der Anrechnung ist jedoch, dass es sich bei Abmahnung und Klage um denselben Gegenstand handelt. Dies kann im Fall eines sich der Abmahnung anschließenden einstweiligen Verfügungsverfahrens (statt eines Hauptsacheverfahrens) durchaus kontrovers beurteilt werden, da sich der Streitgegenstand im Falle eines Eilverfahrens im Wesentlichen auf die einstweilige Sicherung des Unterlassungsanspruchs beschränkt, der aber trotz einstweiliger Verfügung dennoch weiterhin der Verjährung unterliegt. Demgegenüber ist der Streitgegenstand des Hauptsacheverfahrens der materiell-rechtliche Anspruch selbst, ebenso wie im Falle der Abmahnung. Von daher wird teilweise mit guten Gründen vertreten, dass eine Anrechnung der außergerichtlichen Geschäftsgebühr auf die Verfahrensgebühr des einstweiligen Verfügungsverfahrens nicht zu erfolgen hat (LG Dortmund, Urteil vom 24.04.2014 – 13 O 69/13; BeckOK Streitwert/Lauro, Abmahnkosten Rn. 21-25; Schneider NJW 2009, 2017).

Anders das Landgericht Frankfurt in seiner (noch unveröffentlichten) Entscheidung vom 13.01.2016 (Az.: 2-06 O 386/15). Das Landgericht Frankfurt schließt sich damit der Rechtsauffassung des Kammergerichts Berlin (KG, Urteil vom 03.08.2012, Az.: 5 U 169/11) an und spricht sich im Ergebnis für eine Kürzung der erstattungsfähigen Abmahnkosten auf eine 0,65 Geschäftsgebühr aus, wenn zuvor bereits eine (volle) 1,3 Verfahrensgebühr in einem einstweiligen Verfügungsverfahren festgesetzt worden ist. Dies ergebe sich aus der Vorschrift des § 15a Abs. 2 RVG zugunsten des Beklagten. Im Ergebnis soll damit die Verfahrensgebühr aus dem Verfügungsverfahren in Höhe von 0,65 auf die erstattungsfähige 1,3 Geschäftsgebühr angerechnet werden, was im Hinblick auf die Gebührenvorschrift gemäß Vorbem. 3 Abs. 4 RVG VV zunächst ein wenig systemwidrig anmutet, da üblicherweise die Geschäftsgebühr auf die Verfahrensgebühr angerechnet wird und nicht umgekehrt. Immerhin sei der Abzugsposten bestehend aus der 0,65 Verfahrensgebühr aber lediglich auf Basis des niedrigeren Streitwerts des Verfügungsverfahrens zu beziffern; im Streitfall, in dem es im Übrigen um die Kosten einer wettbewerbsrechtlichen Abmahnung wegen unzureichender Lebensmittelkennzeichnung ging, wurde somit von der eingeklagten 1,3 Geschäftsgebühr aus einem Streitwert von 18.000 Euro eine 0,65 Verfahrensgebühr aus einem Verfügungsstreitwert von 12.000 Euro abgezogen. Kammergericht und Landgericht Frankfurt stellen sich aus pragmatischen Gründen auf den Standpunkt, dass mit der Abmahnung das Eilverfahren und nicht das Hauptsacheverfahren vorbereitet werde, was sicherlich auch diskutabel ist, aber offenbar auch vom BGH so gesehen wird (vgl. BGH WRP 2011, 894; BGH, Beschluss vom 02.10.2008, Az. I ZB 30/08). Insgesamt scheint die Einschätzung des LG Frankfurt eine überwiegende Ansicht widerzuspiegeln, so dass sich die Berater im gewerblichen Rechtsschutz darauf einstellen sollten.

Spannend wird die Frage zu beurteilen sein, wie die Anrechnung zu erfolgen hat, wenn sich der Abmahnung sowohl ein Eilverfahren als auch ein Hauptsacheverfahren anschließen sollte, z. B. wenn auf Beklagtenseite auf die Abmahnung keine Unterlassungserklärung und auf ein Abschlussschreiben nach einstweiliger Verfügung keine Abschlusserklärung abgegeben wird. Dann nämlich ist der Kläger gezwungen, den Unterlassungsanspruch zusätzlich im Hauptsacheverfahren einzuklagen, da dieser insbesondere im Wettbewerbsrecht bereits nach sechs Monaten verjährt. In diesem Fall fallen sowohl im Verfügungsverfahren als auch im Hauptsacheverfahren jeweils eine 1,3 Verfahrensgebühr an, so dass sich die Frage stellt, inwieweit aufgrund der außergerichtlichen Geschäftsgebühr nun eine Anrechnung stattzufinden hat, auf beide oder nur auf eine? Die 6. Zivilkammer des Landgerichts Frankfurt hat im Rahmen der mündlichen Verhandlung durchleuchten lassen, dass es in diesem Fall im Ergebnis wohl nur zu einer Anrechnung im Rahmen des früheren Verfahrens kommen könne, was in diesem Zusammenhang konsequent wäre, da es dann in jedem Fall zu einer Berücksichtigung der Wertung des § 15a RVG kommt.

Eine anonymisierte Veröffentlichung der Entscheidung des LG Frankfurt wird an dieser Stelle in Kürze erfolgen.

Sollten Sie Fragen zu dieser Entscheidung haben, stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Christian Welkenbach
Rechtsanwalt
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Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

 

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Marke des Monats: Apple Watch

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Unsere Marke des Monats September ist die Wortbildmarke Apple Watch, die in der Tat erst gestern zeitgleich mit der erstmaligen Präsentation der Apple Watch in Cupertino als EU-Marke angemeldet wurde. An der Eintragungsfähigkeit der Marke dürfte aufgrund des unterscheidungskräftigen Apfels keine tiefgreifenden Bedenken bestehen. Ob die Marke und das damit gekennzeichnete Produkt am Handgelenk ein Erfolg werden wird, bleibt abzuwarten.

 

 

Etappensieg für Capri-Sonne: LG Braunschweig verurteilt Nachahmer wegen Markenverletzung

Wer kennt es nicht noch aus seiner Kindheit, das viel zu süße und eher artifiziell als natürlich schmeckende Limonadengetränk in der unnachahmlichen Weichverpackung mit Strohhalm, das sich bis heute wacker auf dem Markt behauptet hat? Durfte schon in den Achtzigern in keinem gut sortierten Schulranzen fehlen. Die Capri-Sonne.

Ein Mitbewerber hatte nun eine etwas andere Auffassung, was die Unnachahmlichkeit der Produktverpackung der Capri-Sonne angeht und sich dazu entschlossen, Limonade in ähnlicher Standverpackung (genauer: „Standbodenbeutel“) anzubieten. Dabei hat der Mitbewerber der Capri-Sonne jedoch die Rechnung ohne die dreidimensionale Marke der Capri-Sonne gemacht, die seit dem Jahre 1996 im Markenregister eingetragen ist. Die Marke wurde unter der Registernummer 39508178 für alkoholfreie Getränke, Fruchtgetränke, Fruchtsäfte und Fruchtnektare als deutsche bzw. IR-Marke wie folgt eingetragen:

https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/imagedisplay/fullimage/2549866/DE/395081785/-1

Mit Urteil vom 20.12.2013 hat die 2. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Braunschweig (Az.: 22 O 1917/13) kurz vor Weihnachten der Klage des Markeninhabers wegen Verwendung von sogenannten Standbodenbeuteln zur Abfüllung von Fruchtsaftgetränken stattgegeben.

Die Inhaberin der dreidimensionalen Marke stellt das entsprechende Kinder-Fruchtsaftgetränk bereits seit den 1960er Jahren mit der Bezeichnung „Capri-Sonne“ her und vertreibt es seither in den bekannten Standbodenbeuteln. Die Beklagte, die zu den großen Fruchtsaftherstellern Europas zählt, lieferte nun u. a. an einen großen Lebensmitteldiscounter in den Niederlanden Fruchtsaftgetränke in Standbeuteln und 10er-Boxen. Dieser Export von Fruchtsaftgetränken in Standbeuteln ins Ausland war Gegenstand der Klage vor dem LG Braunschweig. Der Anbieter der Capri-Sonne war der Auffassung, dass die Beklagte durch die Lieferung von Fruchtsaftgetränken in Standbeuteln ihre Markenrechte verletze. Sie sei das einzige Unternehmen welches derartige Standbeutel als Getränkeverpackung in Deutschland verwende. Ferner verwies die Klägerin auf die Bekanntheit ihres Produkts. Die Beklagte konnte die Bekanntheit des Produkts nicht bestätigen. Außerdem wurde die markenmäßige Benutzung des Standbeutels bestritten. Eine Verwechslungsgefahr liege im Übrigen nicht vor, weil die Beklagte die Standbeutel mit eigenen Markenbezeichnungen versehe.

Das Landgericht Braunschweig gab dem Hersteller der Capri-Sonne nun in erster Instanz Recht und führte in der Urteilsbegründung aus, dass der Export der mit Fruchtsaft gefüllten Standbeutel eine Markenverletzung darstelle. Durch die jahrelange Abfüllung ihres Getränks im Standbeutel habe die Klägerin eine Sonderstellung und somit eine Bekanntheit bei den Verbrauchern erlangt. Die Bekanntheit sei nicht auf die Bezeichnung des Produkts mit Capri-Sonne zurückzuführen, sondern auf die besondere Gestaltung der Getränkeverpackung. Wegen der nahezu identischen Formen und übereinstimmenden Größenverhältnisse der Standbeutel der Parteien sei eine Verwechslungsgefahr zu bejahen. Vor diesem Hintergrund hat die Kammer die Beklagte unter Androhung von Ordnungsmitteln verurteilt, die Verwendung von Standbeuteln für Fruchtsaftgetränke zu unterlassen. Ferner hat das Gericht die Unterlassung auch auf die von der Beklagten verwendeten Verpackungskartons erstreckt, die Beklagte zur Auskunftserteilung verurteilt und die Verpflichtung zur Schadensersatzleistung festgestellt. Gegen das Urteil kann noch Berufung eingelegt werden.

Wir werden den weiteren Verlauf des Verfahrens mit Spannung verfolgen und ggf. an dieser Stelle über den endgültigen Ausgang berichten.

Bis dahin wünschen wir in diesem Sinne noch ein nachträgliches Prosit Neujahr und stoßen mit einer süßen Capri-Sonne an!

(LG Braunschweig, Urteil vom 20.12.2013, Az.: 22 O 1917/13)

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Marke des Monats Juli: PRISM

Barack ObamaUnsere Marke des Monats Juli ist brandaktuell und derzeit in aller Munde, wenn auch in anderen Zusammenhängen.

Es handelt sich um die Wortmarke PRISM, einer Bezeichnung, die uns alle an den aktuellen Abhörskandal rund um die NSA und Edward Snowden erinnert. Umso erstaunlicher, dass sich nicht das gleichnamige Überwachungsprogramm „Prism“ einer Eintragung im Markenregister erfreut, sondern über 40 stolze Markeninhaber sich die Bezeichnung für die unterschiedlichsten Waren und Dienstleistungen haben schützen lassen (DE, EU- und IR-Marken mit Schutzterritorium Deutschland).

Unsere Marke des Monats ist exemplarisch die EU-Wortmarke „PRISM“, die unter der Registernummer 010647659 für „Computersoftware zur Verwendung bei der Videoüberwachung“ (Klasse 9) geschützt ist. Irgendwie passend!

Sollte die NSA ihr Geschäftsmodell in Europa ausweiten, müsste daher eventuell eine neue Bezeichnung für das Überwachungsprogramm gesucht werden.

Wenn Sie Fragen zur Marke des Monats haben oder an einer Markenanmeldung interessiert sind, stehe ich Ihnen wie immer gerne zur Verfügung.

 

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Farbmarke Blau/Silber geht an Red Bull

latas Energéticas lateralDas Bundespatentgericht (BPatG) hat kürzlich entschieden, dass die von Red Bull beantragte Farbmarke bestehend aus den Farben Blau (Pantone 2747C) und Silber (Pantone 877C) für die Klasse 32 (Energy Drinks) eintragungsfähig ist (BPatG 26 W [pat] 568/12).

Während das DPMA im Oktober 2012 Red Bull die Anmeldung mangels Unterscheidungskraft versagt hatte, war das BPatG anderer Auffassung. In Anlehnung an die Rechtsprechung des EuGH, dem es beim Schutz abstrakter Farbmarken oder Farbkombinationen maßgeblich darauf ankommt, dass die Farben so angeordnet sind, dass sie in bestimmter und beständiger Art und Weise miteinander verbunden sind, seien hier die Anforderungen an eine graphische Darstellung erfüllt.

Auch wenn das BPatG dem Markenamt insofern Recht gibt, als dass es der Anmeldung grundsätzlich an Unterscheidungskraft fehle, so lässt es hier einen Ausnahmefall zu, da nur  Ware „Energydrinks“ der Klasse 32 beansprucht ist und darüber hinaus die Marktstellung von Red Bull die mangelnde Unterscheidungskraft aufhebe. So ergaben Befragungen, dass die beantragte Farbkombination einen Bekanntheitsgrad von 60,8 % in der Gesamtbevölkerung bzw. 87,2 % in einem engeren, Energydrinks konsumierenden Verkehrskreis aufwies. Auch der in diesem Zusammenhang ermittelte (gestützte) Zuordnungsgrad ist beachtlich. Dieser erreicht in der Gesamtbevölkerung 64,8 % und im engeren Befragtenkreis 85,9 %.

Das Verfahren zeigt sehr anschaulich, dass Marktstellung und Bekanntheitsgrad eines Unternehmens durchaus dazu führen können, eine eigentlich geringere Unterscheidungskraft einer Farbmarke wieder aufzuheben. Insofern kann es sich durchaus lohnen, seine Interessen weiter zu verfolgen und über den Schutz einer Farbmarke nachzudenken.

Den Volltext der Entscheidung, die dem Markeninhaber Flügel verleihen dürfte, können sie hier nachlesen:

http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&Datum=2013-4&nr=24800&pos=2&anz=43&Blank=1.pdf.

Bei Fragen sprechen Sie mich gerne jederzeit an:

 

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BGH entscheidet im Streit um Kennzeichen mit dem Bestandteil „VOLKS“ (VW vs. BILD)

http://www.blogcdn.com/de.autoblog.com/media/2010/12/volkswagen5-1293027290.jpgDer unter anderem für das Markenrecht zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat über die Frage des Schutzumfangs einer berühmten Marke entschieden.

 

Die Klägerin, die Volkswagen AG, ist Inhaberin der Gemeinschaftsmarke „VOLKSWAGEN“, die für Fahrzeuge sowie deren Reparatur und Fahrzeugteile eingetragen ist.

 

Die Beklagten sind eine zum Springer-Konzern gehörige Gesellschaft, die den Internetauftritt der BILD-Zeitung betreibt (Beklagte zu 1), und die A.T.U. Auto-Teile-Unger Handels GmbH & Co. KG, die über ein Filialnetz markenunabhängiger Kraftfahrzeugwerkstätten verfügt (Beklagte zu 2).

 

Die Beklagte zu 1 veranstaltet seit 2002 mit Kooperationspartnern Aktionen, bei denen Fahrzeuge und Dienstleistungen mit dem Bestandteil „Volks“ und einem Zusatz vertrieben werden (etwa Volks-Spartarif, Volks-Farbe, Volks-DSL). Im Jahr 2009 führten die Beklagten zwei Aktionen durch, in denen die Beklagte zu 2 Inspektionsleistungen für Kraftfahrzeuge unter der Bezeichnung „Volks-Inspektion“ erbrachte und Reifen unter der Angabe „Volks-Reifen“ anbot. In der Werbung wurde die Beklagte zu 2 als „Volks-Werkstatt“ bezeichnet.

 

Die Klägerin hat die Beklagten wegen Verletzung der Rechte an ihrer bekannten Marke „VOLKSWAGEN“ in Anspruch genommen. Das Landgericht hat die Beklagten zur Unterlassung, Auskunftserteilung und Schadensersatz verurteilt. Das Berufungsgericht hat die Klage abgewiesen. Der Bundesgerichtshof hat die Entscheidung des Berufungsgerichts aufgehoben und die Sache an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

 

Anders als das Oberlandesgericht hat der Bundesgerichtshof nicht ausgeschlossen, dass die Zeichen „Volks-Inspektion“, „Volks-Reifen“ und „Volks-Werkstatt“ die bekannte Marke der Klägerin verletzen. Bekannte oder sogar berühmte Marken verfügen über einen weiten Schutzbereich. Dies hat zur Folge, dass bei der Verwendung anderer Zeichen ein weiter Abstand zu der bekannten Marke eingehalten werden muss. Eine Verletzung der bekannten Marke liegt bereits vor, wenn das Publikum aufgrund der Verwendung der Zeichen „Volks-Inspektion“, „Volks-Reifen“ und „Volks-Werkstatt“ durch die Beklagten von wirtschaftlichen oder organisatorischen Verbindungen zur Klägerin ausgeht oder wenn diese Zeichenbenutzung die Unterscheidungskraft der bekannten Marke „VOLKSWAGEN“ beeinträchtigt. Nach Ansicht des Bundesgerichtshofs hat das Oberlandesgericht diesem weiten Schutzbereich bekannter Marken nicht ausreichend Rechnung getragen. Der Bundesgerichtshof hat die Sache deshalb zurückverwiesen, damit die zu einer Markenverletzung erforderlichen Feststellungen getroffen werden.

 

Urteil vom 11. April 2013 – I ZR 214/11 – VOLKSWAGEN

 

OLG München – Urteil vom 20. Oktober 2011 – 29 U 1499/11 (GRUR-RR 2011, 449 = WRP 2012, 354)

 

LG München I – Urteil vom 22. Februar 2011 – 33 O 5562/10

 

Karlsruhe, den 11. April 2013

 

Pressestelle des Bundesgerichtshofs

76125 Karlsruhe

(C) bundesgerichtshof.de

Marke des Monats Februar

http://shop.fcbayern.de/cat_images/zoom/zoom-14218-fc-bayern-Wandtattoo-Mia-San-Mia.pngGerade noch rechtzeitig in diesem Monat präsentieren wir die Marke des Monats Februar:

Dem Anlass des heutigen Spitzenspiels im Viertelfinale des DFB-Pokals entsprechend wurde die Marke „Mia san mia“ auserkoren, die zugunsten der FC Bayern München AG als Wortmarke im Markenregister des Europäischen Markenamts (HABM) für Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 24, 25, 38, 41 und 43 eingetragen ist.

Heute Abend wird sich zeigen, ob der deutsche Rekordmeister auch gegen den BVB seine bestechende Form der letzten Wochen und Monate bestätigen kann und ins Halbfinale des DFB-Pokals einzieht. Im Falle eines Finaleinzugs der Bayern wird es auch in Berlin wohl wieder heißen: „Mia san mia“..

Wenn Sie Fragen zur Marke des Monats haben oder an einer Markenanmeldung interessiert sind, stehen wir Ihnen wie immer gerne zur Verfügung.

 

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BGH entscheidet Streit der Familienunternehmen „Peek & Cloppenburg KG“ über bundesweite Werbung

adlerDer unter anderem für das Kennzeichenrecht zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat heute in fünf Verfahren über die Frage entschieden, wie eine bundesweite Werbung von Unternehmen mit identischer Unternehmensbezeichnung gestaltet sein muss.

Die Parteien sind rechtlich und wirtschaftlich unabhängige Unternehmen, die seit Jahrzehnten unter der Bezeichnung „Peek & Cloppenburg KG“ zahlreiche Bekleidungshäuser im Bundesgebiet betreiben. Die Klägerin hat ihren Sitz in Hamburg und ist im norddeutschen Raum tätig. Die Beklagte, die ihren Sitz in Düsseldorf hat, betreibt Bekleidungshäuser im Westen, Süden und in der Mitte Deutschlands. In den Verfahren hat die Klägerin die Beklagte wegen bundesweiter Werbung auf Unterlassung in Anspruch genommen. Sie hat sich darauf berufen, im norddeutschen Raum werde ihr aufgrund der gleichlautenden Unternehmensbezeichnungen die Werbung der Beklagten zugerechnet.

Das Berufungsgericht hat der Beklagten die beanstandete Werbung verboten. Der Bundesgerichtshof hat die Entscheidungen des Berufungsgerichts in den fünf Verfahren aufgehoben.

Zwischen den Parteien besteht aufgrund der seit Jahrzehnten unbeanstandet nebeneinander benutzten identischen Unternehmensbezeichnungen eine kennzeichenrechtliche Gleichgewichtslage, auf die die Grundsätze des Rechts der Gleichnamigen anwendbar sind. Diese Gleichgewichtslage hat die Beklagte durch die Ausdehnung ihrer Werbemaßnahmen auf den norddeutschen Raum gestört, in dem nur die Klägerin tätig ist. Da die Beklagte an einer Werbung in bundesweit vertriebenen Medien aber ein anzuerkennendes Interesse hat, kann ihr die Werbung nicht generell verboten werden. Die Beklagte muss vielmehr in der Werbung die Leser der Anzeigen in geeigneter Weise darüber aufklären, dass es zwei Gesellschaften mit der identischen Bezeichnung „Peek & Cloppenburg KG“ gibt und von welchem der beiden Unternehmen die Werbung stammt. Dies ist in den beanstandeten Anzeigen auch geschehen. Anders als das Oberlandesgericht hat der Bundesgerichtshof diese Hinweise als ausreichend erachtet. Sie sind dadurch gekennzeichnet, dass unter dem Firmennamen „Peek & Cloppenburg“ in etwas kleinerer Schrift der Zusatz „Düsseldorf“ und darunter ein dreizeiliger Text steht, der darüber aufklärt, dass es zwei unabhängige Unternehmen „Peek & Cloppenburg“ mit Sitzen in Düsseldorf und Hamburg gebe und dass es sich bei dieser Anzeige ausschließlich um eine Information des Düsseldorfer Unternehmens handele. Der Bundesgerichtshof hat es ausreichen lassen, dass dieser Hinweis dem Unternehmensnamen zugeordnet sei. Keinesfalls müsse der Zusatz in seiner Größe und Gestaltung der Werbebotschaft – etwa den dort abgebildeten Modellen – entsprechen. Der Bundesgerichtshof hat deshalb eine Verletzung des Unternehmenskennzeichens der Klägerin durch die bundesweite Werbung der Beklagten und einen Verstoß gegen das Irreführungsverbot verneint und insoweit die Klagen abgewiesen.

Die Klägerin hatte sich allerdings auch auf eine vertragliche Vereinbarung mit der Beklagten berufen, wonach die Parteien keine Werbung im Tätigkeitsbereich der jeweils anderen Partei betreiben dürfen. Der Bundesgerichtshof hat die Sache insoweit unter Hinweis auf die kartellrechtlichen Grenzen, denen solche Abgrenzungsvereinbarungen unterliegen, an das Berufungsgericht zurückverwiesen, damit die hierzu erforderlichen Feststellungen getroffen werden.

BGH, Urteil vom 24. Januar 2013 – I ZR 58/11

LG Hamburg – Urteil vom 9. April 2009 – 327 O 533/08

OLG Hamburg – Urteil vom 17. März 2011 – 3 U 69/09

und

BGH, Urteil vom 24. Januar 2013 – I ZR 59/11

LG Hamburg – Urteil vom 13. November 2008 – 327 O 265/08

OLG Hamburg – Urteil vom 17. März 2011 – 3 U 255/08

und

BGH, Urteil vom 24. Januar 2013  – I ZR 60/11

LG Hamburg – Urteil vom 29. Juli 2010 – 327 O 686/09

OLG Hamburg – Urteil vom 17. März 2011 – 3 U 142/10

und

BGH, Urteil vom 24. Januar 2013  – I ZR 61/11

LG Hamburg – Urteil vom 29. Juli 2010 – 327 O 676/09

OLG Hamburg – Urteil vom 17. März 2011 – 3 U 139/10

und

BGH, Urteil vom 24. Januar 2013  – I ZR 65/11

LG Hamburg – Urteil vom 29. Juli 2010 – 327 O 569/09

OLG Hamburg – Urteil vom 17. März 2011 – 3 U 140/10

Karlsruhe, den 24. Januar 2013

Quelle: (C) Pressestelle des Bundesgerichtshofs

Die Marke des Monats Januar

BER Flughafen Berlin Brandenburg WortbildmarkeWenn eine Marke im Markenregister des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA) eingetragen wird, muss diese innerhalb von 5 Jahren nach dem Zeitpunkt der Eintragung rechtserhaltend benutzt werden, da sie anderenfalls auf Antrag eines Dritten wegen Verfalls gelöscht werden kann. Eine rechtserhaltende Benutzung im Sinne des § 26 MarkenG erfordert eine ernsthafte Benutzung des weitgehend identischen Kennzeichens im geschäflichen Verkehr für sämtliche Waren und Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen wurde.

Ein aktuelles Beispiel zeigt, dass die sog. Benutzungsschonfrist von 5 Jahren nach Eintragung schnell vergehen kann. So wurde die Wort-/Bildmarke „BER FLUGHAFEN BERLIN BRANDENBURG“ bereits im März 2010 angemeldet, bislang aber – in diesem Fall glücklicherweise aus Sicht des Anmelders – noch nicht eingetragen. Die Anmeldung der der Marke wird beim DPMA unter dem Aktenzeichen 3020100176164 geführt. Beansprucht wird ein Markenschutz in den Klassen 16, 25, 28, 35, 37 und 39. Aus welchem Grund die Marke seit fast 3 Jahren bislang nicht eingetragen wurde, ist nicht ersichtlich. Wäre die Marke jedoch innerhalb der üblichen Bearbeitungszeit von ca. 5 Monaten eingetragen worden, d. h. im August 2010, müsste diese ab dem Eintragungszeitpunkt gerechnet spätestens bis August 2015 rechtserhaltend benutzt werden, da sie ansonsten löschungsreif werden und auf Antrag Dritter gelöscht werden könnte. Dies könnte nach den aktuellen Medienberichten eng werden.

So aber hat die Markenanmelderin, die Flughafen Berlin-Schönefeld GmbH, noch genügend Zeit, um die Marke innerhalb der 5-jährigen Benutzungsschonfrist zu benutzen, und zwar auch für die eigentlichen Kerndienstleistungen wie z. B. das Beladen von Luftfahrzeugen mit und Entladen von Luftfahrzeugen von Gepäck, Post- und Frachtsendungen; Beförderung von Fluggästen, von Gepäck, Post- und Frachtsendungen zwischen Luftfahrzeug und Abfertigungsanlage (Klasse 39).

Immerhin wird die Marke BER bereits im Internet unter http://preview.berlin-airport.de/de/reisende/index.php benutzt, dort aber allenfalls für Dienstleistungen im Rahmen der Klasse 35 (Werbung). Außerdem wird die Marke derzeit bereit intensiv in einem anderen Dienstleistungsbereich benutzt, nämlich Bauarbeiten (Klasse 37), wofür ebenfalls Schutz beansprucht wurde.

Übrigens ist für die rechtserhaltende Benutzung nicht erforderlich, dass die Marke mit dem Zeichen ® versehen wird. Dieses Zeichen, das ähnlich wie „TM“  für „registered trademark“ steht, hat in Deutschland keine gesetzlich relevante Bedeutung. Solange eine Marke noch nicht eingetragen ist, wie die Marke BER, sollte dieses Zeichen tunlichst noch nicht verwendet werden, da dies in der Rechtsprechung als wettbewerbswidrige Irreführung bewertet wird.

Wir gratulieren der Marke „BER“ zur Marke des Monats Januar 2013.

WIPO, Case No. D2012-0577: Domain froschreisen.com muss übertragen werden

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ARBITRATION AND MEDIATION CENTER


ADMINISTRATIVE PANEL DECISION

Frosch Sportreisen GmbH v. E. A.

Case No. D2012-0577

 

1. The Parties

Complainant is Frosch Sportreisen GmbH of Münster, Germany, represented by Res Media, Kanzlei für IT und Medienrecht, Germany.

Respondent is E. A. of Izmir, Turkey.

 

2. The Domain Name and Registrar

The disputed domain name <froschreisen.com> is registered with PSI-USA, Inc. dba Domain Robot (the “Registrar”).

 

3. Procedural History

The Complaint was filed with the WIPO Arbitration and Mediation Center (the “Center”) on March 20, 2012. On March 21, 2012, the Center transmitted by email to the Registrar a request for registrar verification in connection with the disputed domain name.  On the same date, the Registrar transmitted by email to the Center its verification response disclosing registrant and contact information for the disputed domain name which differed from the named Respondent and contact information in the Complaint.

Complainant filed an amendment to the Complaint on March 21, 2012 providing the registrant and contact information disclosed by the Registrar.

The Center verified that the Complaint together with the amendment to the Complaint satisfied the formal requirements of the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the “Policy” or “UDRP”), the Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the “Rules”), and the WIPO Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the “Supplemental Rules”).

On March 28, 2012, the Center received an email communication in German from Respondent providing arguments against the Complaint filed against it.  Respondent filed said arguments in English on April 2, 2012.

On April 2, 2012, the Center received an email communication from Complainant in response to Respondent’s arguments.

In accordance with the Rules, paragraphs 2(a) and 4(a), the Center formally notified Respondent of the Complaint, and the proceedings commenced on April 3, 2012.  In accordance with the Rules, paragraph 5(a), the due date for Response was April 23, 2012.  The Respondent did not file a formal Response.

Accordingly, on April 24, 2012, the Center notified the Parties of the expiry of the due date for Response and that it would proceed to appoint the Administrative Panel.

The Center appointed Bernhard Meyer as the sole panelist in this matter on May 4, 2012.  The Panel finds that it was properly constituted.  The Panel has submitted the Statement of Acceptance and Declaration of Impartiality and Independence, as required by the Center to ensure compliance with the Rules, paragraph 7.

The Complainant submitted a further communication to the Center on May 24, 2012.

 

4. Factual Background

Complainant is a German tour operator founded in 1984 and signing by the firm name Frosch Sportreisen GmbH since 1990.  The purpose of the company is the organization, implementation and procuration of travel, especially sports travel, and related customized services.  According to Complainant, its turnover in 2010 amounted to approximately EUR 22.78 million.

Complainant is the holder of the German trademark no. DE302010043150 Frosch Sportreisen (figurative), registered before the German Trademark Office on September 22, 2010.  This trademark is for goods and services within the Nice Classes 16, 18, 24, 25, 28, 35, 39, 41 and 43 and, particularly, for travel business (Nice Class 39) and advertising (Nice Class 35).

Respondent is a Turkish online tour operator.  According to its website, it was launched in 2002 and calls itself to be “the largest online travel provider for [sic] the world”.  On its website, Respondent offers travel related products and services in five languages.

 

5. Parties’ Contentions

A. Complainant

Firstly, Complainant contends to be not only the holder of the trademark Frosch Sportreisen but also being well known in Germany as a famous tour operator.  It argues that it offers its services and is present on the Internet inter alia under “www.frosch-sportreisen.de” and uses the name “Frosch” and “Frosch Reisen” in the field of travel intensively at least since 1990.

Secondly, Complainant claims that the disputed domain name <froschreisen.com> is confusingly similar to Complainant’s trademark Frosch Sportreisen by reproducing the element “Frosch” as the defining and distinctive element of Complainant’s trademark.  Complainant additionally contends that the disputed domain name is confusingly similar to its unregistered trademarks FROSCH and FROSCH REISEN.  It asserts that the words “Sportreisen” and “Reisen”, and the gTLD suffix “.com”, are not of distinguishing effect and must not be considered for the purpose of comparison between the (registered and unregistered) trademarks and the disputed domain name.

Thirdly, Complainant alleges that Respondent has no rights or legitimate interests with respect to the disputed domain name.  Respondent neither has a trademark or service mark on its own containing the designation “Frosch” or “Frosch Reisen”, nor is it commonly known as such, and has not established a reputation or built any commercial good-will under the disputed domain name.

Fourthly, Complainant contends that the disputed domain name has been registered and is being used in bad faith.  Complainant alleges that it is highly unlikely that Respondent ignored the existence of Complainant’s famous trademark.  Complainant assumes that Respondent acts as a dummy for a person named Mr. C.-U. from Munich, who has been ordered by the regional court of Frankfurt to refrain from using the disputed domain name.  According to Complainant, Respondent also intentionally used the corporate name of Complainant “Frosch Sportreisen” as a keyword within the source code of the website “www.froschreisen.com” in order to divert users searching for the company of Complainant via search engines.  Therefore, according to Complainant, Respondent creates a likelihood of confusion with Complainant’s trademark, corporate name, and service mark as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of the disputed domain name.

Consequently, Complainant requests the transfer of the disputed domain name to Complainant.

 

B. Respondent

As mentioned, Respondent did not formally reply to Complainant’s contentions.  But on March 28, 2012, and on April 2, 2012, the Center received email communications from Respondent providing arguments against the Complaint filed.

The Rules grant the Panel sole discretion to determine the admissibility of evidence which may even include unsolicited filings.  In the present case, Respondent reacted to the Complaint, albeit not within the specific time window provided by the Rules.  Nevertheless, looking at substance rather than form, the Panel takes into consideration Respondent’s contentions in order to ensure that each party has a fair opportunity to present its case (see paragraph 10(b) of the Rules).  It goes without saying that – under these circumstances – not only Respondent’s email but also Complainant’s reply to it, which was filed on April 2, 2012, needs to be taken into account.

Substantially, Respondent relevantly asserts that it has been the owner of the disputed domain name since approximately 2002 and that Complainant has registered its trademark FROSCH SPORTREISEN only in 2010.  Additionally, Respondent explains that Mr. C.-U. (whose corporate name is “K.”) would not be the owner of the disputed domain name but only its webhosting provider in Germany.  Respondent claims the recent change of the registrant information would have been necessary because its employee (the former registrant of the disputed domain name) died.  Additionally, Respondent provides the names of two additional companies in the touristic branch in Germany containing the word “Frosch” in their company name.  Mutatis mutandis, Respondent thus requests denial of the Complaint.

 

C. Complainant’s Supplemental Filings

In its reply to Respondent’s communications, Complainant contends that Mr. C.-U. nonetheless would have operated the website “www.froschreisen.com” and it attached screenshots of the former website “www.froschreisen.com” and “www.k(…).com” (another website of Mr. C.-U.) which show that the telephone numbers of the operators of the two websites are identical.  Complainant refers to German Law (Section 5 Telemedia Act) which states that the contact details within the WhoIs have to be the contact details of the operator of the website and not the contact details of the webhosting provider.

Furthermore, according to Complainant, these facts had been confirmed by an annexed decision to the Complaint of the regional court of Frankfurt.  Complainant asserts that it was proven in that proceeding that the email address of Respondent, “[…]@yahoo.de”, was the private email address of Mr. C.-U. who used the email address on different websites.

On May 24, 2012, a further unsolicited email was sent by Complainant to the Center and forwarded by the Center to the Panel.  In this email, Complainant informed the Center and the Panel that the court decision of the regional court of Frankfurt, attached as Annex 6 to the Complaint, had become res judicata.  Under the liberal spirit as mentioned above, the Panel also accepts this additional information by Complainant which remained uncontested by Respondent.

6. Discussion and Findings

According to paragraph 4(a) of the Policy, in order to succeed with its claim, Complainant must prove that each of the three following elements is present:

(i)       The disputed domain name is identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which Complainant has rights;  and

(ii)      Respondent has no rights or legitimate interests in respect of the disputed domain name;  and

(iii)        The disputed domain name has been registered and is being used in bad faith.

 

A. Identical or Confusingly Similar

The disputed domain name comprises three elements:  a) the word “Frosch”, b) the word “Reisen”, and c) the gTLD suffix “.com”.

It is uncontested and supported by evidence that Complainant is the holder of a registered trademark containing the two terms “Frosch” and “Reisen”.

When Respondent asserts that it controlled the disputed domain name since approximately 2002 whereas Complainant registered its trademark in 2010 only, it overlooks that the registration of a domain name prior to a complainant acquiring trademark rights does not, as such, prevent a finding of identity or confusing similarity with the disputed domain name under the UDRP.  The UDRP makes no specific reference to the date on which the holder of the trademark or service mark acquires rights.  The filing date may, however, become relevant when the question of bad faith is addressed.  Under such circumstances it may be more difficult to prove that the domain name was registered in bad faith (see WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition (“WIPO Overview 2.0”), paragraph 1.4).

In the present case, the only difference between Complainant’s trademark and the disputed domain name is the absence of the word “Sport”.  The addition of merely generic, descriptive, or geographical words to a trademark in a domain name is normally insufficient to avoid a finding of confusing similarity under the first element of the UDRP (see WIPO Overview 2.0, paragraph 1.9).  Thus, the Panel finds that the dominant portion “Frosch” of Complainant’s trademark is incorporated in the disputed domain name and that – by analogy – the omission of the word “Sport” must not be considered as providing a basis of distinctiveness for the purpose of comparison between the trademark and the disputed domain name (see Archer-Daniels-Midland Company v. Robyn Bodine (a.k.a. D.L. Tate, Donnie Tate), WIPO Case No. D2002-0482).  The Panel also agrees with Complainant that the top-level suffix “.com” in the disputed domain name may be disregarded under the test of confusing similarity as it is a technical requirement of registration.

Taking the above into consideration, the Panel considers that there is a risk that Internet users may actually believe that there is a connection between the disputed domain name and Complainant’s services (see Sports Holdings, Inc. v. Hoffman Hibbett, WIPO Case No. D2007‑0283).

Therefore the Panel holds that Complainant has established the first element of the Policy, paragraph 4(a).

 

B. Rights or Legitimate Interests

Complainant has established a prima facie case that Respondent lacks rights or legitimate interests in the disputed domain name.  It is the consensus view of UDRP panelists that once a complainant has established a prima facie case, it is respondent’s responsibility to prove otherwise (See e.g. Nicole Kidman v. John Zuccarini, d/b/a Cupcake Party, WIPO Case No. D2000-1415;  Inter-Continental Hotels Corporation v. Khaled Ali Soussi, WIPO Case No. D2000-0252).

The Panel now examines whether Respondent may have rights or legitimate interests in the disputed domain name because the disputed domain name combines words of general linguistic usage (namely “Frosch” (in English “frog”), and “Reisen” (in English “travel”)).  When assessing this possibility, the Panel may evaluate the status and fame of Complainant’s trademark.  Turning to the evidence in this case, the Panel finds that Complainant has alleged sufficient facts to establish extensive use and recognition of its trademark.  Complainant advances that it has been known under the designations “Frosch Sportreisen” and “Frosch” for more than twenty years in connection with travel related services.  The trademark is in active use on Complainant’s website, and a search in “www.google.de.com” for the word “Frosch” produces the website of Complainant in the first place.  To its filing, Complainant also attached a decision of the regional court of Frankfurt which confirms that Complainant owns a famous service mark in Germany for the defining elements “Frosch” and “Frosch Sportreisen”.  Under these circumstances, Respondent may acquire a right to a domain name containing the dictionary word “Frosch” only if it uses it in connection with a purpose relating to the generic or descriptive meaning of this term (e.g. for a genuine website relating to the animal “Frosch”, in English “frog”, or any similar relied-upon meaning), but not if the site is aimed at offering services that appear to compete with those offered by Complainant (travel) (see WIPO Overview 2.0, paragraph 2.2).  The evidence supplied in this case does not appear to the Panel to demonstrate use in connection with the generic or descriptive meaning of the words composing the disputed domain name, but rather appears to the Panel to demonstrate use that trades off the Complainant’s rights.

Hence, there is no evidence of Respondent’s use of, or demonstrable preparations to use, the disputed domain name in connection with a bona fide offering of goods or services (see paragraph 4(c)(i) of the Rules), nor has Respondent provided evidence of being commonly known by the disputed domain name (see paragraph 4(c)(ii) of the Rules) or has been making a legitimate non-commercial or fair use of the disputed domain name without intent to mislead consumers or to tarnish the trademark at issue (see paragraph 4(c)(iii) of the Rules).

For all these reasons the Panel concludes that Complainant has satisfied paragraph 4(a)(ii) of the Policy.

 

C. Registered and Used in Bad Faith

Paragraph 4(b)(iv) of the Policy provide that the following situation, amongst others, evidence registration and use of the domain name in bad faith:

“By using the domain name, Respondent has intentionally attempted to attract, for commercial gain, Internet users to its website or other on-line location, by creating a likelihood of confusion with Complainant’s mark as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of Respondent’s website or location or of a product or services on Respondent’s website or location”.

The Panel takes account of the following facts in making its decision in this regard:

Complainant’s trademark was shown to be well-known and in wide use on the Internet, and it has utilized its name FROSCH SPORTREISEN since 1990, especially in Germany.  When visiting Respondent’s website, it is noticeable that Respondent’s services are offered initially in German and are addressed to the German speaking public.  From the above, it also is apparent that Respondent’s intent is to offer identical services as Complainant and that the website is misleading Internet users for commercial gain.  Under these circumstances, it is rather obvious that Respondent knew or should have known about the existence of Complainant’s trademark at the time the disputed domain name was registered, whether in March 2012, as confirmed by the Registrar, or in 2002, as claimed by the Respondent.

For the Panel, Respondent’s assertions regarding the connections between Ercuement Alp, its former employee (and former registrant of the disputed domain name), and Mr. C.-U. are not fully understandable, nor convincing.  The fact that the registrant of the disputed domain name may have recently changed does not render the prior or subsequent registration and use of the disputed domain name more legitimate.  Furthermore, Respondent does not dispute Mr. C.-U.’s instrumental role in the registration process.  And the fact that the regional court of Frankfurt’s decision in the meantime has become final and binding again supports a finding of bad faith.

Therefore, the requirements of paragraph 4(a)(iii) of the Policy are sufficiently made out by Complainant to the Panel.

 

7. Decision

For all the foregoing reasons, in accordance with paragraphs 4(i) of the Policy and 15 of the Rules, the Panel orders that the disputed domain name, <froschreisen.com>, be transferred to the Complainant.

 

Dr. B. M.

Sole Panelist

Dated:  May 28, 2012