Marke des Monats: TDI CLEAN DIESEL

Unsere Marke des Monats kommt heute aus Kanada und hört auf den Namen „TDI CLEAN DIESEL“.

Nachdem sich das Gelächter über die Nominierung zur Marke des Monats gelegt hat und sich einige Autobauer in den USA fragen, wie sie an die wertvolle Manipulationssoftware rankommen können, um die strengen kalifornischen Abgasnormen unterwandern zu können, haben kanadische Behörden ebenfalls angekündigt Kontrollen bezüglich der zugelassenen Dieselfahrzeuge des Volkswagen Konzerns durchzuführen. Grund genug, einmal in das kanadische Markenregister zu schauen. Dabei stößt man unweigerlich auf die Wortmarke „TDI CLEAN DIESEL„, die zugunsten der VOLKSWAGEN AG dort seit dem 31.03.2010 für Waren der Warenklasse 12, nämlich für motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans, sport utility vehicles, motor homes, travel trailers, and buses and engines therefore eingetragen ist.

Ob die Bezeichnung „Clean Diesel“ in diesem Zusammenhang zutreffend oder gar irreführend ist, wenn die Grenzwerte nur bei Kontrollen aber nicht auf der Straße eingehalten werden, mag letztlich jeder für sich entscheiden. Nach deutschem Recht wäre jedenfalls die Markeneintragung selbst nicht zu beanstanden, weil die Marke wohl nicht entgegen des absoluten Schutzhindernisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG eingetragen worden wäre. Nach dieser Vorschrift dürfen solche Marken nicht eingetragen werden, die für sich genommen geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen. Im Falle des Volkswagen Manipulationsskandals könnte allenfalls darüber diskutiert werden, ob die Bezeichnung „Clean Diesel“ im Zusammenhang mit manipulierten Abgaswerten bei Dieselfahrzeugen irreführend verwendet wurde, was dann aber eine wettbewerbsrechtliche Frage ist (§ 5 UWG). Dann wäre im Rahmen des § 5 UWG anhand der konkreten Umstände des Einzelfalles zu prüfen, wodurch die Irreführung hervorgerufen wird, z. B. ob sie nur bei einer bestimmten Benutzungsform, durch das Fehlen bestimmter Hinweise, nur im Hinblick auf bestimmte Waren usw. vorliegt (vgl. BGH GRUR 1981, 657  Schlangenzeichen). Dass die Marke eingetragen wurde, spielt bei der wettbewerbsrechtlichen Beurteilung keine Rolle und ist insbesondere kein Indiz dafür, dass die Marke im konkreten Fall nicht täuschend benutzt wird (BGH GRUR 1955, 251  Silberal; BGH GRUR 1984, 737, 738  Ziegelfertigstütze). Der markenrechtliche Irreführungsschutz von § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG ist demgegenüber vorgelagert. So soll schon im Eintragungsverfahren verhindert werden, dass Marken, deren Täuschungseignung bereits zum Zeitpunkt der Eintragung ersichtlich ist, eingetragen werden. Wieder was gelernt 😉

Bei all der negativen PR in diesen Tagen zum Thema #Dieselgate beglückwünschen wir die Volkswagen AG jedenfalls für den Titel zur Marke des Monats September.

Wenn Sie Fragen zur Marke des Monats haben oder an einer Markenanmeldung interessiert sind, stehe ich Ihnen wie immer gerne zur Verfügung.

 

Christian Welkenbach
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Informationstechnologierecht
Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

 

TCI Rechtsanwälte Mainz
Isaac-Fulda-Allee 5
55124 Mainz
Germany
T: +49 6131 30290460
F: +49 6131 30290466
cwelkenbach@tcilaw.de
http://www.tcilaw.de
www.it-rechts-praxis.de
http://www.facebook.com/tcilaw
https://twitter.com/ITRechtler

 

 

 

 

 

EuGH: Dreidimensionale Marke – Vierfach gerippter Schokoladenwaffelriegel Kit Kat

URTEIL DES GERICHTSHOFS (Erste Kammer)

16. September 2015(*)

„Vorlage zur Vorabentscheidung – Marken – Richtlinie 2008/95/EG – Art. 3 Abs. 3 – Begriff ‚infolge Benutzung erworbene Unterscheidungskraft‘ – Dreidimensionale Marke – Vierfach gerippter Schokoladenwaffelriegel Kit Kat – Art. 3 Abs. 1 Buchst. e – Zeichen, das aus einer Form, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist, und zugleich aus einer zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlichen Form besteht – In die technische Wirkung einbezogenes Herstellungsverfahren“

In der Rechtssache C‑215/14

betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 267 AEUV, eingereicht vom High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Intellectual Property), Vereinigtes Königreich, mit Entscheidung vom 27. Januar 2014, beim Gerichtshof eingegangen am 28. April 2014, in dem Verfahren

Société des Produits Nestlé SA

gegen

Cadbury UK Ltd

erlässt

DER GERICHTSHOF (Erste Kammer)

unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten A. Tizzano, der Richter S. Rodin und E. Levits, der Richterin M. Berger sowie des Richters F. Biltgen (Berichterstatter),

Generalanwalt: M. Wathelet,

Kanzler: L. Hewlett, Hauptverwaltungsrätin,

aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die mündliche Verhandlung vom 30. April 2015,

unter Berücksichtigung der Erklärungen

–        der Société des Produits Nestlé SA, vertreten durch T. Scourfield und T. Reid, Solicitors, sowie durch S. Malynicz, Barrister,

–        der Cadbury UK Ltd, vertreten durch P. Walsh und S. Dunstan, Solicitors, sowie durch T. Mitcheson, QC,

–        der Regierung des Vereinigten Königreichs, vertreten durch L. Christie als Bevollmächtigten im Beistand von N. Saunders, Barrister,

–        der deutschen Regierung, vertreten durch T. Henze und J. Kemper als Bevollmächtigte,

–        der polnischen Regierung, vertreten durch B. Majczyna, B. Czech und J. Fałdyga als Bevollmächtigte,

–        der Europäischen Kommission, vertreten durch F. W. Bulst und J. Samnadda als Bevollmächtigte,

nach Anhörung der Schlussanträge des Generalanwalts in der Sitzung vom 11. Juni 2015

folgendes

Urteil

1        Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung von Art. 3 Abs. 1 Buchst. b und e Ziff. i und ii und Abs. 3 der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. L 299, S. 25).

2        Diese Frage stellt sich im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen der Société des Produits Nestlé SA (im Folgenden: Nestlé) und der Cadbury UK Ltd (im Folgenden: Cadbury) über deren Widerspruch gegen die Anmeldung eines dreidimensionalen Zeichens in Form eines vierfach gerippten, mit Schokolade überzogenen Waffelriegels als Marke im Vereinigten Königreich durch Nestlé.

 Rechtlicher Rahmen

 Unionsrecht

3        Mit der Richtlinie 2008/95 wurde die Erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 1989, L 40, S. 1, berichtigt im ABl. 1989, L 159, S. 60) aufgehoben und ersetzt.

4        Der erste Erwägungsgrund der Richtlinie 2008/95 lautet:

„Die Richtlinie [89/104] wurde inhaltlich geändert … Aus Gründen der Klarheit und der Übersichtlichkeit empfiehlt es sich, sie zu kodifizieren.“

5        Nach Art. 2 der Richtlinie 2008/95 können „Marken … alle Zeichen sein, die sich grafisch darstellen lassen, … soweit solche Zeichen geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden“.

6        Art. 3 („Eintragungshindernisse – Ungültigkeitsgründe“) der Richtlinie 2008/95, der ohne wesentliche Änderung den Inhalt von Art. 3 der Richtlinie 89/104 übernimmt, bestimmt:

„(1)      Folgende Zeichen oder Marken sind von der Eintragung ausgeschlossen oder unterliegen im Falle der Eintragung der Ungültigerklärung:

b)      Marken, die keine Unterscheidungskraft haben;

e)      Zeichen, die ausschließlich bestehen:

i)      aus der Form der Ware, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist;

ii)      aus der Form der Ware, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist;

iii)      aus der Form, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht;

(3)      Eine Marke wird nicht gemäß Absatz 1 Buchstabe b, c oder d von der Eintragung ausgeschlossen oder für ungültig erklärt, wenn sie vor der Anmeldung infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat. Die Mitgliedstaaten können darüber hinaus vorsehen, dass die vorliegende Bestimmung auch dann gilt, wenn die Unterscheidungskraft erst nach der Anmeldung oder Eintragung erworben wurde.

…“

 Recht des Vereinigten Königreichs

7        Nach Section 3(1) des Trade Marks Act 1994 (Gesetz von 1994 über die Marken) sind von der Eintragung Marken ausgeschlossen, die keine Unterscheidungskraft haben, es sei denn, sie haben vor der Einreichung der Anmeldung infolge ihrer Benutzung tatsächlich Unterscheidungskraft erworben.

8        Nach Section 3(2) wird ein Zeichen nicht als Marke eingetragen, wenn es ausschließlich aus der Form der Ware, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist, oder aus der Form der Ware, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist, besteht.

 Ausgangsverfahren und Vorlagefragen

9        Die im Ausgangsverfahren in Rede stehende Ware wurde von der Rowntree & Co Ltd seit 1935 im Vereinigten Königreich unter dem Namen „Rowntree’s Chocolate Crisp“ vertrieben. 1937 wurde der Name der Ware in „Kit Kat Chocolate Crisp“ geändert und sodann zu „Kit Kat“ verkürzt. 1988 wurde diese Gesellschaft, deren neue Firma Rowntree plc war, von Nestlé erworben.

10      Die Ware wurde lange Zeit in einer Verpackung verkauft, die aus zwei Schichten bestand, einer inneren aus Silberfolie und einer äußeren aus bedrucktem Papier mit einem rot-weißen Logo und der Wortfolge „Kit Kat“. Die derzeitige Verpackung besteht aus einer einzigen Schicht, die mit demselben Logo bedruckt ist. Das Erscheinungsbild des Logos hat im Lauf der Zeit eine Entwicklung durchlaufen, sich aber nicht stark verändert.

11      Die Grundform der Ware ist seit 1935 nahezu gleich geblieben, nur ihre Abmessungen wurden geringfügig verändert. Die unverpackte Ware hat derzeit folgendes Erscheinungsbild:

Image not found

12      Es ist darauf hinzuweisen, dass auf jeder Rippe die Worte „Kit Kat“ und Segmente des Ovals, die Teil des Logos sind, aufgeprägt sind.

13      Am 8. Juli 2010 meldete Nestlé das nachstehend grafisch dargestellte dreidimensionale Zeichen (im Folgenden: fragliche Marke) als Marke im Vereinigten Königreich an:

Image not found

14      Die Anmeldemarke unterscheidet sich damit insofern von der tatsächlichen Form der Ware, als sie nicht die aufgeprägten Worte „Kit Kat“ enthält.

15      Die Marke wurde für folgende Waren der Klasse 30 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung angemeldet:

„Schokolade; Schokoladenbonbons; Schokoladenerzeugnisse; Konfekt; Präparate auf Schokoladenbasis; Backwaren; Gebäck; Biskuits; schokolierte Kekse; Kekswaffeln mit Schokoladenüberzug; Kuchen; Plätzchen; Oblaten“.

16      Die Anmeldung wurde vom Markenamt des Vereinigten Königreichs angenommen und für Widerspruchszwecke veröffentlicht. Das Markenamt ging davon aus, dass die Marke zwar keine originäre Unterscheidungskraft habe, doch habe der Antragsteller nachgewiesen, dass sie aufgrund ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt habe.

17      Am 28. Januar 2011 legte Cadbury gegen die Anmeldung Widerspruch ein und machte mehrere Gründe geltend, insbesondere den, dass die Eintragung auf der Grundlage der Vorschriften des Trade Marks Act 1994, mit denen Art. 3 Abs. 1 Buchst. b und e Ziff. i und ii und Abs. 3 der Richtlinie 2008/95 umgesetzt worden sei, zurückgewiesen werden müsse.

18      Mit Entscheidung vom 20. Juni 2013 stellte der Prüfer des Markenamts des Vereinigten Königreichs fest, dass die fragliche Marke keine originäre Unterscheidungskraft habe und auch nicht infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erworben habe.

19      Der Prüfer stellte fest, dass die angemeldete Form drei Merkmale aufweise:

–        die Grundform einer rechteckigen Tafel,

–        das Vorhandensein, die Position und die Tiefe der den Riegel der Länge nach durchziehenden Rillen und

–        die Zahl der Rillen, die zusammen mit der Breite des Riegels die Zahl der „Rippen“ bestimmen.

20      Der Prüfer war der Auffassung, dass es sich bei dem erstgenannten Merkmal um eine Form handele, die durch die Art der Waren selbst bedingt sei und daher nicht eingetragen werden könne, außer in Bezug auf „Kuchen“ und „Gebäck“, bei denen die Form der Marke erheblich von den Regeln der Branche abweiche. Da die beiden anderen Merkmale zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich seien, wies er den Eintragungsantrag im Übrigen zurück.

21      Am 18. Juli 2013 legte Nestlé gegen diese Entscheidung beim vorlegenden Gericht ein Rechtsmittel ein, mit dem sie der Feststellung entgegentritt, dass die fragliche Marke durch ihre Benutzung vor dem relevanten Zeitpunkt keine Unterscheidungskraft erlangt habe. Darüber hinaus macht Nestlé geltend, dass die fragliche Marke nicht ausschließlich in der durch die Art der Ware selbst bedingten Form oder in der für die Erreichung einer technischen Wirkung erforderlichen Form bestehe.

22      Mit einem am selben Tag eingelegten Anschlussrechtsmittel wendet sich Cadbury gegen die Entscheidung vom 20. Juni 2013, soweit darin festgestellt wurde, dass die fragliche Marke hinsichtlich Kuchen und Gebäck originäre Unterscheidungskraft habe und nicht ausschließlich in der durch die Art der Ware selbst bedingten Form oder in der für die Erreichung einer technischen Wirkung erforderlichen Form bestehe.

23      Das vorlegende Gericht ist zunächst der Auffassung, der Prüfer hätte nicht zwischen Kuchen und Gebäck auf der einen und allen anderen Waren in Klasse 30 des Abkommens von Nizza auf der anderen Seite unterscheiden dürfen, sei es in Bezug auf den Nachweis der Unterscheidungskraft der fraglichen Marke oder in Bezug auf die Anwendbarkeit von Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. i und ii der Richtlinie 2008/95.

24      Sodann hält es das vorlegende Gericht im Hinblick auf die Frage, ob die Marke durch ihre Benutzung vor dem relevanten Zeitpunkt Unterscheidungskraft erlangt habe, nach Anführung der einschlägigen Rechtsprechung für klärungsbedürftig, ob es für den Nachweis, dass eine Marke Unterscheidungskraft erlangt habe, ausreiche, dass zum relevanten Zeitpunkt ein erheblicher Teil der beteiligten Verkehrskreise die Marke erkenne und mit den Waren des Anmelders verbinde. Dem Anmelder obliege nämlich der Nachweis, dass ein erheblicher Teil der beteiligten Verkehrskreise die Marke – im Gegensatz zu jeder anderen etwa vorhandenen Marke – als Hinweis auf die Herkunft der Waren wahrnehme.

25      Schließlich führt das vorlegende Gericht in Bezug auf die durch die Art der Ware selbst bedingte Form und die für die Erreichung einer technischen Wirkung erforderliche Form aus, dass es zu Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. i und ii der Richtlinie 2008/95 nur wenig Rechtsprechung gebe.

26      Unter diesen Umständen hat der High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Intellectual Property), beschlossen, das Verfahren auszusetzen und dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen:

1.      Reicht es aus, wenn der Anmelder einer Marke, um darzutun, dass sie infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 3 Abs. 3 der Richtlinie 2008/95 erworben hat, nachweist, dass zum maßgeblichen Zeitpunkt ein erheblicher Teil der beteiligten Verkehrskreise die Marke erkennt und in dem Sinne mit den Waren des Anmelders verbindet, dass sie, wenn sie angeben sollten, wer die mit der Marke gekennzeichneten Waren vermarktet, den Anmelder nennen würden, oder muss er nachweisen, dass ein erheblicher Teil der beteiligten Verkehrskreise die Marke (und keine anderen etwa vorhandenen Marken) als Hinweis auf die Herkunft der Waren wahrnimmt?

2.      Ist eine Form, die aus drei wesentlichen Merkmalen besteht, von denen eines durch die Art der Ware selbst bedingt ist und zwei zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind, gemäß Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. i und/oder ii der Richtlinie 2008/95 von der Eintragung als Marke ausgeschlossen?

3.      Ist Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Richtlinie 2008/95 dahin auszulegen, dass nach dieser Bestimmung Formen von der Eintragung ausgeschlossen sind, die zur Erreichung einer die Herstellungsweise der Waren und nicht ihre Funktionsweise betreffenden technischen Wirkung erforderlich sind?

 Zum Antrag auf Wiedereröffnung des mündlichen Verfahrens

27      Nachdem das mündliche Verfahren am 11. Juni 2015 im Anschluss an die Verlesung der Schlussanträge des Generalanwalts abgeschlossen worden ist, hat Nestlé mit Schreiben vom 26. Juni 2015, das am 30. Juni 2015 bei der Kanzlei des Gerichtshofs eingegangen ist, die Wiedereröffnung des mündlichen Verfahrens beantragt.

28      Zur Begründung dieses Antrags macht Nestlé insbesondere geltend, dass das vorlegende Gericht nicht in der Lage sei, zur ersten Vorlagefrage Stellung zu nehmen, da die Schlussanträge des Generalanwalts diese Frage nicht ausreichend beantworteten.

29      Außerdem beruhten die Schlussanträge des Generalanwalts auf einem Fehlverständnis der von ihr eingereichten schriftlichen Erklärungen.

30      Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass der Gerichtshof nach Art. 83 seiner Verfahrensordnung jederzeit nach Anhörung des Generalanwalts die Wiedereröffnung des mündlichen Verfahrens beschließen kann, insbesondere wenn er sich für unzureichend unterrichtet hält oder wenn eine Partei nach Abschluss des mündlichen Verfahrens eine neue Tatsache unterbreitet hat, die von entscheidender Bedeutung für die Entscheidung des Gerichtshofs ist, oder wenn ein zwischen den Parteien oder den in Art. 23 der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union bezeichneten Beteiligten nicht erörtertes Vorbringen entscheidungserheblich ist (vgl. Urteil Kommission/Parker Hannifin Manufacturing und Parker-Hannifin, C‑434/13 P, EU:C:2014:2456, Rn. 27 und die dort angeführte Rechtsprechung).

31      Im vorliegenden Fall hält sich der Gerichtshof nach Anhörung des Generalanwalts für ausreichend unterrichtet, um eine Entscheidung zu treffen, und ist der Ansicht, dass weder eine neue Tatsache von entscheidender Bedeutung vorliegt noch ein zwischen den Parteien nicht erörtertes Vorbringen entscheidungserheblich ist.

32      Überdies hat der Generalanwalt nach Art. 252 Abs. 2 AEUV öffentlich in völliger Unparteilichkeit und Unabhängigkeit begründete Schlussanträge zu den Rechtssachen zu stellen, in denen nach der Satzung des Gerichtshofs seine Mitwirkung erforderlich ist. Die Schlussanträge des Generalanwalts oder ihre Begründung binden den Gerichtshof jedoch nicht (vgl. Urteil Kommission/Parker Hannifin Manufacturing und Parker-Hannifin, C‑434/13 P, EU:C:2014:2456, Rn. 29 und die dort angeführte Rechtsprechung).

33      Der Antrag auf Wiedereröffnung des mündlichen Verfahrens ist daher zurückzuweisen.

 Zu den Vorlagefragen

 Vorbemerkungen

34      Erstens ist darauf hinzuweisen, dass das Vorabentscheidungsersuchen die Auslegung der Bestimmungen der Richtlinie 2008/95 betrifft.

35      Wie aus dem Urteil Oberbank u. a. (C‑217/13 und C‑218/13, EU:C:2014:2012, Rn. 31) hervorgeht, wurde mit der Richtlinie 2008/95 lediglich die Richtlinie 89/104 kodifiziert, so dass die in der vorliegenden Rechtssache in Rede stehenden Bestimmungen gegenüber den entsprechenden Bestimmungen der Richtlinie 89/104 keine wesentlichen Änderungen in Wortlaut, Systematik oder Zweck erfahren haben. Folglich bleiben die Bezugnahmen auf die Rechtsprechung zur Richtlinie 89/104 für die vorliegende Rechtssache relevant.

36      Zweitens kann nach Art. 2 der Richtlinie 2008/95 ein Zeichen, das die Form einer Ware darstellt, grundsätzlich eine Marke sein, sofern es sich grafisch darstellen lässt und geeignet ist, die Ware oder Dienstleistung eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

37      In Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2008/95 sind ausdrücklich bestimmte aus der Form der Ware bestehende Zeichen aufgeführt, für die spezielle Eintragungshindernisse gelten; dabei handelt es sich um Zeichen, die ausschließlich aus der Form der Ware, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist, aus der zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlichen Form der Ware oder aus der Form, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht, bestehen.

38      Da Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2008/95 ein vorgreifliches Hindernis für die Eintragung eines ausschließlich aus der Form einer Ware bestehenden Zeichens ist, kann ein solches Zeichen, wenn eines der drei in dieser Bestimmung genannten Kriterien erfüllt ist, nicht als Marke eingetragen werden (vgl. in diesem Sinne Urteile Philips, C‑299/99, EU:C:2002:377, Rn. 76, sowie Linde u. a., C‑53/01 bis C‑55/01, EU:C:2003:206, Rn. 44).

39      Darüber hinaus kann ein Zeichen, das nach Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2008/95 von der Eintragung ausgeschlossen ist, nie durch seine Benutzung Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 3 Abs. 3 dieser Richtlinie erwerben (vgl. in diesem Sinne Urteile Philips, C‑299/99, EU:C:2002:377, Rn. 75, sowie Linde u. a., C‑53/01 bis C‑55/01, EU:C:2003:206, Rn. 44).

40      Folglich ist im Rahmen des Antrags auf Eintragung eines Zeichens, das ausschließlich aus der Form einer Ware besteht, zunächst zu prüfen, ob kein der Eintragung entgegenstehendes Hindernis nach Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2008/95 vorliegt, bevor untersucht wird, ob das fragliche Zeichen möglicherweise Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 3 Abs. 3 dieser Richtlinie erworben hat.

41      Daher ist im Einklang mit der vom Unionsgesetzgeber bei der Abfassung von Art. 3 der Richtlinie 2008/95 gewählten Systematik und Ordnung die Reihenfolge der Prüfung der Vorlagefragen umzukehren und zunächst auf die zweite und die dritte Frage einzugehen, die die Auslegung von Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2008/95 betreffen, bevor die erste, Art. 3 Abs. 3 dieser Richtlinie betreffende Frage geprüft wird.

 Zur zweiten Frage

42      Mit seiner zweiten Frage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2008/95 dahin auszulegen ist, dass er der Eintragung eines aus der Form der Ware bestehenden Zeichens als Marke entgegensteht, wenn diese Form drei wesentliche Merkmale aufweist, von denen eines durch die Art der Ware selbst bedingt ist und die beiden anderen zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind.

43      Eingangs ist daran zu erinnern, dass die verschiedenen in Art. 3 der Richtlinie 2008/95 aufgezählten Eintragungshindernisse im Licht des Allgemeininteresses auszulegen sind, das ihnen jeweils zugrunde liegt (vgl. in diesem Sinne Urteile Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 und C‑109/97, EU:C:1999:230, Rn. 25 bis 27, sowie Philips, C‑299/99, EU:C:2002:377, Rn. 77).

44      Die Ratio der in Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2008/95 vorgesehenen Eintragungshindernisse besteht darin, zu verhindern, dass der Schutz des Markenrechts seinem Inhaber ein Monopol für technische Lösungen oder Gebrauchseigenschaften einer Ware einräumt, die der Benutzer auch bei den Waren der Mitbewerber suchen kann (vgl. in diesem Sinne Urteile Philips, C‑299/99, EU:C:2002:377, Rn. 78, und Hauck, C‑205/13, EU:C:2014:2233, Rn. 18).

45      Es gilt nämlich zu verhindern, dass das ausschließliche und auf Dauer angelegte Recht, das eine Marke verleiht, dazu dienen kann, andere Rechte, für die der Unionsgesetzgeber eine begrenzte Schutzdauer vorsehen wollte, zu verewigen (vgl. in diesem Sinne Urteil Hauck, C‑205/13, EU:C:2014:2233, Rn. 19, und – zu Art. 7 Abs. 1 Buchst. e der Verordnung [EG] Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke [ABl. 1994, L 11, S. 1], der im Wesentlichen mit Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2008/95 übereinstimmt – Urteil Lego Juris/HABM, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, Rn. 45).

46      Zu der Frage, ob die verschiedenen Eintragungshindernisse nebeneinander angewandt werden können, hat der Gerichtshof ausgeführt, dass aus dem Wortlaut von Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2008/95 klar hervorgeht, dass die drei Eintragungshindernisse eigenständig sind und jedes von ihnen unabhängig von den anderen anzuwenden ist (vgl. in diesem Sinne Urteil Hauck, C‑205/13, EU:C:2014:2233, Rn. 39).

47      Der Gerichtshof hat daraus abgeleitet, dass ein ausschließlich aus der Form der Ware bestehendes Zeichen nicht als Marke eingetragen werden kann, wenn auch nur eines der in dieser Bestimmung genannten Kriterien erfüllt ist; dabei ist es unerheblich, dass dieses Zeichen auf der Grundlage mehrerer Eintragungshindernisse ausgeschlossen werden kann, solange ein einziges Hindernis auf das Zeichen voll anwendbar ist (vgl. in diesem Sinne Urteil Hauck, C‑205/13, EU:C:2014:2233, Rn. 40 und 41).

48      Folglich schließt Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2008/95 es nicht aus, dass die wesentlichen Merkmale eines Zeichens unter eines oder mehrere der dort genannten Eintragungshindernisse fallen. In einem solchen Fall setzt die Zurückweisung der Anmeldung jedoch voraus, dass mindestens eines dieser Hindernisse auf das fragliche Zeichen voll anwendbar ist.

49      Das im Allgemeininteresse liegende Ziel, das der Anwendung der drei in Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2008/95 vorgesehenen Eintragungshindernisse zugrunde liegt, steht der Zurückweisung der Anmeldung nämlich entgegen, wenn keines dieser drei Hindernisse voll anwendbar ist (Urteil Hauck, C‑205/13, EU:C:2014:2233, Rn. 42).

50      Eine Auslegung von Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2008/95, die es nicht ermöglichen würde, die Anmeldung einer Marke zurückzuweisen, wenn die Untersuchungen ergeben, dass mehr als eines der drei Eintragungshindernisse anwendbar ist, oder die es ermöglichen würde, diese Bestimmung in Fällen heranzuziehen, in denen jedes der drei genannten Eintragungshindernisse lediglich teilweise dargetan wäre, liefe offenkundig dem in den Rn. 43 bis 45 des vorliegenden Urteils angeführten, im Allgemeininteresse liegenden Ziel zuwider, das der Anwendung der drei in Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2008/95 vorgesehenen Eintragungshindernisse zugrunde liegt.

51      Nach alledem ist auf die zweite Frage zu antworten, dass Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2008/95 dahin auszulegen ist, dass er der Eintragung eines aus der Form der Ware bestehenden Zeichens als Marke entgegensteht, wenn diese Form drei wesentliche Merkmale aufweist, von denen eines durch die Art der Ware selbst bedingt ist und die beiden anderen zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind; dabei muss jedoch zumindest eines der in dieser Bestimmung genannten Eintragungshindernisse auf die fragliche Form voll anwendbar sein.

 Zur dritten Frage

52      Mit seiner dritten Frage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Richtlinie 2008/95, wonach Zeichen, die ausschließlich aus der zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlichen Form der Ware bestehen, von der Eintragung ausgeschlossen werden können, dahin auszulegen ist, dass diese Bestimmung allein die Funktionsweise der fraglichen Ware erfasst, oder ob sie auch auf ihre Herstellungsweise anwendbar ist.

53      Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass sich diese Bestimmung nach ihrem Wortlaut ausdrücklich auf die zur Erreichung einer „technischen Wirkung“ erforderliche Form der Ware bezieht, ohne ihren Herstellungsprozess zu erwähnen.

54      Wird die Bestimmung anhand ihres Wortlauts ausgelegt, so beschränkt sich das dort genannte Eintragungshindernis auf die Funktionsweise der Ware, wobei die technische Wirkung das Ergebnis einer bestimmten Herstellungsweise der fraglichen Form ist.

55      Diese Auslegung wird durch das mit Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Richtlinie 2008/95 verfolgte Ziel bestätigt, das, wie aus der in Rn. 44 des vorliegenden Urteils angeführten Rechtsprechung hervorgeht, darin besteht, zu verhindern, dass ein Monopol für technische Lösungen eingeräumt wird, die der Benutzer auch bei den Waren der Mitbewerber suchen kann. Denn aus der Sicht des Verbrauchers sind die Funktionalitäten der Ware maßgeblich, und die Modalitäten ihrer Herstellung sind unerheblich.

56      Überdies ergibt sich aus der Rechtsprechung, dass die Herstellungsmodalitäten auch im Rahmen der Beurteilung der wesentlichen funktionellen Merkmale der Form einer Ware nicht maßgeblich sind. Die Eintragung eines Zeichens, das aus einer allein der technischen Wirkung zuzuschreibenden Form besteht, ist nämlich auch dann ausgeschlossen, wenn die betreffende technische Wirkung durch andere Formen und folglich durch andere Herstellungsprozesse erzielt werden kann (vgl. in diesem Sinne Urteil Philips, C‑299/99, EU:C:2002:377, Rn. 83).

57      Demnach ist auf die dritte Frage zu antworten, dass Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Richtlinie 2008/95, wonach Zeichen, die ausschließlich aus der zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlichen Form der Ware bestehen, von der Eintragung ausgeschlossen werden können, dahin auszulegen ist, dass diese Bestimmung die Funktionsweise der fraglichen Ware erfasst und nicht auf ihre Herstellungsweise anwendbar ist.

 Zur ersten Frage

58      Mit seiner ersten Frage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob der Anmelder einer Marke, die infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 3 Abs. 3 der Richtlinie 2008/95 erworben hat, nachweisen muss, dass die beteiligten Verkehrskreise allein die mit dieser Marke – und nicht die mit anderen etwa vorhandenen Marken – gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen stammend wahrnehmen, oder ob es ausreicht, dass er nachweist, dass ein erheblicher Teil der beteiligten Verkehrskreise die Marke erkennt und mit seinen Waren verbindet.

59      Insoweit ist zunächst darauf hinzuweisen, dass die Hauptfunktion der Marke darin besteht, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem sie es ihm ermöglicht, diese Ware oder Dienstleistung ohne etwaige Gefahr der Verwechslung von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden (Urteil Philips, C‑299/99, EU:C:2002:377, Rn. 30).

60      Durch ihre Unterscheidungskraft vermag eine Marke nämlich die von ihr erfasste Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und somit die Unterscheidung dieser Ware oder Dienstleistung von denjenigen anderer Unternehmen zu ermöglichen (vgl. in diesem Sinne Urteile Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 und C‑109/97, EU:C:1999:230, Rn. 46, Philips, C‑299/99, EU:C:2002:377, Rn. 35, sowie Oberbank u. a., C‑217/13 und C‑218/13, EU:C:2014:2012, Rn. 38).

61      Diese Unterscheidungskraft ist anhand der von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen und anhand der mutmaßlichen Wahrnehmung der beteiligten Verkehrskreise, d. h. der normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der in Rede stehenden Kategorie von Waren oder Dienstleistungen, zu beurteilen (vgl. in diesem Sinne Urteile Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, EU:C:2004:86, Rn. 34 und die dort angeführte Rechtsprechung, Nestlé, C‑353/03, EU:C:2005:432, Rn. 25, sowie Oberbank u. a., C‑217/13 und C‑218/13, EU:C:2014:2012, Rn. 39).

62      Die somit eine der allgemeinen Voraussetzungen dafür, dass ein Zeichen als Marke eingetragen werden kann, darstellende Unterscheidungskraft kann der Marke, worauf Art. 3 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2008/95 abstellt, innewohnen oder infolge ihrer Benutzung im Sinne von Art. 3 Abs. 3 dieser Richtlinie erworben worden sein.

63      Was speziell den Erwerb von Unterscheidungskraft nach Art. 3 Abs. 3 der Richtlinie 2008/95 angeht, ist der Ausdruck „Benutzung der Marke als Marke“ so zu verstehen, dass er sich nur auf eine Benutzung der Marke bezieht, die der Identifizierung der Ware oder Dienstleistung durch die beteiligten Verkehrskreise als von einem bestimmten Unternehmen stammend dient (Urteil Nestlé, C‑353/03, EU:C:2005:432, Rn. 29).

64      Der Gerichtshof hat zwar anerkannt, dass sich eine solche Identifizierung und damit der Erwerb von Unterscheidungskraft sowohl aus der Benutzung eines Elements einer eingetragenen Marke als deren Bestandteil als auch aus der Benutzung einer anderen Marke in Verbindung mit einer eingetragenen Marke ergeben können. Er hat jedoch klargestellt, dass es in beiden Fällen erforderlich ist, dass die beteiligten Verkehrskreise allein die mit der angemeldeten Marke gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung tatsächlich als von einem bestimmten Unternehmen stammend wahrnehmen (Urteil Nestlé, C‑353/03, EU:C:2005:432, Rn. 30, sowie – im Rahmen der Verordnung Nr. 40/94, deren Art. 7 Abs. 3 im Wesentlichen mit Art. 3 Abs. 3 der Richtlinie 2008/95 übereinstimmt – Urteil Colloseum Holding, C‑12/12, EU:C:2013:253, Rn. 27).

65      Mithin besteht unabhängig davon, ob die Benutzung ein Zeichen als Teil einer eingetragenen Marke oder in Verbindung mit dieser betrifft, die wesentliche Voraussetzung darin, dass das Zeichen, dessen Eintragung als Marke beantragt wird, infolge dieser Benutzung die Waren, auf die es sich bezieht, bei den beteiligten Verkehrskreisen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnen kann (vgl. in diesem Sinne Urteil Colloseum Holding, C‑12/12, EU:C:2013:253, Rn. 28).

66      Daraus ist, wie den Nrn. 48 bis 52 der Schlussanträge des Generalanwalts zu entnehmen ist, abzuleiten, dass die angemeldete Marke zwar als Teil einer eingetragenen Marke oder in Verbindung mit einer solchen Marke Gegenstand einer Benutzung gewesen sein kann, der Anmelder aber für die Eintragung der Marke selbst gleichwohl nachweisen muss, dass allein diese Marke und keine anderen etwa vorhandenen Marken auf die Herkunft der Waren als von einem bestimmten Unternehmen stammend hinweist.

67      Nach alledem ist auf die erste Frage zu antworten, dass der Anmelder, um die Eintragung einer Marke zu erreichen, die, sei es als Teil einer anderen eingetragenen Marke oder in Verbindung mit dieser, infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 3 Abs. 3 der Richtlinie 2008/95 erworben hat, nachweisen muss, dass die beteiligten Verkehrskreise allein die mit dieser Marke – und nicht die mit anderen etwa vorhandenen Marken – gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen stammend wahrnehmen.

 Kosten

68      Für die Parteien des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren ein Zwischenstreit in dem beim vorlegenden Gericht anhängigen Rechtsstreit; die Kostenentscheidung ist daher Sache dieses Gerichts. Die Auslagen anderer Beteiligter für die Abgabe von Erklärungen vor dem Gerichtshof sind nicht erstattungsfähig.

Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Erste Kammer) für Recht erkannt:

1.      Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken ist dahin auszulegen, dass er der Eintragung eines aus der Form der Ware bestehenden Zeichens als Marke entgegensteht, wenn diese Form drei wesentliche Merkmale aufweist, von denen eines durch die Art der Ware selbst bedingt ist und die beiden anderen zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind; dabei muss jedoch zumindest eines der in dieser Bestimmung genannten Eintragungshindernisse auf die fragliche Form voll anwendbar sein.

2.      Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Richtlinie 2008/95, wonach Zeichen, die ausschließlich aus der zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlichen Form der Ware bestehen, von der Eintragung ausgeschlossen werden können, ist dahin auszulegen, dass diese Bestimmung die Funktionsweise der fraglichen Ware erfasst und nicht auf ihre Herstellungsweise anwendbar ist.

3.      Um die Eintragung einer Marke zu erreichen, die, sei es als Teil einer anderen eingetragenen Marke oder in Verbindung mit dieser, infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 3 Abs. 3 der Richtlinie 2008/95 erworben hat, muss der Anmelder nachweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise allein die mit dieser Marke – und nicht die mit anderen etwa vorhandenen Marken – gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen stammend wahrnehmen.

Unterschriften

Quelle: InfoCuria – Rechtsprechung des Gerichtshofs

 

Marke des Monats :D

Unsere Marke des Monats Februar kommt dieses Mal aus der Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens und ist ein bei WhatsApp, Facebook und Twitter übliches Emoticon, nämlich ein lachender bzw. breit grinsender Smiley. Als Bildmarke sieht das dann so aus:

Kenner sagen, dass bei dem 😀 die Nase fehlt (hier eine Übersicht über die gängigsten Emoticons), aber das ist letztlich wohl Geschmackssache. Hauptsache, der lachende Smiley wurde für die Landeshauptstadt Düsseldorf eingetragen, und zwar EU-weit als Bildmarke seit Oktober 2014 in den Klassen 16, 25, 35, 38, 39, 41, 42 und 43, also alles was in Sachen Marketing online und offline benötigt wird.

Privatpersonen, die über WhatsApp mit ihren Freunden chatten und nun Angst haben, eine Abmahnung von der Stadt Düsseldorf zu erhalten, sei gesagt, dass sie in dieser Hinsicht nichts zu befürchten haben und weiterhin ihre Freude mit dem Zeichen 😀 oder auch 🙂 ausdrücken können: das Markenrecht findet grundsätzlich nur bei markenmäßiger Benutzung einer Marke zu geschäftlichen Zwecken Anwendung. Allerdings müssen sich Unternehmen, die gezielt mit dem Zeichen 😀 für ihre Leistungen z. B. in den Bereichen Papierwaren, Bekleidung, Werbung, Telekommunikation, Reise- und Transportwesen, Ausbildung und Fortbildung, Webdesign etc. werben möchten, angesichts der eingetragenen EU-Marke ernsthaft Gedanken machen. Das Europäische Markenamt in Alicante hätte sich ohne Weiteres auch auf den Standpunkt stellen können, dass die Eintragung der Marke wegen eines akuten Freihaltebedürfnisses zurückgewiesen wird. In München hatte man beim DPMA übrigens schon seit über 2 Jahren überlegt, ob man die identische Marke 😀 für die Stadt Düsseldorf eintragen soll oder nicht. Der Status der entsprechenden Markenanmeldung (Anmeldenummer 3020120471315) wurde im Register zuletzt auf „Eintragung nicht möglich“ gesetzt. Sowohl als deutsche als auch als europäische Wort-/Bildmarke ist übrigens auch noch die folgende Marke eingetragen:

https://www.tmdn.org/tmview/trademark/image/DE503020120471323

Offensichtlich nach dem Motto „doppelt abgesichert hält besser“ verfügen übrigens die anwaltlichen Vertreter der Stadt Düsseldorf Bird & Bird LLP über eine weitere ältere Marke im Ähnlichkeitsbereich unserer Marke des Monats:

https://oami.europa.eu/copla/image/CJ4JX4FZVCC523YA2TMALSKFLGRTHZ4NP6ZAR3DEBDSMSA6YPZZ7NDB6VENU223ZTFHB3BEO3SPH4

Die EU-Marke ist seit dem 09.02.2012 für Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 9, 16, 25, 35 und 38 eingetragen. Aufgrund der älteren Markenrechte müsste die Landeshauptstadt Düsseldorf hier eigentlich über eine Lizenz verfügen. Andererseits dürfte die Stadt bereits durch das Verbot der Wahrnehmung widerstreitender Interessen ihrer Anwälte, der Kollegen von Bird & Bird abgesichert sein, die nicht einerseits für ihren Mandanten eine Marke anmelden und andererseits aus einer eigenen Marke gegen diese Marke vorgehen können.

Also aufgepasst und Augen auf bei der Wahl der Kennzeichen für die neue Kampagne! Nicht, dass aus unserer amtierenden Marke des Monats Februar abgemahnt werden muss 😉

Und nicht, dass Sie jetzt auf die Idee kommen, den allseits beliebten Zwinkersmiley als Wortmarke anzumelden…

 

 

WIPO, Case No. D2012-0577: Domain froschreisen.com muss übertragen werden

http://cryptome.org/wipologo.gif

ARBITRATION AND MEDIATION CENTER


ADMINISTRATIVE PANEL DECISION

Frosch Sportreisen GmbH v. E. A.

Case No. D2012-0577

 

1. The Parties

Complainant is Frosch Sportreisen GmbH of Münster, Germany, represented by Res Media, Kanzlei für IT und Medienrecht, Germany.

Respondent is E. A. of Izmir, Turkey.

 

2. The Domain Name and Registrar

The disputed domain name <froschreisen.com> is registered with PSI-USA, Inc. dba Domain Robot (the “Registrar”).

 

3. Procedural History

The Complaint was filed with the WIPO Arbitration and Mediation Center (the “Center”) on March 20, 2012. On March 21, 2012, the Center transmitted by email to the Registrar a request for registrar verification in connection with the disputed domain name.  On the same date, the Registrar transmitted by email to the Center its verification response disclosing registrant and contact information for the disputed domain name which differed from the named Respondent and contact information in the Complaint.

Complainant filed an amendment to the Complaint on March 21, 2012 providing the registrant and contact information disclosed by the Registrar.

The Center verified that the Complaint together with the amendment to the Complaint satisfied the formal requirements of the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the “Policy” or “UDRP”), the Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the “Rules”), and the WIPO Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the “Supplemental Rules”).

On March 28, 2012, the Center received an email communication in German from Respondent providing arguments against the Complaint filed against it.  Respondent filed said arguments in English on April 2, 2012.

On April 2, 2012, the Center received an email communication from Complainant in response to Respondent’s arguments.

In accordance with the Rules, paragraphs 2(a) and 4(a), the Center formally notified Respondent of the Complaint, and the proceedings commenced on April 3, 2012.  In accordance with the Rules, paragraph 5(a), the due date for Response was April 23, 2012.  The Respondent did not file a formal Response.

Accordingly, on April 24, 2012, the Center notified the Parties of the expiry of the due date for Response and that it would proceed to appoint the Administrative Panel.

The Center appointed Bernhard Meyer as the sole panelist in this matter on May 4, 2012.  The Panel finds that it was properly constituted.  The Panel has submitted the Statement of Acceptance and Declaration of Impartiality and Independence, as required by the Center to ensure compliance with the Rules, paragraph 7.

The Complainant submitted a further communication to the Center on May 24, 2012.

 

4. Factual Background

Complainant is a German tour operator founded in 1984 and signing by the firm name Frosch Sportreisen GmbH since 1990.  The purpose of the company is the organization, implementation and procuration of travel, especially sports travel, and related customized services.  According to Complainant, its turnover in 2010 amounted to approximately EUR 22.78 million.

Complainant is the holder of the German trademark no. DE302010043150 Frosch Sportreisen (figurative), registered before the German Trademark Office on September 22, 2010.  This trademark is for goods and services within the Nice Classes 16, 18, 24, 25, 28, 35, 39, 41 and 43 and, particularly, for travel business (Nice Class 39) and advertising (Nice Class 35).

Respondent is a Turkish online tour operator.  According to its website, it was launched in 2002 and calls itself to be “the largest online travel provider for [sic] the world”.  On its website, Respondent offers travel related products and services in five languages.

 

5. Parties’ Contentions

A. Complainant

Firstly, Complainant contends to be not only the holder of the trademark Frosch Sportreisen but also being well known in Germany as a famous tour operator.  It argues that it offers its services and is present on the Internet inter alia under “www.frosch-sportreisen.de” and uses the name “Frosch” and “Frosch Reisen” in the field of travel intensively at least since 1990.

Secondly, Complainant claims that the disputed domain name <froschreisen.com> is confusingly similar to Complainant’s trademark Frosch Sportreisen by reproducing the element “Frosch” as the defining and distinctive element of Complainant’s trademark.  Complainant additionally contends that the disputed domain name is confusingly similar to its unregistered trademarks FROSCH and FROSCH REISEN.  It asserts that the words “Sportreisen” and “Reisen”, and the gTLD suffix “.com”, are not of distinguishing effect and must not be considered for the purpose of comparison between the (registered and unregistered) trademarks and the disputed domain name.

Thirdly, Complainant alleges that Respondent has no rights or legitimate interests with respect to the disputed domain name.  Respondent neither has a trademark or service mark on its own containing the designation “Frosch” or “Frosch Reisen”, nor is it commonly known as such, and has not established a reputation or built any commercial good-will under the disputed domain name.

Fourthly, Complainant contends that the disputed domain name has been registered and is being used in bad faith.  Complainant alleges that it is highly unlikely that Respondent ignored the existence of Complainant’s famous trademark.  Complainant assumes that Respondent acts as a dummy for a person named Mr. C.-U. from Munich, who has been ordered by the regional court of Frankfurt to refrain from using the disputed domain name.  According to Complainant, Respondent also intentionally used the corporate name of Complainant “Frosch Sportreisen” as a keyword within the source code of the website “www.froschreisen.com” in order to divert users searching for the company of Complainant via search engines.  Therefore, according to Complainant, Respondent creates a likelihood of confusion with Complainant’s trademark, corporate name, and service mark as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of the disputed domain name.

Consequently, Complainant requests the transfer of the disputed domain name to Complainant.

 

B. Respondent

As mentioned, Respondent did not formally reply to Complainant’s contentions.  But on March 28, 2012, and on April 2, 2012, the Center received email communications from Respondent providing arguments against the Complaint filed.

The Rules grant the Panel sole discretion to determine the admissibility of evidence which may even include unsolicited filings.  In the present case, Respondent reacted to the Complaint, albeit not within the specific time window provided by the Rules.  Nevertheless, looking at substance rather than form, the Panel takes into consideration Respondent’s contentions in order to ensure that each party has a fair opportunity to present its case (see paragraph 10(b) of the Rules).  It goes without saying that – under these circumstances – not only Respondent’s email but also Complainant’s reply to it, which was filed on April 2, 2012, needs to be taken into account.

Substantially, Respondent relevantly asserts that it has been the owner of the disputed domain name since approximately 2002 and that Complainant has registered its trademark FROSCH SPORTREISEN only in 2010.  Additionally, Respondent explains that Mr. C.-U. (whose corporate name is “K.”) would not be the owner of the disputed domain name but only its webhosting provider in Germany.  Respondent claims the recent change of the registrant information would have been necessary because its employee (the former registrant of the disputed domain name) died.  Additionally, Respondent provides the names of two additional companies in the touristic branch in Germany containing the word “Frosch” in their company name.  Mutatis mutandis, Respondent thus requests denial of the Complaint.

 

C. Complainant’s Supplemental Filings

In its reply to Respondent’s communications, Complainant contends that Mr. C.-U. nonetheless would have operated the website “www.froschreisen.com” and it attached screenshots of the former website “www.froschreisen.com” and “www.k(…).com” (another website of Mr. C.-U.) which show that the telephone numbers of the operators of the two websites are identical.  Complainant refers to German Law (Section 5 Telemedia Act) which states that the contact details within the WhoIs have to be the contact details of the operator of the website and not the contact details of the webhosting provider.

Furthermore, according to Complainant, these facts had been confirmed by an annexed decision to the Complaint of the regional court of Frankfurt.  Complainant asserts that it was proven in that proceeding that the email address of Respondent, “[…]@yahoo.de”, was the private email address of Mr. C.-U. who used the email address on different websites.

On May 24, 2012, a further unsolicited email was sent by Complainant to the Center and forwarded by the Center to the Panel.  In this email, Complainant informed the Center and the Panel that the court decision of the regional court of Frankfurt, attached as Annex 6 to the Complaint, had become res judicata.  Under the liberal spirit as mentioned above, the Panel also accepts this additional information by Complainant which remained uncontested by Respondent.

6. Discussion and Findings

According to paragraph 4(a) of the Policy, in order to succeed with its claim, Complainant must prove that each of the three following elements is present:

(i)       The disputed domain name is identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which Complainant has rights;  and

(ii)      Respondent has no rights or legitimate interests in respect of the disputed domain name;  and

(iii)        The disputed domain name has been registered and is being used in bad faith.

 

A. Identical or Confusingly Similar

The disputed domain name comprises three elements:  a) the word “Frosch”, b) the word “Reisen”, and c) the gTLD suffix “.com”.

It is uncontested and supported by evidence that Complainant is the holder of a registered trademark containing the two terms “Frosch” and “Reisen”.

When Respondent asserts that it controlled the disputed domain name since approximately 2002 whereas Complainant registered its trademark in 2010 only, it overlooks that the registration of a domain name prior to a complainant acquiring trademark rights does not, as such, prevent a finding of identity or confusing similarity with the disputed domain name under the UDRP.  The UDRP makes no specific reference to the date on which the holder of the trademark or service mark acquires rights.  The filing date may, however, become relevant when the question of bad faith is addressed.  Under such circumstances it may be more difficult to prove that the domain name was registered in bad faith (see WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition (“WIPO Overview 2.0”), paragraph 1.4).

In the present case, the only difference between Complainant’s trademark and the disputed domain name is the absence of the word “Sport”.  The addition of merely generic, descriptive, or geographical words to a trademark in a domain name is normally insufficient to avoid a finding of confusing similarity under the first element of the UDRP (see WIPO Overview 2.0, paragraph 1.9).  Thus, the Panel finds that the dominant portion “Frosch” of Complainant’s trademark is incorporated in the disputed domain name and that – by analogy – the omission of the word “Sport” must not be considered as providing a basis of distinctiveness for the purpose of comparison between the trademark and the disputed domain name (see Archer-Daniels-Midland Company v. Robyn Bodine (a.k.a. D.L. Tate, Donnie Tate), WIPO Case No. D2002-0482).  The Panel also agrees with Complainant that the top-level suffix “.com” in the disputed domain name may be disregarded under the test of confusing similarity as it is a technical requirement of registration.

Taking the above into consideration, the Panel considers that there is a risk that Internet users may actually believe that there is a connection between the disputed domain name and Complainant’s services (see Sports Holdings, Inc. v. Hoffman Hibbett, WIPO Case No. D2007‑0283).

Therefore the Panel holds that Complainant has established the first element of the Policy, paragraph 4(a).

 

B. Rights or Legitimate Interests

Complainant has established a prima facie case that Respondent lacks rights or legitimate interests in the disputed domain name.  It is the consensus view of UDRP panelists that once a complainant has established a prima facie case, it is respondent’s responsibility to prove otherwise (See e.g. Nicole Kidman v. John Zuccarini, d/b/a Cupcake Party, WIPO Case No. D2000-1415;  Inter-Continental Hotels Corporation v. Khaled Ali Soussi, WIPO Case No. D2000-0252).

The Panel now examines whether Respondent may have rights or legitimate interests in the disputed domain name because the disputed domain name combines words of general linguistic usage (namely “Frosch” (in English “frog”), and “Reisen” (in English “travel”)).  When assessing this possibility, the Panel may evaluate the status and fame of Complainant’s trademark.  Turning to the evidence in this case, the Panel finds that Complainant has alleged sufficient facts to establish extensive use and recognition of its trademark.  Complainant advances that it has been known under the designations “Frosch Sportreisen” and “Frosch” for more than twenty years in connection with travel related services.  The trademark is in active use on Complainant’s website, and a search in “www.google.de.com” for the word “Frosch” produces the website of Complainant in the first place.  To its filing, Complainant also attached a decision of the regional court of Frankfurt which confirms that Complainant owns a famous service mark in Germany for the defining elements “Frosch” and “Frosch Sportreisen”.  Under these circumstances, Respondent may acquire a right to a domain name containing the dictionary word “Frosch” only if it uses it in connection with a purpose relating to the generic or descriptive meaning of this term (e.g. for a genuine website relating to the animal “Frosch”, in English “frog”, or any similar relied-upon meaning), but not if the site is aimed at offering services that appear to compete with those offered by Complainant (travel) (see WIPO Overview 2.0, paragraph 2.2).  The evidence supplied in this case does not appear to the Panel to demonstrate use in connection with the generic or descriptive meaning of the words composing the disputed domain name, but rather appears to the Panel to demonstrate use that trades off the Complainant’s rights.

Hence, there is no evidence of Respondent’s use of, or demonstrable preparations to use, the disputed domain name in connection with a bona fide offering of goods or services (see paragraph 4(c)(i) of the Rules), nor has Respondent provided evidence of being commonly known by the disputed domain name (see paragraph 4(c)(ii) of the Rules) or has been making a legitimate non-commercial or fair use of the disputed domain name without intent to mislead consumers or to tarnish the trademark at issue (see paragraph 4(c)(iii) of the Rules).

For all these reasons the Panel concludes that Complainant has satisfied paragraph 4(a)(ii) of the Policy.

 

C. Registered and Used in Bad Faith

Paragraph 4(b)(iv) of the Policy provide that the following situation, amongst others, evidence registration and use of the domain name in bad faith:

“By using the domain name, Respondent has intentionally attempted to attract, for commercial gain, Internet users to its website or other on-line location, by creating a likelihood of confusion with Complainant’s mark as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of Respondent’s website or location or of a product or services on Respondent’s website or location”.

The Panel takes account of the following facts in making its decision in this regard:

Complainant’s trademark was shown to be well-known and in wide use on the Internet, and it has utilized its name FROSCH SPORTREISEN since 1990, especially in Germany.  When visiting Respondent’s website, it is noticeable that Respondent’s services are offered initially in German and are addressed to the German speaking public.  From the above, it also is apparent that Respondent’s intent is to offer identical services as Complainant and that the website is misleading Internet users for commercial gain.  Under these circumstances, it is rather obvious that Respondent knew or should have known about the existence of Complainant’s trademark at the time the disputed domain name was registered, whether in March 2012, as confirmed by the Registrar, or in 2002, as claimed by the Respondent.

For the Panel, Respondent’s assertions regarding the connections between Ercuement Alp, its former employee (and former registrant of the disputed domain name), and Mr. C.-U. are not fully understandable, nor convincing.  The fact that the registrant of the disputed domain name may have recently changed does not render the prior or subsequent registration and use of the disputed domain name more legitimate.  Furthermore, Respondent does not dispute Mr. C.-U.’s instrumental role in the registration process.  And the fact that the regional court of Frankfurt’s decision in the meantime has become final and binding again supports a finding of bad faith.

Therefore, the requirements of paragraph 4(a)(iii) of the Policy are sufficiently made out by Complainant to the Panel.

 

7. Decision

For all the foregoing reasons, in accordance with paragraphs 4(i) of the Policy and 15 of the Rules, the Panel orders that the disputed domain name, <froschreisen.com>, be transferred to the Complainant.

 

Dr. B. M.

Sole Panelist

Dated:  May 28, 2012

Die Marke des Monats April ;-)

Marketing-Coup auf Evangelisch (Priorität ist alles im Markenrecht)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Stephan Rürup, www.stephanruerup.de

 

 

Sollten Sie Fragen zum Thema Markenanmeldung haben, stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

 

Zur Kontaktaufnahme besuchen Sie bitte unsere Seite www.tcilaw.de oder wenden Sie sich direkt an cwelkenbach@tcilaw.de.

 

Christian Welkenbach
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Informationstechnologierecht
Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

 

TCI Rechtsanwälte Mainz
Isaac-Fulda-Allee 5
55124 Mainz
Germany
T: +49 6131 30290460
F: +49 6131 30290466
cwelkenbach@tcilaw.de
http://www.tcilaw.de
www.it-rechts-praxis.de
http://www.facebook.com/tcilaw
https://twitter.com/ITRechtler

Marke des Monats Januar

Unsere erste Marke des Monats im Jahr 2011 ist streng genommen noch gar keine Marke und wird höchstwahrscheinlich auch nie eine werden. Dies sieht der Anmelder, ein Anbieter von Anwaltssoftware, offenbar anders, der tatsächlich die Bezeichnung

cloud computing

für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 (u. a. Software), 35 (Werbung), 38 (u. a. Telekommunikations- und Internetdienstleistungen) und 42 (u. a. Entwicklung und Installation von Computerprogrammen) als  Wortmarke angemeldet hat. Die Markenanmeldung wurde am 09.11.2010 beim DPMA eingereicht und wird seither unter dem Aktenzeichen 3020100651199 bearbeitet. Der Anmelder hofft ganz offensichtlich auf einen schwerwiegenden Aussetzer innerhalb der Markenstelle oder darauf, dass der zuständige Prüfer vielleicht schon kurz vor der Pensionierung steht und seit der Weltmeisterschaft 1974 im eigenen Land nicht mehr den Fernseher und das Radio eingeschaltet hat,  an neuartige Medien wie  Internet erst gar nicht zu denken. Doch selbst in dem – höchst unwahrscheinlichen Fall -, dass die Marke tatsächlich eingetragen wird, dürfte es keine zwei Wochen dauern, bis der erste Löschungsantrag beim DPMA eingeht.

Der Eintragung der Wortmarke „cloud computing“ steht natürlich zunächst das absolute Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen, zumal sich hinter dem Begriff „Cloud Computing“ seit einiger Zeit das Geschäftsmodell der IT-Branche schlechthin verbirgt, bei dem Ressourcen aus der „Cloud“ (d. h. aus dem Netz) für Anwendungen genutzt werden (siehe den Eintrag bei Wikipedia). Selbst Microsoft wirbt in seinem aktuellen TV-Werbespot mit dem Slogan „Auf in die Cloud“ für das Produkt „Windows Live“.

Darüber hinaus wurde die Marke „cloud computing“ nicht nur als Marke des Monats Januar gekürt, sondern dürfte auch in der engeren Auswahl der Kandidaten für die Marke mit dem größten Freihaltebedürfnis (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) des Jahres stehen.Nicht auszudenken, wenn der Begriff für einen einzigen Anbieter monopolisiert würde. Immerhin kann sich die Marke „cloud computing“ schon jetzt damit brüsten, als erstes Kennzeichen, das noch nicht einmal eingetragen wurde, den Titel zur Marke des Monats ergattert zu haben.

Wir halten Sie an dieser Stelle auf dem Laufenden, was den weiteren Verlauf des Anmeldeverfahrens angeht.

Sollten Sie zu diesem Thema noch Fragen haben, stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. Zur Kontaktaufnahme besuchen Sie bitte unsere Seite www.tcilaw.deoder wenden Sie sich direkt an cwelkenbach@tcilaw.de.

Christian Welkenbach
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Informationstechnologierecht
Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

 

TCI Rechtsanwälte Mainz
Isaac-Fulda-Allee 5
55124 Mainz
Germany
T: +49 6131 30290460
F: +49 6131 30290466
cwelkenbach@tcilaw.de
http://www.tcilaw.de
www.it-rechts-praxis.de
http://www.facebook.com/tcilaw
https://twitter.com/ITRechtler

Bildnachweis: © Stephan Karg – Fotolia.com

OLG Naumburg – „illu“ für Zeitschriften nicht schutzfähig

Der Inhaber einer Marke erlangt mit dem Erwerb des Markenschutzes nach § 4 MarkenG ein ausschließliches Recht. Dritten ist es damit gem. § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird. Das Oberlandesgericht Naumburg entschied nun in einer Entscheidung von Anfang September (Urteil v. 03.09.2010 – Az.: 10 U 53/09), dass eine solche Verwechslungsgefahr zwischen dem Zeitschriftentitel „illu der Frau“ und der Marke „SUPERillu“ nicht besteht.

Im Verfahren vor dem OLG Naumburg ging es um die Berufung gegen ein Urteil des LG Magedeburg (Urteil v. 18.08.2009 – Az.: 7 O 234/09). Vor dem Landgericht klagte der die Zeitschrift „SUPERillu“ herausgebende „Alles Gute Verlag“ – ein Unternehmen der Hubert Burda Media Holding – gegen einen konkurrierenden Verlag, welcher die Zeitschrift „illu der Frau“ herausgab. Der Kläger sah in der Verwendung des Wortbestandteils „illu“ im Zeitschriftentitel eine Verwechslungsgefahr. Das vorinstanzliche LG Magdeburg untersagte dem Beklagten die Nutzung des Zeitschriftentitels, da der Verbraucher mit diesem Wortbestandteil gedanklich immer einen bestimmten Verlag verbinde.

Während die Klage in erster Instanz noch erfolgreich war, entschieden die Richter des 10. Zivilsenats in der Berufung vor dem OLG Naumburg den Sachverhalt nun jedoch anders und wiesen die Klage ab. Durch den Zeitschriftentitel „illu der Frau“ besteht keine Verwechslungsgefahr mit der Marke „SUPERillu“. Dem in Frage stehenden Wortbestandteil „illu“ kommt als Abkürzung für „Illustrierte“ keine prägende Kennzeichnungswirkung zu. Vielmehr sind bereits viele andere Zeitschriften mit dem Wortbestandteil „illu“ auf dem Zeitschriftenmarkt verfügbar. Der Verbraucher weiß, dass es viele verschiedene, einander ähnelnde Zeitschriftentitel gebe und beachtet auch gerade diese Unterschiede. Bloß weil diese sich ähneln, schließt er aber nicht gleich darauf, dass diese auch von demselben Verlag stammen.

Fazit

Die Verwendung des Zeitschriftentitels „illu der Frau“ ist weiterhin zulässig. Dies wäre nur dann ein anderer Fall gewesen, wenn die Richter dem Wortbestandteil „illu“ – welcher in den beiden streitgegenständlichen Zeitschriftentiteln vorkommt – prägende Kennzeichnungswirkung beigemessen hätten. In diesem Fall wäre dem klagenden Markeninhaber der „SUPERillu“ ein Unterlassungsanspruch gem. § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gegenüber dem Mitbewerber zugestanden. Das Urteil vor dem OLG Naumburg war die abschließende Entscheidung in der Sache – die Revision zum Bundesgerichtshof wurde nicht zugelassen.

Sollten Sie Fragen zu diesem Thema haben oder an einer Beratung im Markenrecht interessiert sein, stehen wir Ihnen unter www.tcilaw.de jederzeit gerne zur Verfügung.

Christian Welkenbach
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Informationstechnologierecht
Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

 

TCI Rechtsanwälte Mainz
Isaac-Fulda-Allee 5
55124 Mainz
Germany
T: +49 6131 30290460
F: +49 6131 30290466
cwelkenbach@tcilaw.de
http://www.tcilaw.de
www.it-rechts-praxis.de
http://www.facebook.com/tcilaw
https://twitter.com/ITRechtler

Foto: Verlag

Dieser Beitrag wurde erstellt unter freundlicher Mitwirkung von cand. iur. Sebastian Ehrhardt

OLG Köln: Verwendung der Domain dsds-news.de durch Privatperson zulässig

Der Rechtsstreit zwischen RTL und dem Betreiber der Internetseite www.dsds-news.de hat ein Ende gefunden. Die Richter des Oberlandesgericht Köln haben in ihrer Entscheidung von l vom 19.03.2010 (Az.: 6 U 180/09) entschieden, dass der Medienkonzern von einer Privatperson nicht verlangen kann, auf die Domain  dsds-news.de zu verzichten.  Das Kürzel „DSDS“ sei für sich allein nicht bekannt genug, dass RTL ein überwiegendes Interesse an der Nutzung der Domain haben kann.

Im zu entscheidenden Sachverhalt klagte der Fernsehsender RTL, der insbesondere mit seiner Musik-Casting Show „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) bei der jüngeren Generation große Erfolge verzeichnet. Auf der Beklagtenseite befand sich eine Privatperson, welche eine Webseite unter der  URL  „www.dsds-news.de“ zu dem bekannten TV-Format betrieb. Wegen der unbefugten Verwendung des Kennzeichens „DSDS“ auf der einst auch kommerziell genutzten Internetseite sah RTL eine Verletzung von Marken- und Kennzeichenrechten und verlangte vom Betreiber, dass er auf die Domain verzichte.

Die Richter des Oberlandesgerichts Köln wiesen die Klage in zweiter Instanz ab und gaben dem Beklagten Recht. Dieser müsse gerade nicht auf die Domain verzichten, da in der Verwendung der Domain weder eine Kennzeichenrechtsverletzung aus §§ 14, 15 MarkenG noch eine Namensrechtsverletzung gemäß § 12 BGB gesehen werden kann.  Insbesondere  könne in der Verwendung der Domain keine Namensanmaßung gesehen werden. Eine Verletzung des Namens („DSDS“) konnte bereits aus dem Grund ausgeschlossen werden, weil RTL sich selbst die Domain dsds.de bei der DENIC registriert hat und damit ein nichtberechtigter Gebrauch durch Dritte ausgeschlossen ist.

Fraglich war jedoch, ob der klagende Medienkonzern ein überwiegendes Interesse an der identischen Benutzung des Wortteils „DSDS“ hatte. Aber auch dies lehnte das Gericht im Ergebnis ab. Der Beklagte verwendete den schwach kennzeichnungskräftigen Zusatz „news“ innerhalb seines Domainnamens. Da für RTL die Möglichkeit bestand, selbst die in Streit stehende Domain zu registrieren, was sie aber nicht tat, besteht auch kein Anspruch auf die Domain – insofern ist das Prioritätsprinzip mit seiner innewohnenden Interessenabwägung vorrangig. Bloß weil RTL dies versäumte, können sie von dem Beklagten nicht verlangen, auf die Domain zu verzichten.

Andererseits sei „DSDS“ für sich genommen nicht derart überragend bekannt, dass der Domainname bei RTL verbleiben muss. Eine Beeinträchtigung, Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung mit dem geschützten Kennzeichen DSDS und damit eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr sei nicht anzunehmen. Insbesondere könne die Domain auch im Zusammenhang mit dem Betrieb einer auf die Fernsehsendung bezogenen Fan-Seite auch ohne weiteres außerhalb des geschäftlichen Verkehrs genutzt werden. In diesem Fall würden Ansprüche aus dem Markengesetz ohnehin von vornherein ausscheiden.

Fazit

Der Inhaber von Kennzeichenrechten kann einen Verzicht auf die Registrierung einer Domain durch Unterlassung der Verwendung für bestimmte Zwecke hinaus nur verlangen, wenn jede Belegung der unter dem Domain-Namen betriebenen Website im Rahmen des geschäftlichen Verkehrs die Voraussetzungen einer Kennzeichenrechtverletzung nach §§ 14 Abs. 2 Nr. 2 oder 3, 15 Abs. 2 oder 3 MarkenG erfüllt. Im Ergebnis muss es daher beim zeitlichen Vorrang des zu Gunsten der beklagten Privatperson registrierten Domain-Namens verbleiben, soweit nicht ausnahmsweise (ergänzend) das Namensrecht des Kennzeichenrechtsinhabers verletzt ist.

Sollten Sie Fragen zu diesem Thema haben oder an einer Beratung im Markenrecht interessiert sein, stehen wir Ihnen unter www.tcilaw.de jederzeit gerne zur Verfügung.

Christian Welkenbach
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Informationstechnologierecht
Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

 

TCI Rechtsanwälte Mainz
Isaac-Fulda-Allee 5
55124 Mainz
Germany
T: +49 6131 30290460
F: +49 6131 30290466
cwelkenbach@tcilaw.de
http://www.tcilaw.de
www.it-rechts-praxis.de
http://www.facebook.com/tcilaw
https://twitter.com/ITRechtler

Bildnachweis: © rtl.de

Dieser Beitrag wurde erstellt unter freundlicher Mitwirkung von Stud. iur. Sebastian Ehrhardt

BGH: Keine UHU-Farbmarke aufgrund Verkehrsgeltung

tube_alt

(Bildquelle: © uhu.at)

Der u. a. für Kennzeichenrecht zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs (BGH) hat am 19.02.2009 (Az.: I ZR 195/06) entschieden, dass sich der bekannte Klebstoffhersteller „UHU“ nicht auf eine Marke an der besonderen Farbkombination gelb/schwarz aufgrund Verkehrsgeltung berufen kann.

Kennzeichenrechte können nicht nur durch Eintragung einer Marke im Markenregister entstehen, sondern auch durch bloße Benutzung eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr, soweit das Zeichen innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung erworben hat.

Zwar müsse eine Marke kraft Verkehrsgeltung nach § 4 Nr. 2 MarkenG nach Ansicht des BGH nicht zwingend graphisch darstellbar i.S. von § 8 Abs. 1 MarkenG zu sein. Für die Marke kraft Verkehrsgeltung gelte jedoch das Gebot der Bestimmtheit. Bei einer als Marke kraft Verkehrsgeltung beanspruchten Farbkombination wie in der Sache UHU müssten die systematische Anordnung und das flächenmäßige Verhältnis der Farben klar und eindeutig bestimmt sein. Dies hat der BGH im Ergebnis verneint, mit der Folge, dass der Mitbewerber weiterhin seine Klebstoffprodukte mit folgender Ausstattung bewerben und anbieten darf:

unbenannt201

Abweichend von der Entscheidung in dieser Sache, in der die Besonderheit in der Kombination und Anordnung der Farben zueinander nicht eindeutig bestimmt werden konnte, hat der BGH in der Vergangenheit sowohl Farbkombinationen als auch bloße Farbtöne als Marke für schutzfähig erachtet. So hatte der BGH bereits im Jahre 1998 die Kombination gelb/schwarz als eintragungsfähig angesehen (BGH, Beschluss vom 10. 12. 1998 – I ZB 20/96 – Farbmarke gelb/schwarz). Später konnte sich u. a. die Deutsche Telekom AG über eine Farbmarke in der Kombination magenta/grau freuen (BGH GRUR 1999, 730), außerdem der Tankstellenkonzern über das geschützte ARAL-blau (BPatG, GRUR 1999, 61) und schließlich auch ein bekannter Katzenfutterhersteller über die Farbmarke violletfarben (BGH GRUR 2001, 1154).

Tipp: Sollte Ihr neues Produkt eine individuelle Farbgebung besitzen und ein gewisser Marketingaufwand zur Erreichung einer schnellen Bekanntheit geplant sein, so könnte im Vorfeld der Produkteinführung durchaus über die Anmeldung einer Farbmarke nachgedacht werden. Sollte das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) die Marke für nicht hinreichend unterscheidungskräftig halten, kann die Anmeldung noch immer zurückgenommen werden. Ein Versuch war es in diesem Fall wert!

Sollten Sie Interesse an einer Markenanmeldung oder einer kennzeichenrechtlichen Beratung/Vertretung haben, sprechen Sie mich jederzeit gerne an unter:

Christian Welkenbach
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Informationstechnologierecht
Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

 

TCI Rechtsanwälte Mainz
Isaac-Fulda-Allee 5
55124 Mainz
Germany
T: +49 6131 30290460
F: +49 6131 30290466
cwelkenbach@tcilaw.de
http://www.tcilaw.de
www.it-rechts-praxis.de
http://www.facebook.com/tcilaw
https://twitter.com/ITRechtler