BPatG zur Löschung einer in unlauterer Behinderungsabsicht und damit bösgläubig angemeldeten Marke – BPatG, Beschluss vom 05.07.2016 – 24 W (pat) 10/14

bundespatentgericht_logoDas Bundespatentgericht hat in einem von uns betriebenen Löschungsverfahren mit Beschluss vom 05.07.2016 entschieden, dass die Marke „Yogilotus“ wegen Bösgläubigkeit (§ 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG) gelöscht wird. Der 24. Senat des BPatG ist letztlich zu der Überzeugung gelangt, dass sich der Anmelder der Marke zum Zeitpunkt der Markenanmeldung von sachfremden Motiven hat leiten lassen und sich im Wege der Gesamtwürdigung der äußeren Umstände eine unlautere Behinderungsabsicht zu Ungunsten des Löschungsantragstellers erkennen lasse.

Zum Hintergrund der Entscheidung:

Unser Mandant befand sich in den Jahren 2010 und 2011 in einer laufenden wettbewerbsrechtlichen Auseinandersetzung mit einem Mitbewerber im Bereich des Onlinevertriebs von Yogaartikeln. Es ging im Wesentlichen um diverse Verstöße gegen Marktverhaltensregelungen (§ 3a UWG). Eines Tages musste unser Mandant feststellen, dass der Mitbewerber offenbar dazu übergegangen war, einige Produktbezeichnungen unseres Mandanten als Marke anzumelden, zum Teil selbst und zum Teil über einen Dritten, der mutmaßlich als Strohmann fungieren sollte. Die Anmeldungen sollten offenbar das Ziel haben, unserem Mandanten die weitere Nutzung seiner Produktbezeichnungen, die zum Teil über Jahre hinweg verwendet wurden, untersagen zu können. Bereits nach Bekanntwerden der Anmeldungen haben wir das DPMA dann über den Umstand der Bösgläubigkeit informiert, zumal ja die absoluten Schutzhindernisse des § 8 MarkenG grundsätzlich schon während des Eintragungsverfahrens von Amts wegen geprüft werden müssen. Dennoch wurden einige der Sperrzeichen tatsächlich eingetragen, das DPMA wollte eine Diskussion über das Vorliegen des absoluten Schutzhindernisses der bösgläubigen Anmeldung gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG offenbar auf die Ebene des Löschungsverfahrens verlagern. So sahen wir uns gezwungen, die Eintragung abzuwarten und sodann für unseren Mandanten Löschungsanträge gegen die aus unserer Sicht entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG eingetragenen Marken beim DPMA einzulegen. Nach langwieriger interner Beratung und umfangreichen Schriftsätzen, mit denen die Bösgläubigkeit dargelegt wurde, befand das DPMA, dass die Marken, in erster Linie die Marke „Yogilotus“ wegen Bösgläubigkeit gelöscht werden muss. Zwischenzeitlich hatte unser Mandant eine eigene identische Marke angemeldet, gegen die der Mitbewerber aus seiner bösgläubig amgemeldeten Marke auch gleich Widerspruch eingelegt hatte. Entgegen der Regel wurden dem Inhaber der zu löschenden Marke auch die Kosten des Löschungsverfahrens auferlegt, weil dies in Fällen der Bösgläubigkeit regelmäßig der Billigkeit entspricht, so das DPMA.

Der Mitbewerber wollte die Entscheidung des DPMA jedoch nicht auf sich sitzen lassen und legte Beschwerde gegen den Beschluss des DPMA vom 15.10.2012 beim Bundespatentgericht ein. Dort wurde das Beschwerdeverfahren in der Folgezeit einige Jahre lang sagen wir einmal „verwaltet“, bis es im Februar 2016 endlich zur mündlichen Verhandlung vor dem 24. Senat in München kam. Dort zeigte sich relativ schnell, dass der Senat angesichts der geradezu erdrückenden Indizien im Ergebnis von einem bösgläubigen Verhalten des Mitbewerbers im Zusammenhang mit der Anmeldung der Marke „Yogilotus“ überzeugt werden konnte. Diskutiert wurden insbesondere die einzelnen Fallgruppen, die in der Rechtsprechung des BPatG, des BGH und des EuGH zur Bösgläubigkeit gebildet worden sind. Das BPatG hatte ausgeführt, dass der Anmelder einer Marke nicht schon deswegen bösgläubig handele, weil er weiß, dass ein anderer dasselbe Kennzeichen im Inland für gleiche Waren benutzt hat, ohne hierfür einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben. Etwas anderes könne jedoch dann gelten, wenn auf Seiten des Markeninhabers besondere Umstände vorliegen, die die Erwirkung des Zeichenschutzes als sittenwidrig oder rechtsmissbräuchlich erscheinen lassen. Derartige Umstände könnten u. a. darin liegen, dass der Zeicheninhaber die mit der Eintragung des Zeichens kraft Markenrechts entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt (vgl. BGH, GRUR 2000, 1032, 1033EQUI 2000; GRUR 2008, 917 Rn. 20EROS; GRUR 2016, 380 Rn. 17GLÜCKSPILZ; zu Art. 51 Abs. 1 Buchst. b GMV vgl. EuGH, GRUR 2009,763 Rn. 53Lindt & Sprüngli/Hauswirth). Ein derartig zweckwidriger Einsatz der Marke als Mittel des Wettbewerbskampfes sei vorliegend angesichts der äußeren Umstände anzunehmen, so der Senat. Die Anmeldung der streitgegenständlichen Bezeichnung, deren Vorbenutzung durch unsere Mandantschaft in Bezug auf Yogakissen und -matten der Markeninhaber unstreitig kannte, stellte sich im Gesamtzusammenhang einer kontinuierlichen Verschärfung des zwischen den Beteiligten vor der Anmeldung der angegriffenen Marke entstandenen Konflikts lediglich als ein Teilakt eines Bündels von ab Juni 2010 vom Markeninhaber ergriffenen Maßnahmen mit dem einheitlichen Zweck, die Geschäftstätigkeit unserer Mandantschaft durch Identifikation von Angriffsflächen und Ausnutzung von Schwachpunkten systematisch zu behindern, dar.

Fazit:

Natürlich begrüßen wir die Entscheidung des BPatG, welches schlussendlich den Behinderungsabsichten des Markeninhabers einen Riegel vorgeschoben hat, wenn auch erst nach einem über 4 Jahre andauernden Verfahren vor dem DPMA und dem BPatG. Entgegen der sonstigen Grundregel, wonach jede Partei im Beschwerdeverfahren vor dem BPatG seine eigenen Kosten zu tragen hat, wurden dem Mitbewerber unserer Mandantin auch die Kosten des Verfahrens auferlegt, mit derselben Begründung, mit der zuvor bereits das DPMA eine Kostenentscheidung ausgesprochen hatte. Die Rechtsbeschwerde zum BGH wurde nicht zugelassen, so dass die Entscheidung des BPatG nun auch rechtskräftig geworden ist.

Das Verfahren macht deutlich, dass es sich in der Regel letztlich auszahlt, wenn gerade im Markenrecht ein bestimmtes Ziel nachhaltig verfolgt und die sich bietenden Rechtsmittel auch ergreift. Hier ging es unserem Mandanten um die Beseitigung eines anhaltenden Störungszustandes durch ein Sperrkennzeichen, mit welchem der Mitbewerber drohte die eigenen Kennzeichnungen anzugreifen. Um den Tatbestand des absoluten Schutzhindernisses der Bösgläubigkeit gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG zu begründen, bedarf es eines erheblichen Darlegungsaufwandes, da auf die innere Motivation des Anmelders eines Sperrzeichens ja schließlich nur auf Grundlage der äußeren Umstände geschlossen werden kann und im Ergebnis nahezu zweifelsfrei feststehen muss, dass die Motivation zur Anmeldung der jeweiligen Marke in erster Linie von unlauteren Absichten geprägt war. Hier zahlt sich auch die besondere Erfahrung eines spezialisierten Markenrechtsexperten aus, der von Anfang an die Sach- und Rechtslage richtig einschätzen kann.

Sollten Sie Fragen zu dieser Entscheidung haben, stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Christian Welkenbach
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Farbmarke Blau/Silber geht an Red Bull

latas Energéticas lateralDas Bundespatentgericht (BPatG) hat kürzlich entschieden, dass die von Red Bull beantragte Farbmarke bestehend aus den Farben Blau (Pantone 2747C) und Silber (Pantone 877C) für die Klasse 32 (Energy Drinks) eintragungsfähig ist (BPatG 26 W [pat] 568/12).

Während das DPMA im Oktober 2012 Red Bull die Anmeldung mangels Unterscheidungskraft versagt hatte, war das BPatG anderer Auffassung. In Anlehnung an die Rechtsprechung des EuGH, dem es beim Schutz abstrakter Farbmarken oder Farbkombinationen maßgeblich darauf ankommt, dass die Farben so angeordnet sind, dass sie in bestimmter und beständiger Art und Weise miteinander verbunden sind, seien hier die Anforderungen an eine graphische Darstellung erfüllt.

Auch wenn das BPatG dem Markenamt insofern Recht gibt, als dass es der Anmeldung grundsätzlich an Unterscheidungskraft fehle, so lässt es hier einen Ausnahmefall zu, da nur  Ware „Energydrinks“ der Klasse 32 beansprucht ist und darüber hinaus die Marktstellung von Red Bull die mangelnde Unterscheidungskraft aufhebe. So ergaben Befragungen, dass die beantragte Farbkombination einen Bekanntheitsgrad von 60,8 % in der Gesamtbevölkerung bzw. 87,2 % in einem engeren, Energydrinks konsumierenden Verkehrskreis aufwies. Auch der in diesem Zusammenhang ermittelte (gestützte) Zuordnungsgrad ist beachtlich. Dieser erreicht in der Gesamtbevölkerung 64,8 % und im engeren Befragtenkreis 85,9 %.

Das Verfahren zeigt sehr anschaulich, dass Marktstellung und Bekanntheitsgrad eines Unternehmens durchaus dazu führen können, eine eigentlich geringere Unterscheidungskraft einer Farbmarke wieder aufzuheben. Insofern kann es sich durchaus lohnen, seine Interessen weiter zu verfolgen und über den Schutz einer Farbmarke nachzudenken.

Den Volltext der Entscheidung, die dem Markeninhaber Flügel verleihen dürfte, können sie hier nachlesen:

http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&Datum=2013-4&nr=24800&pos=2&anz=43&Blank=1.pdf.

Bei Fragen sprechen Sie mich gerne jederzeit an:

 

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Die bösgläubige Markenanmeldung

BPatG, Beschluss vom 08.12.2010, 26 W (pat) 63/07

Marken werden durch das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) grundsätzlich eingetragen, wenn der Markenanmelder die Eintragung beantragt und die Anmeldegebühren rechtzeitig einbezahlt hat. Das Amt prüft jedoch während des Anmeldeverfahrens, ob der Eintragung der angemeldeten Marke ein absolutes Schutzhindernis entgegen steht. Relative Schutzhindernisse, also insbesondere bessere Rechte der Inhaber bereits bestehender Kennzeichen, werden hingegen nicht von Amts wegen geprüft. Eines dieser absoluten Schutzhindernisse, die in § 8 Abs. 2 MarkenG geregelt sind, ist die fehlende Unterscheidungskraft des angemeldeten Zeichens, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Dies ist gleichzeitig das häufigste Schutzhindernis, das durch das Amt im Rahmen des Anmeldeverfahrens als Grund für die Nichteintragung angeführt wird. Eine hinreichende Unterscheidungskraft fehlt insbesondere bei glatt beschreibenden Angaben, die regelmäßig zurückgewiesen werden.

Ein weiteres absolutes Schutzhindernis, das während des Anmeldeverfahrens nur bei Vorliegen besonderer Erkenntnisse der Markenstelle geprüft werden kann, ist die bösgläubige Markenanmeldung gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG ist an die Stelle des früheren Löschungsgrundes des § 50 Abs. 1 Nr. 4 a. F. MarkenG getreten. Von der früheren Regelung unterscheidet sich § 8 Abs. 2 Nr. 10 nun dadurch, dass die Bösgläubigkeit bereits im Anmeldeverfahren zu berücksichtigen ist. Die nachträgliche Löschung ist jedoch nach § 50 Abs. 1 und 3 MarkenG weiterhin möglich.

Mit der Frage, wann Bösgläubigkeit im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG vorliegt, hatte sich kürzlich das Bundespatentgericht (BPatG) zu befassen, nachdem das DPMA zuvor die Löschung einer Marke auf Antrag eines Antragstellers wegen Bösgläubigkeit beschlossen hatte und der Markenanmelder gegen die Entscheidung des DPMA Beschwerde beim BPatG eingelegt hatte. Das BPatG hat die Entscheidung des DPMA im Ergebnis gestützt und ebenfalls Bösgläubigkeit angenommen. Hierzu hat das BPatG folgendes festgestellt (BPatG, Beschluss vom 08.12.2010, 26 W [pat] 63/07):

„Bei der Beurteilung der Frage, ob ein Anmelder bösgläubig ist, sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die dem zu entscheidenden Fall eigen sind und zum Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung eines Zeichens vorliegen, insbesondere die Tatsache, dass der Anmelder weiß oder wissen muss, dass ein Dritter ein gleiches oder ähnliches Zeichen für eine gleiche oder ähnliche Ware verwendet, ferner die Absicht des Anmelders, diesen Dritten an der weiteren Verwendung eines solchen Zeichens zu hindern, sowie ferner der Grad des rechtlichen Schutzes, den das Zeichen des Dritten und das angemeldete Zeichen genießen (EuGH GRUR 2009, 763 ff., 765, Nr. 38 – Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth). Wie sich dabei aus der Verwendung des Wortes „insbesondere“ ergibt, handelt es sich bei den vom Europäischen Gerichtshof genannten Faktoren um keine abschließende Aufzählung der Fallumstände, die in die rechtliche Prüfung und Würdigung einzubeziehen sind.

Ein bösgläubiger Markenerwerb kann nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes insbesondere darin liegen, dass der Anmelder in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes eines Vorbenutzers ohne rechtfertigenden Grund die gleiche oder eine verwechselbar ähnliche Marke für gleiche oder ähnliche Waren und/oder Dienstleistungen anmeldet mit dem Ziel der Störung des Besitzstandes des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den weiteren Gebrauch der Marke zu sperren (BGH GRUR 1998, 1034 – Makalu; GRUR 2000, 1032, 1034 – EQUI 2000; GRUR 2008, 621, 623, Nr. 21 – AKADEMIKS). Darüber hinaus kann der Erwerb eines formalen Markenrechts, unabhängig vom Bestehen eines schutzwürdigen inländischen Besitzstandes eines Dritten, aber auch dann bösgläubig i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG sein, wenn sich die Anmeldung der Marke unter anderen Gesichtspunkten als wettbewerbs- oder sittenwidrig darstellt. Das wettbewerblich Verwerfliche kann insoweit insbesondere darin gesehen werden, dass ein Markenanmelder die mit der Eintragung der Marke verbundene – an sich unbedenkliche – Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt (BGH a. a. O. – Makalu; a. a. O – AKADEMIKS). Dabei ist die maßgebliche Grenze zur Bösgläubigkeit dann überschritten, wenn das Verhalten des Markenanmelders bei objektiver Würdigung aller Umstände in erster Linie auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung eines Mitbewerbers und nicht auf die Förderung des eigenen Wettbewerbs gerichtet ist (BGH GRUR 2005, 581, 582 – The Colour of Elégance). Daher wird die Annahme einer Bösgläubigkeit nicht schon durch die Behauptung oder den Nachweis eines eigenen Benutzungswillens ausgeschlossen. Vielmehr ist eine Gesamtabwägung aller Umstände des Einzelfalls erforderlich, wobei sich im Einzelfall bereits die Markenanmeldung als erster Teilakt eines zweckwidrigen Einsatzes darstellen kann, sich ein markenrechtlich zweckfremder Einsatz aber auch erst aus der späteren Ausübung des Monopolrechts ergeben kann (BGH GRUR 2001, 242, 243 f. – Classe E; GRUR 2004, 510 ff. – S. 100; BPatG GRUR 2001, 744, 746 f.- S. 100).“

In dem Verfahren vor dem BPatG ging es konkret um die Anmeldung der Marke „Sachsendampf“, gegen die ein Unternehmen, dessen Gesellschaftszweck die Umsatzsteigerung der Tourismuswirtschaft in Sachsen sowie die Profilierung des Freistaates Sachsen als Reiseland war, vorgegangen ist. Im Jahre 2002 sei die Antragstellerin von den Mitgliedern des gleichnamigen und von ihr betreuten Netzwerkes beauftragt worden, die Bezeichnung „Sachsendampf“ als Marke anzumelden. Dabei habe sie feststellen müssen, dass ihr der Markeninhaber zuvorgekommen sei. Dieser habe vor der Einreichung seiner Markenanmeldung von sämtlichen Aktivitäten des Netzwerkes „Sachsendampf“ Kenntnis gehabt und die Markenanmeldung bösgläubig in der Absicht getätigt, die Antragstellerin und die übrigen Mitglieder des Netzwerks „Sachsendampf“ zum eigenen wirtschaftlichen Vorteil zu behindern.

Die Tatsache, dass der Antragsgegner, d. h. der Markenanmelder, der die Bezeichnung „Sachsendampf“ seinerzeit selbst nicht nutzte, diese nicht einmal zwei Wochen nach einer Versammlung der Antragstellerin im Oktober 2002 selbst für Druckerzeugnisse und insbesondere auch für die Dienstleistung „Veranstaltung von Reisen“, das Kernangebot der Mitglieder der Antragstellerin, angemeldet hat, lasse nach Ansicht des BPatG erkennen, dass es ihm nicht nur an einer Förderung seiner eigenen Wettbewerbsposition, sondern zugleich auch daran gelegen war, die von der Antragstellerin und ihren Mitgliedern geplante Benutzung der Bezeichnung „Sachsendampf“ für diese zu sperren oder jedenfalls – was für die Feststellung einer Behinderungsabsicht bereits ausreicht (BGH a. a. O. – Classe E) – zu erschweren.

Steht fest, dass ein Mitbewerber in bösgläubiger Absicht ein Sperrzeichen angemeldet hat und dieses als Marke hat eintragen lassen, kann gegen die Markeneintragung zunächst ein Löschungsantrag beim DPMA gestellt werden. Dieses leitet den Löschungsantrag sodann an den Markeninhaber zur Stellungnahme weiter. Nimmt dieser zu dem Löschungsantrag innerhalb der Frist keine Stellung, so wird die Marke antragsgemäß gelöscht. Beantragt der Markeninhaber hingegen die Zurückweisung des Löschungsantrages, so entscheidet das DPMA nach dem wechselseitigen Vortrag über den Löschungsantrag durch Beschluss. Gegen den stattgebenden Beschluss des DPMA, mit dem die Löschung der Marke beschlossen wird, kann der Markeninhaber Beschwerde beim BPatG einreichen. Dieses entscheidet dann über die Löschung der Marke durch Beschluss.

Darüber hinaus kann gegen einen Mitbewerber, der ein Sperrzeichen hat eintragen lassen, das offensichtlich als Mittel des Wettbewerbskampfes eingesetzt wird, auch wettbewerbsrechtlich wegen gezielter Behinderung gemäß den §§ 3, 4 Nr. 10 UWG vorgegangen werden.

Schließlich kann im Falle eines Prozesses, in dem der Inhaber einer bösgläubig angemeldeten Marke gegen seinen Mitbewerber, der die Marke verwendet, vorgeht, der Einwand der Rechtsmissbräuchlichkeit wegen bösgläubiger Markenanmeldung erhoben werden. In jedem Falle ist es ratsam, sich zuvor sorgfältig mit den von der Rechtsprechung aufgestellten Fallgruppen der bösgläubigen Markenanmeldung zu beschäftigen, um die Verteidigungsmöglichkeiten sondieren zu können.

Sollten Sie zu diesem Thema noch Fragen haben, stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. Zur Kontaktaufnahme besuchen Sie bitte unsere Seite www.tcilaw.de oder wenden Sie sich direkt an cwelkenbach@tcilaw.de.

Christian Welkenbach
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Die Marke des Monats Mai 2010

Gerade noch rechtzeitig wird am letzten Tag des Monats die Marke des Monats Mai gekürt. Die Marke des Monats Mai hat ein langes und beschwerliches Eintragungsverfahren hinter sich, das vor rund 10 Jahren begonnen hat und nun doch noch zu einem kleinen Happy End geführt hat.

Dieses Mal trifft es die abtrakte Farbmarke Gelb,  deren Eintragung  von der Yello Strom Verwaltungsgesellschaft mbH bereits im Jahre 2000 zur Eintragung (nach Teilrücknahme) für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 36, 37, 38 und 42 beim DPMA beantragt worden ist (Az.: 300897146). Das DPMA hat die Eintragung der Marke wegen fehlender Unterscheidungskraft abgelehnt. Gegen die entsprechenden Zurückweisungsbeschlüsse hat die Markenanmelderin das Rechtsmittel der Beschwerde zum BPatG eingereicht. Das BPatG hat sich der Auffassung des DPMA angeschlossen und bestätigt, dass der abstrakten Farbmarke jegliche Unterscheidungskraft im Hinblick auf die Waren und Dienstleistungen der angemeldeten Klassen 9, 35, 36, 37, 38 und 42 fehle (BPatG GRUR 2009, 161). Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft einer abstrakten Farbmarke sei zu berücksichtigen, dass das angesprochene Publikum nicht daran gewöhnt ist, allein aus der Farbe von Waren oder ihrer Verpackung auf die Herkunft der Waren zu schließen, da eine abstrakte Farbe im Handel grundsätzlich nicht als Mittel der Identifizierung verwendet werden. Nur unter außergewöhnlichen Umständen könne ihr daher Unterscheidungskraft zukommen, etwa wenn die Zahl der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen sehr beschränkt und der maßgebliche Markt sehr spezifisch ist (vgl. EuGH, GRUR 2003, 604, Rdnrn. 65f. – Libertel).

Nachdem das BPatG das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zum BGH zugelassen hatte, legte die Anmelderin entsprechend Rechtsbeschwerde zum BGH ein. Der BGH hat nun am 19.11.2009 entschieden, dass für einen Teil der beanspruchten Dienstleistungen, nämlich für diejenigen der Klassen 35, 36 und 42 jegliche Unterscheidungskraft nicht verneint werden könne, so dass die Marke nun endlich für die folgenden Dienstleistungen eingetragen werden kann:

  • Klasse 35:
    Betriebswirtschaftliche  und  organisatorische  Beratungsdienstleistungen im Energiebereich;
  • Klasse 36:
    Finanzielle Beratungsdienstleistungen im Energiebereich;
  • Klasse 42:
    Technische  und  ökologische  Beratungsdienstleistungen  im  Energiebereich.

Die „Rettung“ der abstrakten Farbmarke zugunsten der Anmelderin, die vermutlich faktisch längst auf eine neues Corporate Design ausgewichen ist, hat der BGH wie folgt begründet:

„Die  Prüfung des Schutzhindernisses mangelnder Unterscheidungskraft hat umfassend anhand aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu erfolgen (vgl. EuGH GRUR 2003, 604 Tz. 71 und 76 – Libertel). Die Frage, ob die Marke für eine sehr beschränkte Anzahl von Waren oder Dienstleistungen angemeldet ist und der maßgebliche Markt sehr spezifisch ist, ist nur ein Kriterium für die Beurteilung der Unterscheidungskraft der Farbmarke (vgl. EuGH GRUR 2003, 604 Tz. 71 – Libertel; GRUR Int. 2005, 227 Tz. 79 – Farbe Orange). Allerdings werden sich im Regelfall die erforderlichen außergewöhnlichen Umstände nicht feststellen lassen, bei deren Vorliegen von einer Unterscheidungskraft abstrakter Farben i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auszugehen ist, wenn die Anmeldung nicht auf einen spezifischen Markt und auf eine sehr geringe Anzahl von Waren oder Dienstleistungen beschränkt ist. Die Rechtsbeschwerde rügt jedoch zu Recht, dass das Bundespatentgericht den durch Beispiele belegten Vortrag der  Anmelderin  nicht  gewürdigt  hat,  der  Verkehr  habe  sich  an  die  Herkunftsfunktion formloser Farben bei Beratungsleistungen im Energiebereich gewöhnt.“

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Marke des Monats März 2010

Unsere Marke des Monats März ist die allseits beliebte Rocher-Kugel, die (noch) unter der Registernummer 39735468 im Markenregister des DPMA als Bildmarke eingetragen ist. Genauer wird man die Bildmarke als sog. Formmarke bezeichnen müssen, da der Markeninhaber (FERRERO) hier explizit Markenschutz aufgrund Verkehrsgeltung gerade im Hinblick auf die besondere Form der Praline beansprucht hat, so dass die Marke als dreidimensionale durchgesetzte Marke für „Pralinen“ eingetragen worden ist.

Das BPatG hat jedoch am 09.05.2007 (Az.: 32 W (pat) 156/04)  die Löschung der Marke beschlossen, nachdem ein Mitbewerber des Markeninhabers zuvor einen Löschungsantrag beim DPMA gestellt hatte, weil die Marke entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG eingetragen worden sei und die Voraussetzungen für eine Verkehrsdurchsetzung nicht glaubhaft gemacht worden  seien. Das BPatG hat sich der Ansicht des Mitbewerbers des Markeninhabers im Ergebnis angeschlossen und die Löschung der Marke angeordnet.

Dass die Marke gleichwohl noch im Markenregister des DPMA zu finden ist, hat der Markeninhaber dem BGH zu verdanken, der den Beschluss des BPatG im vergangenen Jahr auf die Rechtsbeschwerde des Markeninhabers hin aufgehoben hat (BGH, Beschl. v. 09.07.2009, Az.: I ZB 88/07). Das BPatG sei im Ergebnis zutreffend zunächst davon ausgegangen, dass die Voraussetzungen einer markenmäßigen Verwendung der Pralinenform erfüllt sind. Das BPatG habe jedoch für die Eintragungsfähigkeit der Formmarke einen zu hohen Durchsetzungsgrad für erforderlich gehalten. Bei einer Formmarke, die von einer Grundform der Warengattung abweichende Merkmale aufweist, bestehe in der Regel kein Anlass, besonders hohe Anforderungen an den Durchsetzungsgrad zu stellen. Eine durch besondere Merkmale von einer Grundform der Warengattung abweichende Warenform sei nicht in gleicher Weise als Herkunftshinweis ungeeignet wie eine glatt beschreibende Wortangabe. Nach den Feststellungen des BPatG beschränke sich die in Rede stehende Formmarke nicht ausschließlich auf die für Pralinen typische Kugelform, sondern weise eine besondere, wenn auch naheliegende Oberflächengestaltung auf. Sie stelle eine Variante der Kugelform dar, die ihrerseits nur eine von vielen bei Pralinen denkbaren Formgestaltungen ist. Eine deutliche Steigerung des zur Verkehrsdurchsetzung i. S. von § 8 Abs. 3 MarkenG erforderlichen Durchsetzungsgrades sei daher nicht notwendig. Unter Berücksichtigung dieser Maßstäbe reichte selbst der vom BPatG ermittelte gesicherte Zuordnungsgrad von 62 % für den Zeitpunkt der Eintragung aus.

Damit hat der BGH die durchgesetzte Formmarke im Ergebnis erst einmal gerettet. Der Mitbewerber hingegen konnte sich nur noch „die Kugel geben“. Für uns jedenfalls besteht genügend Anlass, die Rocher-Kugel zur Marke des Monats März zu küren.

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Bildnachweis: DPMA Markenregister

Kein Markenschutz für den „Doppel-Klick“

doppel-klick

Das Bundespatentgericht (BPatG) hat durch Beschluss vom 6. Mai 2009 entschieden, dass die Bezeichnung „Doppel-Klick“ für Waren und Dienstleistungen der Klassen 16 (Druckerzeugnisse, Lehr- und Unterrichtsmittel) und 41 (Erziehung, Ausbildung) nicht die für eine eingetragene Marke erforderliche Unterscheidungskraft aufweist (Az.: 29 W (pat) 96/07).

Bei dem Begriff „Doppelklick“ handele es sich nach Ansicht der Richter um einen lexikalisch nachweisbaren Fachausdruck aus der Computersprache für ein zweimal schnelles hintereinander Betätigen der linken Maustaste, um eine Anwendung bzw. ein Programm aufzurufen. Dies habe zur Folge, dass der Verkehr in der angemeldeten Bezeichnung lediglich eine beschreibende Aussage dahingehend sehe, dass die betreffenden Waren (Druckereierzeugnisse, Lehr- und Unterrichtsmittel) durch einen „Doppel-Klick“ aufgerufen werden können.

Die Entscheidung kann auf der Internetseite des BPatG abgerufen werden.

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BPatG veröffentlicht Jahresbericht 2008

bpatgDas Bundespatentgericht (BPatG) hat seinen Jahresbericht 2008 veröffentlicht, der unter auf der Website des BPatG abgerufen werden kann. Neben aufschlussreichen Statistiken enthält der 190-seitige Bericht insbesondere eine Übersicht über die Rechtsprechung des Bundespatentgerichts in Markensachen. Hier lässt das BPatG die wichtigsten Entscheidungen des zurückliegenden Jahres noch einmal Revue passieren. So war beispielsweise bei den besonderen Markenformen die Farbe Geld als Farbmarke im Berichtsjahr besonders begehrt, und zwar in nahezu sämtlichen Schattierungen. Hierzu passt auch unser Beitrag in diesem Blog zur Entscheidung „UHU“ des BGH. Das BPatG hebt in diesem Zusammenhang noch einmal klar hervor, dass eine abstrakte Farbmarke nur unter außergewöhnlichen Umständen bzw. hinsichtlich einer sehr beschränkten Zahl von Waren und Dienstleistungen als originär schutzfähig angesehen werden könne. Für von Haus aus unterscheidungskräftig hielt der 29. Senat jedoch z. B. die Mehrfarbenkombination „Gelb-Rot“ für „maschinelle und handbetätigte Gartengeräte“ (BPatG, GRUR 2009, 164).

Von besonderem Interesse für den markenrechtlichen Berater ist außerdem stets die Entwicklung der Rechtsprechung im Zusammenhang mit der Frage der Unterscheidungskraft von Wortmarken, da sich die Einschätzung der Gerichte diesbezüglich stets ändert und von den Markenabteilungen des DPMA bei der Markenanmeldung beachtet werden. Bei den Erstprüfern des DPMA ist in den letzten Jahren eine Tendenz festzustellen, dass auch sprachunüblich zusammengesetzte Wortzeichen häufiger beanstandet werden. Gegen diesen Trend erkannte das BPatG im Jahre 2008 u. a. die Marken „Badsalon“, „Küchenbrunnen“, „Landlust“ und „Datenwerk“ für hinreichend unterscheidungskräftig, allerdings erst nachdem das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen jeweils von solchen bereinigt wurde, bezüglich derer die Zeichen als beschreibende Angaben bewertet werden mussten.

Es ist grundsätzlich ratsam, sich vor der Anmeldung einer Marke insbesondere über deren Schutzfähigkeit beraten zu lassen. Auf diese Weise können unnötige Kosten vermieden werden. Sollten Sie Fragen zu markenrechtlichen Themen haben oder an einer Markenanmeldung interessiert sein, stehen wir Ihnen jederzeit gerne unter www.tcilaw.de zur Verfügung.

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