OLG Frankfurt: Befugnis zur Urteilsveröffentlichung nach Markenverletzung

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Das OLG Frankfurt hat sich in einer von TCI Rechtsanwälte auf Klägerseite erstrittenen Entscheidung über Grund und Umfang des vergleichsweise neuen Anspruchs auf Urteilsveröffentlichung gemäß § 19c MarkenG im Falle einer Markenverletzung (auf Kosten des Beklagten) geäußert. Da es in diesem Bereich bislang kaum Rechtsprechung gibt, ist diese Entscheidung umso interessanter. Der Senat hat klargestellt, dass Art und Umfang der Veröffentlichung letztlich durch das Gericht nach pflichtgemäßem Ermessen bestimmt werden, so dass Angaben hierzu im Rahmen des Antrags stets nur als Anregung verstanden werden können. Im vorliegenden Fall hatte die Klägerin zunächst die Veröffentlichung in einer bundesweiten Tageszeitung beantragt, während das Landgericht in erster Instanz die Veröffentlichung der Entscheidung auf der Internetseite der Beklagten angeordnet hat – Nun hat das OLG Frankfurt in der Berufungsinstanz die Veröffentlichung wesentlicher Inhalte der Entscheidung im Rahmen einer Fachzeitschrift verfügt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, die Beklagte hat bereits Revision zum BGH eingelegt. Nun zum Volltext:

OLG Frankfurt, Urteil vom 09.01.2014, Az.: 6 U 106/13

Leitsätze

1. Ob im Rahmen der Verurteilung wegen einer Markenverletzung dem Kläger eine Befugnis zur Veröffentlichung des Urteils (§ 19c MarkenG) zuzusprechen ist, hängt von einer umfassenden Interessenabwägung ab. Dabei können neben der Eignung der Veröffentlichung zur Störungsbeseitigung auch generalpräventive Gesichtspunkte berücksichtigt werden.

2. Art und Umfang der Veröffentlichung werden vom Gericht nach pflichtgemäßem Ermessen bestimmt. Wird daher gegen eine in erster Instanz angeordnete Veröffentlichungsbefugnis Berufung eingelegt, kann das Berufungsgericht eine andere Art der Veröffentlichung bestimmen, ohne dass es hierzu einer Anschlussberufung des Klägers bedürfte.

Verfahrensgang

vorgehend LG Frankfurt, 10. April 2013, Az: 2-6 O 607/12, Urteil

Tenor

Die Berufung der Beklagten gegen das am 10. April 2013 verkündete Urteil der 6. Zivilkammer des Landgerichts Frankfurt am Main wird mit der Maßgabe zurückgewiesen, dass Ziffer 3. des Urteilsausspruchs wie folgt lautet:

Die Klägerin ist befugt, nach Rechtskraft des Urteils auf Kosten der Beklagten folgenden Text öffentlich bekannt zu machen:

(…)

(Von der Darstellung wurde abgesehen)

Die Bekanntmachung kann durch eine halbseitige Anzeige in einer von der Klägerin festzulegenden Fachzeitschrift im Bereich der Touristik geschehen.

Die Kosten des Berufungsverfahrens werden der Beklagten auferlegt.

Das Urteil ist ohne Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte kann die Zwangsvollstreckung der Klägerin durch Sicherheitsleistung in Höhe von 25.000 € abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Zwangsvollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.

Die Revision wird zugelassen.

 

Gründe

I.

Die Klägerin ist eine Spezialveranstalterin für Sport- und Erlebnisreisen. Sie tritt unter der Geschäftsbezeichnung „A Reisen“ oder „A Sportreisen“ auf und besitzt die Internet-Domains „Areisen.de“ und „Areisen.com“.

Die Beklagte betreibt unter der Domain „www…de“ ein Online – Reisebüro zur Vermittlung eines veranstalterübergreifenden Reiseangebots.

Die Beklagte hat zahlreiche Internet-Adressen unterhalb der Domain „…de“ mit den Begriffen „Areisen“ und „A Reisen“ gebildet. Die Programmierung der Internet-Seiten der Beklagten führten dazu, dass ein Interessent, der sich für ein Reiseangebot der Klägerin interessierte und über die Internet-Suchmaschine Google nach dem Suchbegriff „Areisen 2013“ suchte, als ersten Treffer die Internet-Seite der Beklagten „www…de/Angebote/A-Reisen-2013“ angezeigt bekam. Tatsächlich vermittelte die Beklagte keine Reisen der Klägerin.

Die Klägerin hat gegen die Beklagte wegen der Verletzung ihrer Kennzeichenrechte am 27.7.2013 eine einstweilige Verfügung der 3. Zivilkammer des Landgerichts Frankfurt erwirkt, deren wesentlicher Inhalt im obigen Urteilsausspruch wiedergegeben wird. Die Beklagte hat diese einstweilige Verfügung als endgültige Regelung anerkannt.

Im hiesigen Verfahren begehrt die Klägerin Schadensersatz, Erstattung von Abmahnkosten und Auskunft über den Umfang der Verletzungshandlungen. Unter Ziffer 3.) hat die Klägerin ferner folgenden Antrag gestellt:

„3. Die Klägerin ist befugt, nach Rechtskraft des Urteils das Rubrum sowie Ziff. I. und II. des Urteilstenors auf Kosten der Beklagten öffentlich bekannt zu machen; die Bekanntmachung erfolgt – nach Wahl der Klägerin – durch eine viertelseitige Anzeige in einer Wochenendausgabe entweder der B Zeitung oder der C Zeitung sowie darüber hinaus durch eine halbseitige Anzeige in einer von der Klägerin festzulegenden Fachzeitschrift der Touristik“.

Wegen des weiteren Sachverhalts wird gem. § 540 Abs. 1 Nr. 1 ZPO auf die tatsächlichen Feststellungen in dem angefochtenen Urteil der 6. Zivilkammer des Landgerichts Frankfurt am Main verwiesen.

Das Landgericht hat dem Schadensersatz-, dem Erstattungs- und dem Auskunftsbegehren stattgegeben. Unter Ziffer 3. des Urteilsausspruchs hat das Landgericht die Klägerin befugt, nach Rechtskraft des Urteils auf Kosten der Beklagten Rubrum und Urteilstenor öffentlich bekannt zu machen und angeordnet, dass diese Bekanntmachung erfolgt, indem die Beklagte beim ersten Aufruf ihrer Homepage „…de“ in dem derzeit unbeschrifteten rechten Rand für 30 Tage ein „Pop-up-Fenster“ erscheinen lässt.

Die form- und fristgerecht eingelegte Berufung der Beklagten richtet sich nur gegen die Verurteilung unter Ziffer 3. des Urteilsausspruchs.

Die Beklagte wirft dem Landgericht vor, verkannt zu haben, dass die Tatbestandsvoraussetzungen des § 19c Markengesetz nicht vorlägen, weil weder ein fortdauernder Störungszustand bestehe noch die ausgesprochene Veröffentlichungsbefugnis geeignet, erforderlich und angemessen sei, um die vermeintliche Störung zu beseitigen.

Die Beklagte beantragt,

das Urteil in dem angefochtenen Umfang abzuändern und insoweit die Klage abzuweisen.

Die Klägerin beantragt,

die Berufung der Beklagten zurückzuweisen.

Sie verteidigt das angefochtene Urteil unter Wiederholung und Vertiefung ihres erstinstanzlichen Vorbringens.

II.

Die Berufung der Beklagten bleibt im Ergebnis ohne Erfolg, denn der Klägerin ist die Befugnis zuzusprechen, das Urteil auf Kosten der Beklagten öffentlich bekannt zu machen (§ 19c MarkenG). Der Senat hat lediglich eine vom Landgericht abweichende Anordnung zur Art und zum Umfang der Veröffentlichung getroffen, weil der Tenor der angefochtenen Entscheidung mit den gesetzlichen Vorgaben nicht in Übereinstimmung zu bringen ist. Dazu im Einzelnen:

1.

Nach § 19c Markengesetz kann das Gericht in einer Markenstreitsache der obsiegenden Partei im Urteil die Befugnis zusprechen, das Urteil auf Kosten der unterliegenden Partei öffentlich bekannt zu machen, wenn die obsiegende Partei dafür ein berechtigtes Interesse darlegt.

Da es für den Anwendungsbereich des § 19c MarkenG lediglich darauf ankommt, ob die Klage aufgrund des Markengesetzes erhoben ist, ist eine Veröffentlichungsbefugnis auch in Bezug auf Schadensersatzklagen gem. § 15 Abs. 5 S. 1 MarkenG gegeben (vgl. Fezer, Markenrecht, 4. Auflage, Rn. 5 zu § 19c).

Die Klägerin hat ein berechtigtes Interesse an der Veröffentlichung der Entscheidung dargelegt.

An die Darlegung des berechtigten Interesses dürfen keine besonders hohen Anforderungen gestellt werden, denn dieses Tatbestandsmerkmal wird in Art. 15 der Richtlinie 2004/48/EG zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (sog. „Enforcement- oder Durchsetzungsrichtlinie“), der durch § 19c MarkenG umgesetzt wird, nicht genannt (vgl. dazu Maaßen, Markenrecht 2008, 417, 419; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., Rn. 7 zu § 19c MarkenG).

Das Gericht muss die Interessen der Parteien umfassend abwägen und dabei zunächst prüfen, ob die Veröffentlichung erforderlich und geeignet ist, um einen durch die Kennzeichenverletzung eingetretenen Störungszustand zu beseitigen. Darüber hinaus muss das in Erwägungsgrund 27 der Durchsetzungsrichtlinie erklärte Ziel berücksichtigt werden, mit einer etwaigen Veröffentlichung potentielle Verletzer abzuschrecken und die Öffentlichkeit zu sensibilisieren und damit der Generalprävention zu dienen (vgl. Maaßen, Markenrecht 2008, 417, 419; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., Rn 7 zu § 19c MarkenG; Fezer a.a.O. Rn. 10 zu § 19c MarkenG, jeweils m. w. n.). Dabei ist regelmäßig vom Bestehen eines berechtigten Interesses auszugehen, wenn die Kennzeichenverletzung aufgrund der Größe und Marktbedeutung des Verletzers von einem nicht unerheblichen Teil der angesprochenen Verkehrskreises bemerkt werden kann (Maaßen a.a.O., S. 419).

Die Beklagte hat durch ihre Internet-Werbung einen Störungszustand geschaffen, der eine erhebliche Marktverwirrung zu Lasten der Klägerin hervorgerufen hat. Sie hat nämlich durch die Programmierung ihrer Internet-Seiten versucht, potentielle Interessenten der Klägerin, die im Internet nach Angeboten der Klägerin gesucht haben, systematisch und in einem erheblichen Umfang „abzufangen“ und auf ihr eigenes Angebot „umzuleiten“. Dabei musste bei diesen Interessenten der unzutreffende Eindruck entstehen, die Reiseangebote der Klägerin würden – möglicherweise sogar exklusiv – über die Beklagte vertrieben. Als Beispiele kann auf die in den Tenor der Beschlussverfügung des Landgerichts aufgenommenen Unterseiten sowie auf die Darstellung auf Seite 14 f. der Klageschrift Bezug genommen werden.

Die Beklagte hat in der Berufungsbegründung ausführlich dargelegt, dass ihr Reiseportal eine überragende Bekanntheit hat. Die Klägerin hat dartun können, dass sie im Segment der Sport- und Familienreisen eine nicht unbedeutende Marktstellung einnimmt. Es kann deswegen angenommen werden, dass die Kennzeichenverletzung bei einem erheblichen Teil der angesprochenen Verbraucher eine Fehlvorstellung im o. g. Sinn hervorgerufen hat und dass deshalb auch der Firmenwert der Klägerin beeinträchtigt worden ist.

Das berechtigte Interesse der Klägerin entfällt nicht dadurch, dass die Beklagte nach der einstweiligen Verfügung des Landgerichts vom 27. 7. 2012 ihren Internet-Auftritt umgestellt hat. Der Anspruch auf Veröffentlichung besteht so lange fort, wie die Verletzungshandlung noch fortwirkt und ein Informationsinteresse des Verkehrs noch fortbestehen kann (vgl. Maaßen a.a.O., S. 420 m. w. N.).

Die streitgegenständliche Kennzeichenverletzung ist geeignet, eine Marktverwirrung hervorzurufen, die über mehrere Jahre hinwegwirkt und kann somit das klägerische Firmenrecht nachhaltig beeinträchtigen. Auch der generalpräventive Ansatz der Klägerin, derartig unlautere Werbestrategien publik zu machen, um damit potentielle Nachahmer abschrecken zu können, spricht dafür, der Klägerin nach wie vor eine Befugnis zur Veröffentlichung zuzubilligen.

3.

Art und Umfang der Bekanntmachung werden vom Gericht nach pflichtgemäßem Ermessen im Urteil bestimmt (§ 19c S. 2 MarkenG). Das Gericht soll demnach von sich aus das Medium festlegen, in dem die Entscheidung veröffentlicht werden soll, um das vom Anspruchsteller bezweckte Ziel zu erreichen. Darüber hinaus steht es dem Gericht auch frei zu entscheiden, im welchem Umfang das Urteil veröffentlicht werden soll. Im Hinblick auf die Vorgaben in Art. 15 der Durchsetzungsrichtlinie kann das Gericht anordnen, welche Informationen über die betreffende Entscheidung veröffentlicht werden dürfen. Da der Anspruchsteller den Umfang der Veröffentlichung nicht von sich aus festlegen kann, geht sein Antrag insoweit nicht über eine Anregung hinaus. Dies hat im vorliegenden Fall folgende Auswirkungen:

a)

Der Urteilstenor des Landgerichts konnte in dieser Form nicht aufrechterhalten werden, weil er der Beklagten eine Veröffentlichungspflicht auferlegt, für die § 19c MarkenG keine Rechtsgrundlage hergibt. Dies ist bereits im Hinweis des Senats zur Terminsladung ausführlich dargelegt worden, so dass zur Vermeidung von Wiederholungen darauf verwiesen werden kann (Bl. 247 d. A.) Ergänzend ist lediglich folgendes auszuführen:

§ 19c Markengesetz eröffnet dem Verletzten lediglich die Befugnis, auf Kosten des Prozessgegners das Urteil zu veröffentlichen. Der Verletzte kann daher nach dieser Vorschrift nicht die Duldung der Veröffentlichung durch den Verletzten verlangen oder eine Verurteilung des Verletzers zur Veröffentlichung begehren (vgl. Maaßen a.a.O., S. 422). Ein solches Klageziel ließe sich nur aus dem allgemeinen zivilrechtlichen negatorischen Beseitigungs- oder einem deliktischen Schadensersatzanspruch herleiten und beträfe somit einen anderen Streitgegenstand. (vgl. dazu Fezer a.a.O. Rdn. 16 zu § 19c; Köhler/Bornkamm, UWG, 31. Auflage Rn. 4.19 zu § 12 UWG).

Soweit sich das Landgericht auf eine Entscheidung des Österreichischen Obersten Gerichtshofs vom 15.10.2002 beruft, die in der Kommentierung von Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Auflage, Rdn. 8 zu § 19c Markengesetz zitiert wird (OGH Wien, K & R 2003 251 mit Anmerkung von Thiele, K & R 2003, 255), lässt sich dieses Urteil auf den vorliegenden Fall nicht übertragen. Die dort angeordnete Veröffentlichungspflicht wird vom OGH aus einer Vorschrift des österreichischen Rechts hergeleitet, die im deutschen Recht keine Entsprechung hat (§ 25 Abs. 7 Öster. UWG, vgl. OGH Wien K & R 2003, 251, 255).

b)

Der Senat kann von sich aus festlegen, in welchem Medium und in welchem Umfang die Entscheidung veröffentlicht wird.

Die Klägerin hat klargestellt, dass sie ihren ursprünglichen Klageantrag in der Berufung beibehalten will (Schriftsatz vom 29.10.2013, Bl. 254 d. A.). Dieser Antrag ist – ähnlich wie ein in der ersten Instanz unbeschiedener Hilfsantrag (vgl. dazu BGH GRUR 2012, 58 Tz. 38 – Seilzirkus) – im Berufungsverfahren „angefallen“ und muss daher beschieden werden. Insbesondere bedurfte es dazu keiner Anschlussberufung, da die Klägerin nur die Veröffentlichungsbefugnis begehren, dem Landgericht nicht aber deren konkrete Umsetzung vorgeben konnte. Sachgerecht ist daher, ihr Berufungsvorbringen so zu bewerten, dass sie zumindest hilfsweise ihr ursprüngliches Klageziel weiterverfolgt, wenn die vom Landgericht getroffene Ermessensentscheidung nicht aufrechterhalten werden kann.

c)

Die Veröffentlichung des oben aufgeführten Textes in einer Fachzeitschrift im Bereich der Touristik ist geeignet, aber auch ausreichend, um der Beeinträchtigung der Firmenrechte der Klägerin entgegenzuwirken und ihr generalpräventives Ziel zu verwirklichen. Der Senat hat berücksichtigt, dass die Beklagte ausschließlich über das Internet ihre Kunden anspricht, während die Klägerin ihr Angebot auch über Reisebüros, Kataloge etc. vertreibt. Eine Veröffentlichung in der Fachpresse bietet die Möglichkeit, die Fachkreise als Multiplikatoren gegenüber dem Publikum einzusetzen, um die Marktverwirrung zu beseitigen. Eine Veröffentlichung in der Tagespresse kann demgegenüber solche nachhaltigen Wirkungen nicht erzielen.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO.

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit und die Schuldnerschutzanordnung folgen aus §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.

Die Revision ist gem. § 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO zuzulassen, da die entscheidungserheblichen Fragen im Zusammenhang mit der Veröffentlichungsbefugnis gem. § 19c MarkenG noch nicht höchstrichterlich geklärt sind und sich in einer Vielzahl von Fällen stellen können.

 

Quelle ©: Hessenrecht Landesrechtsprechungsdatenbank

 

Wenn Sie Fragen zu dieser Entscheidung haben oder an einer kennzeichenrechtlichen Beratung interessiert sein, würde ich mich freuen, wenn Sie mich kontaktieren:

Christian Welkenbach
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Informationstechnologierecht
Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

TCI Rechtsanwälte Mainz
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Deutschland und Österreich beteiligen sich an TMview

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Die Datenbank TMview enthält nun auch Marken des Deutschen Patent- und Markenamts und des Österreichischen Patentamts; TMview bietet freien Zugang zu Markenanmeldungen und eintragungen einer Vielzahl führender Markenämter.

Mit der letzten Erweiterung von TMview erhöht sich die Gesamtzahl der Ämter, die ihre Markendaten über TMview zur Verfügung stellen, auf 23.

Neben Deutschland und Österreich sind dies: Bulgarien, Benelux, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Italien, Lettland, Litauen, Malta, Portugal, Rumänien, Schweden, die Slowakei, Slowenien, Spanien, die Tschechische Republik, Ungarn, das Vereinigte Königreich, die WIPO und das HABM.

Mit der Aufnahme von etwa 184 000 österreichischen und mehr als 1 600 000 deutschen Marken bietet TMview nun Zugriff auf insgesamt mehr als 9,1 Millionen Marken.

TMview wurde am 13. April 2010 in Betrieb genommen und erfreut sich bei den Nutzern großer Beliebtheit. Seitdem wurden mehr als 910 000 Besucher aus 185 Ländern verzeichnet; am häufigsten wird das Tool von Nutzern aus Spanien, Deutschland und Italien in Anspruch genommen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.tmview.europa.eu.

 

Quelle: oami.europa.eu

WIPO, Case No. D2012-0577: Domain froschreisen.com muss übertragen werden

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ARBITRATION AND MEDIATION CENTER


ADMINISTRATIVE PANEL DECISION

Frosch Sportreisen GmbH v. E. A.

Case No. D2012-0577

 

1. The Parties

Complainant is Frosch Sportreisen GmbH of Münster, Germany, represented by Res Media, Kanzlei für IT und Medienrecht, Germany.

Respondent is E. A. of Izmir, Turkey.

 

2. The Domain Name and Registrar

The disputed domain name <froschreisen.com> is registered with PSI-USA, Inc. dba Domain Robot (the “Registrar”).

 

3. Procedural History

The Complaint was filed with the WIPO Arbitration and Mediation Center (the “Center”) on March 20, 2012. On March 21, 2012, the Center transmitted by email to the Registrar a request for registrar verification in connection with the disputed domain name.  On the same date, the Registrar transmitted by email to the Center its verification response disclosing registrant and contact information for the disputed domain name which differed from the named Respondent and contact information in the Complaint.

Complainant filed an amendment to the Complaint on March 21, 2012 providing the registrant and contact information disclosed by the Registrar.

The Center verified that the Complaint together with the amendment to the Complaint satisfied the formal requirements of the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the “Policy” or “UDRP”), the Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the “Rules”), and the WIPO Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the “Supplemental Rules”).

On March 28, 2012, the Center received an email communication in German from Respondent providing arguments against the Complaint filed against it.  Respondent filed said arguments in English on April 2, 2012.

On April 2, 2012, the Center received an email communication from Complainant in response to Respondent’s arguments.

In accordance with the Rules, paragraphs 2(a) and 4(a), the Center formally notified Respondent of the Complaint, and the proceedings commenced on April 3, 2012.  In accordance with the Rules, paragraph 5(a), the due date for Response was April 23, 2012.  The Respondent did not file a formal Response.

Accordingly, on April 24, 2012, the Center notified the Parties of the expiry of the due date for Response and that it would proceed to appoint the Administrative Panel.

The Center appointed Bernhard Meyer as the sole panelist in this matter on May 4, 2012.  The Panel finds that it was properly constituted.  The Panel has submitted the Statement of Acceptance and Declaration of Impartiality and Independence, as required by the Center to ensure compliance with the Rules, paragraph 7.

The Complainant submitted a further communication to the Center on May 24, 2012.

 

4. Factual Background

Complainant is a German tour operator founded in 1984 and signing by the firm name Frosch Sportreisen GmbH since 1990.  The purpose of the company is the organization, implementation and procuration of travel, especially sports travel, and related customized services.  According to Complainant, its turnover in 2010 amounted to approximately EUR 22.78 million.

Complainant is the holder of the German trademark no. DE302010043150 Frosch Sportreisen (figurative), registered before the German Trademark Office on September 22, 2010.  This trademark is for goods and services within the Nice Classes 16, 18, 24, 25, 28, 35, 39, 41 and 43 and, particularly, for travel business (Nice Class 39) and advertising (Nice Class 35).

Respondent is a Turkish online tour operator.  According to its website, it was launched in 2002 and calls itself to be “the largest online travel provider for [sic] the world”.  On its website, Respondent offers travel related products and services in five languages.

 

5. Parties’ Contentions

A. Complainant

Firstly, Complainant contends to be not only the holder of the trademark Frosch Sportreisen but also being well known in Germany as a famous tour operator.  It argues that it offers its services and is present on the Internet inter alia under “www.frosch-sportreisen.de” and uses the name “Frosch” and “Frosch Reisen” in the field of travel intensively at least since 1990.

Secondly, Complainant claims that the disputed domain name <froschreisen.com> is confusingly similar to Complainant’s trademark Frosch Sportreisen by reproducing the element “Frosch” as the defining and distinctive element of Complainant’s trademark.  Complainant additionally contends that the disputed domain name is confusingly similar to its unregistered trademarks FROSCH and FROSCH REISEN.  It asserts that the words “Sportreisen” and “Reisen”, and the gTLD suffix “.com”, are not of distinguishing effect and must not be considered for the purpose of comparison between the (registered and unregistered) trademarks and the disputed domain name.

Thirdly, Complainant alleges that Respondent has no rights or legitimate interests with respect to the disputed domain name.  Respondent neither has a trademark or service mark on its own containing the designation “Frosch” or “Frosch Reisen”, nor is it commonly known as such, and has not established a reputation or built any commercial good-will under the disputed domain name.

Fourthly, Complainant contends that the disputed domain name has been registered and is being used in bad faith.  Complainant alleges that it is highly unlikely that Respondent ignored the existence of Complainant’s famous trademark.  Complainant assumes that Respondent acts as a dummy for a person named Mr. C.-U. from Munich, who has been ordered by the regional court of Frankfurt to refrain from using the disputed domain name.  According to Complainant, Respondent also intentionally used the corporate name of Complainant “Frosch Sportreisen” as a keyword within the source code of the website “www.froschreisen.com” in order to divert users searching for the company of Complainant via search engines.  Therefore, according to Complainant, Respondent creates a likelihood of confusion with Complainant’s trademark, corporate name, and service mark as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of the disputed domain name.

Consequently, Complainant requests the transfer of the disputed domain name to Complainant.

 

B. Respondent

As mentioned, Respondent did not formally reply to Complainant’s contentions.  But on March 28, 2012, and on April 2, 2012, the Center received email communications from Respondent providing arguments against the Complaint filed.

The Rules grant the Panel sole discretion to determine the admissibility of evidence which may even include unsolicited filings.  In the present case, Respondent reacted to the Complaint, albeit not within the specific time window provided by the Rules.  Nevertheless, looking at substance rather than form, the Panel takes into consideration Respondent’s contentions in order to ensure that each party has a fair opportunity to present its case (see paragraph 10(b) of the Rules).  It goes without saying that – under these circumstances – not only Respondent’s email but also Complainant’s reply to it, which was filed on April 2, 2012, needs to be taken into account.

Substantially, Respondent relevantly asserts that it has been the owner of the disputed domain name since approximately 2002 and that Complainant has registered its trademark FROSCH SPORTREISEN only in 2010.  Additionally, Respondent explains that Mr. C.-U. (whose corporate name is “K.”) would not be the owner of the disputed domain name but only its webhosting provider in Germany.  Respondent claims the recent change of the registrant information would have been necessary because its employee (the former registrant of the disputed domain name) died.  Additionally, Respondent provides the names of two additional companies in the touristic branch in Germany containing the word “Frosch” in their company name.  Mutatis mutandis, Respondent thus requests denial of the Complaint.

 

C. Complainant’s Supplemental Filings

In its reply to Respondent’s communications, Complainant contends that Mr. C.-U. nonetheless would have operated the website “www.froschreisen.com” and it attached screenshots of the former website “www.froschreisen.com” and “www.k(…).com” (another website of Mr. C.-U.) which show that the telephone numbers of the operators of the two websites are identical.  Complainant refers to German Law (Section 5 Telemedia Act) which states that the contact details within the WhoIs have to be the contact details of the operator of the website and not the contact details of the webhosting provider.

Furthermore, according to Complainant, these facts had been confirmed by an annexed decision to the Complaint of the regional court of Frankfurt.  Complainant asserts that it was proven in that proceeding that the email address of Respondent, “[…]@yahoo.de”, was the private email address of Mr. C.-U. who used the email address on different websites.

On May 24, 2012, a further unsolicited email was sent by Complainant to the Center and forwarded by the Center to the Panel.  In this email, Complainant informed the Center and the Panel that the court decision of the regional court of Frankfurt, attached as Annex 6 to the Complaint, had become res judicata.  Under the liberal spirit as mentioned above, the Panel also accepts this additional information by Complainant which remained uncontested by Respondent.

6. Discussion and Findings

According to paragraph 4(a) of the Policy, in order to succeed with its claim, Complainant must prove that each of the three following elements is present:

(i)       The disputed domain name is identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which Complainant has rights;  and

(ii)      Respondent has no rights or legitimate interests in respect of the disputed domain name;  and

(iii)        The disputed domain name has been registered and is being used in bad faith.

 

A. Identical or Confusingly Similar

The disputed domain name comprises three elements:  a) the word “Frosch”, b) the word “Reisen”, and c) the gTLD suffix “.com”.

It is uncontested and supported by evidence that Complainant is the holder of a registered trademark containing the two terms “Frosch” and “Reisen”.

When Respondent asserts that it controlled the disputed domain name since approximately 2002 whereas Complainant registered its trademark in 2010 only, it overlooks that the registration of a domain name prior to a complainant acquiring trademark rights does not, as such, prevent a finding of identity or confusing similarity with the disputed domain name under the UDRP.  The UDRP makes no specific reference to the date on which the holder of the trademark or service mark acquires rights.  The filing date may, however, become relevant when the question of bad faith is addressed.  Under such circumstances it may be more difficult to prove that the domain name was registered in bad faith (see WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition (“WIPO Overview 2.0”), paragraph 1.4).

In the present case, the only difference between Complainant’s trademark and the disputed domain name is the absence of the word “Sport”.  The addition of merely generic, descriptive, or geographical words to a trademark in a domain name is normally insufficient to avoid a finding of confusing similarity under the first element of the UDRP (see WIPO Overview 2.0, paragraph 1.9).  Thus, the Panel finds that the dominant portion “Frosch” of Complainant’s trademark is incorporated in the disputed domain name and that – by analogy – the omission of the word “Sport” must not be considered as providing a basis of distinctiveness for the purpose of comparison between the trademark and the disputed domain name (see Archer-Daniels-Midland Company v. Robyn Bodine (a.k.a. D.L. Tate, Donnie Tate), WIPO Case No. D2002-0482).  The Panel also agrees with Complainant that the top-level suffix “.com” in the disputed domain name may be disregarded under the test of confusing similarity as it is a technical requirement of registration.

Taking the above into consideration, the Panel considers that there is a risk that Internet users may actually believe that there is a connection between the disputed domain name and Complainant’s services (see Sports Holdings, Inc. v. Hoffman Hibbett, WIPO Case No. D2007‑0283).

Therefore the Panel holds that Complainant has established the first element of the Policy, paragraph 4(a).

 

B. Rights or Legitimate Interests

Complainant has established a prima facie case that Respondent lacks rights or legitimate interests in the disputed domain name.  It is the consensus view of UDRP panelists that once a complainant has established a prima facie case, it is respondent’s responsibility to prove otherwise (See e.g. Nicole Kidman v. John Zuccarini, d/b/a Cupcake Party, WIPO Case No. D2000-1415;  Inter-Continental Hotels Corporation v. Khaled Ali Soussi, WIPO Case No. D2000-0252).

The Panel now examines whether Respondent may have rights or legitimate interests in the disputed domain name because the disputed domain name combines words of general linguistic usage (namely “Frosch” (in English “frog”), and “Reisen” (in English “travel”)).  When assessing this possibility, the Panel may evaluate the status and fame of Complainant’s trademark.  Turning to the evidence in this case, the Panel finds that Complainant has alleged sufficient facts to establish extensive use and recognition of its trademark.  Complainant advances that it has been known under the designations “Frosch Sportreisen” and “Frosch” for more than twenty years in connection with travel related services.  The trademark is in active use on Complainant’s website, and a search in “www.google.de.com” for the word “Frosch” produces the website of Complainant in the first place.  To its filing, Complainant also attached a decision of the regional court of Frankfurt which confirms that Complainant owns a famous service mark in Germany for the defining elements “Frosch” and “Frosch Sportreisen”.  Under these circumstances, Respondent may acquire a right to a domain name containing the dictionary word “Frosch” only if it uses it in connection with a purpose relating to the generic or descriptive meaning of this term (e.g. for a genuine website relating to the animal “Frosch”, in English “frog”, or any similar relied-upon meaning), but not if the site is aimed at offering services that appear to compete with those offered by Complainant (travel) (see WIPO Overview 2.0, paragraph 2.2).  The evidence supplied in this case does not appear to the Panel to demonstrate use in connection with the generic or descriptive meaning of the words composing the disputed domain name, but rather appears to the Panel to demonstrate use that trades off the Complainant’s rights.

Hence, there is no evidence of Respondent’s use of, or demonstrable preparations to use, the disputed domain name in connection with a bona fide offering of goods or services (see paragraph 4(c)(i) of the Rules), nor has Respondent provided evidence of being commonly known by the disputed domain name (see paragraph 4(c)(ii) of the Rules) or has been making a legitimate non-commercial or fair use of the disputed domain name without intent to mislead consumers or to tarnish the trademark at issue (see paragraph 4(c)(iii) of the Rules).

For all these reasons the Panel concludes that Complainant has satisfied paragraph 4(a)(ii) of the Policy.

 

C. Registered and Used in Bad Faith

Paragraph 4(b)(iv) of the Policy provide that the following situation, amongst others, evidence registration and use of the domain name in bad faith:

“By using the domain name, Respondent has intentionally attempted to attract, for commercial gain, Internet users to its website or other on-line location, by creating a likelihood of confusion with Complainant’s mark as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of Respondent’s website or location or of a product or services on Respondent’s website or location”.

The Panel takes account of the following facts in making its decision in this regard:

Complainant’s trademark was shown to be well-known and in wide use on the Internet, and it has utilized its name FROSCH SPORTREISEN since 1990, especially in Germany.  When visiting Respondent’s website, it is noticeable that Respondent’s services are offered initially in German and are addressed to the German speaking public.  From the above, it also is apparent that Respondent’s intent is to offer identical services as Complainant and that the website is misleading Internet users for commercial gain.  Under these circumstances, it is rather obvious that Respondent knew or should have known about the existence of Complainant’s trademark at the time the disputed domain name was registered, whether in March 2012, as confirmed by the Registrar, or in 2002, as claimed by the Respondent.

For the Panel, Respondent’s assertions regarding the connections between Ercuement Alp, its former employee (and former registrant of the disputed domain name), and Mr. C.-U. are not fully understandable, nor convincing.  The fact that the registrant of the disputed domain name may have recently changed does not render the prior or subsequent registration and use of the disputed domain name more legitimate.  Furthermore, Respondent does not dispute Mr. C.-U.’s instrumental role in the registration process.  And the fact that the regional court of Frankfurt’s decision in the meantime has become final and binding again supports a finding of bad faith.

Therefore, the requirements of paragraph 4(a)(iii) of the Policy are sufficiently made out by Complainant to the Panel.

 

7. Decision

For all the foregoing reasons, in accordance with paragraphs 4(i) of the Policy and 15 of the Rules, the Panel orders that the disputed domain name, <froschreisen.com>, be transferred to the Complainant.

 

Dr. B. M.

Sole Panelist

Dated:  May 28, 2012

LG Düsseldorf – Keine Haftung von Sedo bei Markenrechtsverletzungen durch Dritte

Das Landgericht Düsseldorf entschied in einem aktuellen Urteil von Mitte Mai (Urteil v. 12.05.2010 – Az.: 2a O 290/09), dass die Domainplattform Sedo nicht für fremde Markenverletzungen durch das Anbieten oder Bewerben einer Domain auf Schadensersatz oder Unterlassung haftet.

Im zu entscheidenden Fall wurde die Klägerin „Sedo“ außergerichtlich vom Beklagten abgemahnt, weil ein Kunde die Markenrechte des Beklagten durch Werbeanzeigen im Rahmen des Domain-Parking verletzte. Die Domainhandelsplattform wies die Ansprüche zurück und ging selbst gegen den Beklagten mit einer negativen Feststellungsklage vor.

Die Düsseldorfer Richter lehnten einen Unterlassungsanspruch aus § 15 Abs. 2, 4 MarkenG (Unternehmenskennzeichen) mit der Begründung ab, dass eine Nutzung der geschäftlichen Bezeichnung der Beklagten im geschäftlichen Verkehr durch die Klägerin nicht vorlag. Vielmehr stellte Sedo lediglich eine Plattform zur Verfügung, auf welcher Domaininhaber ihre Domain zum Verkauf anbieten konnten. Die Klägerin war nicht Inhaber der jeweiligen Domain, zumindest konnte dies nicht substantiiert von der Beklagten dargelegt werden. Außerdem war sie auch nicht Betreiber einer hinter einer der streitgegenständlichen Domain aufrufbaren Internetseite, da die dort auffindbaren Inhalte keine eigenen Informationen der Klägerin darstellten. Vielmehr handelte es sich dabei um Werbelinks, die durch Eingabe von Keywords des Klägers im Werbenetzwerk von Google als Sponsored Links auf der Webseite aufrufbar gehalten wurden.

Außerdem konnte Sedo auch nicht als Störer über die Störerhaftung in Anspruch genommen werden, da es vorliegend keine Prüfungspflicht verletzt hatte. Nach Ansicht des LG Düsseldorf war es für Sedo unzumutbar, vorliegend eine Rechtsverletzung auf der Webseite ausfindig zu machen. Als Störer ist nach Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nur verantwortlich, wer – ohne Täter oder Teilnehmer zu sein – in irgendeiner Weise willentlich und adäquat kausal zur Verletzung eines geschützten Gutes beiträgt. Da damit aber die Haftung nahezu uferlos wird, wird einhellig verlangt, dass der Störer Prüfungspflichten verletzt haben muss. Es muss nach den konkreten Umständen dem in Anspruch Genommenen eine Prüfung zuzumuten sein.

Von einer solchen Verletzung sind die Düsseldorfer Richter jedoch gerade nicht ausgegangen. Durch die Werbeanzeigen kam es zwar zu Kennzeichenrechtsverletzungen gem. § 15 Abs. 2 MarkenG, da unter der streitgegenständlichen Domain gerade Waren und Dienstleistungen angeboten wurden, die mit denen eines Motorradhändlers identisch oder ähnlich waren und damit eine Verwechslungsgefahr bestand. Es ist der Klägerin jedoch nicht zumutbar, ihre Plattform auf solche Verletzungen des Markenrechts hin zu überprüfen. Sie müsste eben für jede bei ihr geparkte Domain gesondert eine Recherche durchführen und ständig auf neue Inhalte zu überprüfen. Dazu müssten zum Einen Übereinstimmungen zwischen den Marken Dritter und dem zum Kauf angebotenen Domains gefunden werden, sondern auch die Inhalte der jeweilig erscheinenden Werbeanzeigen auf Rechtsverletzungen überprüft werden. Bei einer solchen Prüfung müssten allerdings auch Zeichen Berücksichtigung finden, die nur ähnlich oder aus anderen Gründen möglicherweise verwechselbar sind.

Fazit

Da ein solches umfassendes Prüfungsverfahren nicht automatisiert durchgeführt werden kann, sondern umfassende Rechtskenntnisse von Sedo abverlangen würde, stuften es die Düsseldorfer Richter im Ergebnis als insgesamt unzumutbar ein und verneinten eine Haftung von Sedo auch im Wege der Störerhaftung.

Zur Haftung von Sedo siehe auch das Urteil des OLG München.

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Christian Welkenbach
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OLG Köln: Verwendung der Domain dsds-news.de durch Privatperson zulässig

Der Rechtsstreit zwischen RTL und dem Betreiber der Internetseite www.dsds-news.de hat ein Ende gefunden. Die Richter des Oberlandesgericht Köln haben in ihrer Entscheidung von l vom 19.03.2010 (Az.: 6 U 180/09) entschieden, dass der Medienkonzern von einer Privatperson nicht verlangen kann, auf die Domain  dsds-news.de zu verzichten.  Das Kürzel „DSDS“ sei für sich allein nicht bekannt genug, dass RTL ein überwiegendes Interesse an der Nutzung der Domain haben kann.

Im zu entscheidenden Sachverhalt klagte der Fernsehsender RTL, der insbesondere mit seiner Musik-Casting Show „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) bei der jüngeren Generation große Erfolge verzeichnet. Auf der Beklagtenseite befand sich eine Privatperson, welche eine Webseite unter der  URL  „www.dsds-news.de“ zu dem bekannten TV-Format betrieb. Wegen der unbefugten Verwendung des Kennzeichens „DSDS“ auf der einst auch kommerziell genutzten Internetseite sah RTL eine Verletzung von Marken- und Kennzeichenrechten und verlangte vom Betreiber, dass er auf die Domain verzichte.

Die Richter des Oberlandesgerichts Köln wiesen die Klage in zweiter Instanz ab und gaben dem Beklagten Recht. Dieser müsse gerade nicht auf die Domain verzichten, da in der Verwendung der Domain weder eine Kennzeichenrechtsverletzung aus §§ 14, 15 MarkenG noch eine Namensrechtsverletzung gemäß § 12 BGB gesehen werden kann.  Insbesondere  könne in der Verwendung der Domain keine Namensanmaßung gesehen werden. Eine Verletzung des Namens („DSDS“) konnte bereits aus dem Grund ausgeschlossen werden, weil RTL sich selbst die Domain dsds.de bei der DENIC registriert hat und damit ein nichtberechtigter Gebrauch durch Dritte ausgeschlossen ist.

Fraglich war jedoch, ob der klagende Medienkonzern ein überwiegendes Interesse an der identischen Benutzung des Wortteils „DSDS“ hatte. Aber auch dies lehnte das Gericht im Ergebnis ab. Der Beklagte verwendete den schwach kennzeichnungskräftigen Zusatz „news“ innerhalb seines Domainnamens. Da für RTL die Möglichkeit bestand, selbst die in Streit stehende Domain zu registrieren, was sie aber nicht tat, besteht auch kein Anspruch auf die Domain – insofern ist das Prioritätsprinzip mit seiner innewohnenden Interessenabwägung vorrangig. Bloß weil RTL dies versäumte, können sie von dem Beklagten nicht verlangen, auf die Domain zu verzichten.

Andererseits sei „DSDS“ für sich genommen nicht derart überragend bekannt, dass der Domainname bei RTL verbleiben muss. Eine Beeinträchtigung, Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung mit dem geschützten Kennzeichen DSDS und damit eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr sei nicht anzunehmen. Insbesondere könne die Domain auch im Zusammenhang mit dem Betrieb einer auf die Fernsehsendung bezogenen Fan-Seite auch ohne weiteres außerhalb des geschäftlichen Verkehrs genutzt werden. In diesem Fall würden Ansprüche aus dem Markengesetz ohnehin von vornherein ausscheiden.

Fazit

Der Inhaber von Kennzeichenrechten kann einen Verzicht auf die Registrierung einer Domain durch Unterlassung der Verwendung für bestimmte Zwecke hinaus nur verlangen, wenn jede Belegung der unter dem Domain-Namen betriebenen Website im Rahmen des geschäftlichen Verkehrs die Voraussetzungen einer Kennzeichenrechtverletzung nach §§ 14 Abs. 2 Nr. 2 oder 3, 15 Abs. 2 oder 3 MarkenG erfüllt. Im Ergebnis muss es daher beim zeitlichen Vorrang des zu Gunsten der beklagten Privatperson registrierten Domain-Namens verbleiben, soweit nicht ausnahmsweise (ergänzend) das Namensrecht des Kennzeichenrechtsinhabers verletzt ist.

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Marke des Monats Juni 2010

In diesem Monat kommen wir auch mit unserem Wettbewerb zur Marke des Monats nicht an der WM in Südafrika vorbei, erst recht nicht nach dem grandiosen 4:1 gestern gegen England!

Unsere Marke des Monats Juni ist folgerichtig die Wortmarke „Schland„, die seit dem 18.11.2005 (also seinerzeit rechtzeitig vor der WM 2006 in Deutschland) für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 25, 35, 38 und 41 unter der Registernummer 30550866 beim DPMA eingetragen ist.

Markeninhaber ist die Raab TV-Produktion GmbH, die nun vielleicht hat prüfen lassen, ob der inoffizielle WM-Hit „Schland O Schland“ der Gruppe „Uwu Lena“ , der zudem die Melodie von Lenas „Satellite“ gecovert hat, ihre Marke verletzt. Da eine Verwechselungsgefahr im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Wortmarke jedoch fraglich ist und der Begriff „Schland“ durch das entsprechende Gegröle auf den Public Viewing Plätzen dieser Republik eine gewisse Verwässerung erfahren haben dürfte (Wasser?), hat die Produktionsfirma von Stefan Raab offenbar Gnade vor Recht ergehen lassen und damit auch lieber auf einen Aufschrei in der Fan-Gemeinde verzichtet.

Daher auch von unserer Stelle: Vertragt Euch und schickt die Hand Gottes am Samstag in die Heimat zurück!

Schland, Schland! Schlaaaaand….!

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OLG Hamburg: Kennzeichenrechtsverletzung in URL

Das Markenrecht bezweckt grundsätzlich den Schutz von Marken und geschäftlichen Bezeichnungen. Der Inhaber der Marke hat ein ausschließliches Recht über die Marke. Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Markeninhabers diese im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, vgl. § 14 MarkenG.  Im Falle einer Markenverletzung kann der Markeninhaber insbesondere Beseitigung, Unterlassung und Schadensersatz fordern. Entsprechendes gilt nach § 15 MarkenG, wenn geschäftliche Bezeichnungen wie Unternehmenskennzeichen oder Werktitel, d. h. solche Kennzeichen, die unabhängig von einer Eintragung im Markenregister bereits durch Benutzung entstanden sind, ohne Erlaubnis im geschäftlichen Verkehr benutzt werden. Wie das OLG Hamburg in einem Urteil von Anfang März (Beschluss vom 02.03.2010 – Az.: 5 W 17/10) entschied, stellt es eine Verletzung des Unternehmenskennzeichens gem. §§ 5 Abs. 2, 15 MarkenG dar, wenn ein fremder Firmenname in dem URL Pfad und dem Title-Tag einer Webseite übernommen wird.

Konkret hatte der beklagte Betreiber einer Webseite im vorliegenden Fall nicht nur eine Abkürzung, sondern die vollständige Firmenbezeichnung des Klägers in den URL Pfad seines Weblogs sowie in den title-tag seiner Webseite eingebaut, obwohl inhaltlich kein Bezug zur fremden Firma gegeben war. Als das klagende Unternehmen davon Kenntnis erhielt, wertete es dies als namens- und kennzeichenrechtliche Verletzung und begehrte daraufhin im Rahmen eines einstweiligen Verfügungsverfahrens Unterlassung dieser Praxis. Das Oberlandesgericht Hamburg folgte dieser Ansicht in zweiter Instanz und gab der Antragstellerin Recht, da eine Kennzeichenverletzung vorlag.

Eine Verletzung des Namensrechts der Antragstellerin aus § 12 BGB konnte damit abgelehnt werden, da nach Rechtsprechung des BGH der namensrechtliche Anspruch gegenüber den kennzeichnungsrechtlichen Ansprüchen subsidiär ist, wenn durch die Benutzung eines Domainnamens oder einer URL ein Kennzeichen eines anderen im geschäftlichen Verkehr verletzt wird.

In der Nennung der Klägerin sowohl in der URL als auch im title-tag versuchte der Beklagte, eine höhere Auffindbarkeit bei den einschlägigen Suchmaschinen zu erzielen und ihr Ranking zu verbessern, um einen größeren Besucherstrom auf die eigene Webseite zu leiten. Mit Hilfe dieses Vorgehens werde das Ergebnis des Auswahlverfahrens der Suchmaschine durch Ausnutzung der kennzeichenrechtlichen Identifizierungsfunktion beeinflusst, so die Hamburger Richter. Vergleichbar sei dies mit den einst noch für die Suchmaschine relevanten Meta-Tags, als diese noch einen tatsächlichen Einfluss auf das Suchergebnis bei Google & Co. hatten. Wenn einst noch Meta-Tags eine Kennzeichenverletzung darstellen konnten, dann muss dies nun aber erst recht für eine Kennzeichenverletzung gelten, die in einer URL erfolgt, da diese für den Durchschnitts-Internetnutzer als Erstes ins Auge fällt.

Außerdem wurde durch die vollständige Übernahme der Firmenbezeichnung zuzüglich der Rechtsform der widerrechtliche Eindruck beim Betrachter erweckt, es handele sich um eine Seite des genannten Unternehmens. Der Beklagte habe daher vorliegend die Unternehmensbezeichnung in einer Weise genutzt, die geeignet war, Verwechslungen beim Verkehr hervorzurufen, da dieser gerade davon ausgeht, dass es sich bei der URL um eine Webseite der Klägerin handele. Dies kann nicht zuletzt deswegen angenommen werden, weil der überwiegende Teil der Nutzer die Funktion der URL im Browserfenster nicht kenne. Daher kann hier ohne Zweifel von einer Kennzeichenverletzung ausgegangen werden.

Fazit

Werden in einer Domain fremde Marken als Domain verwendet, nimmt die Rechtsprechung einhellig eine Markenrechtsverletzung an, wenn die Gefahr von Verwechslungen besteht. Im vorliegenden Fall wurde ein vollständiger Firmenname einschließlich seiner Rechtsform in einer kompletten URL benutzt. Dies wurde als Kennzeichenrechtsverletzung i.S.d.  §§ 5 Abs. 2, 15 MarkenG gesehen, nicht zuletzt, weil Suchmaschinen gerade auf die Internetadresse einer Webseite besonders sensibilisiert sind.

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OLG München: Sedo haftet für Markenverletzungen Dritter erst ab Kenntnis

Wer im Internet Handel mit Domains betreibt, kennt in der Regel auch den weltweit führenden Domain-Marktplatz Sedo, auf dem mit Domainnamen und Webseiten Handel betrieben wird. Wenn Domains noch nicht verkauft sind, können diese im Rahmen eines sogenannten Domain-Parkings geschaltet werden. Damit können die Inhaber der jeweilig ungenutzten Domains den vorhanden Traffic über „Pay-per-Click“-Vergütungssysteme zu Geld machen.

Bekanntermaßen werden oftmals Domains registriert, die gegen Rechte Dritter verstoßen. Schaltet ein solcher Domain-Inhaber seine Domain auf eine Parking-Seite bei Sedo, fragt sich, ob die Handelsplattform dafür haftbar gemacht werden. Das Oberlandesgericht München hat in einem Urteil von Mitte August (Urteil vom 13.08.2009 – Az.: 6 U 5869/07) dazu entschieden, dass Sedo für die von ihren Kunden begangenen Markenrechtsverletzungen auf den geparkten Domains nicht in Anspruch genommen werden kann. Dies sei allenfalls dann der Fall, wenn Sedo von der in Frage stehenden Markenrechtsverletzung Kenntnis habe, so die Münchner Richter.

Im zu entscheidenden Fall hatte die Beklagte, ein Kunde der Handelsplattform, durch die Domain tatonka.eu die Marke der Klägerin verletzt. Die Klägerin mahnte daraufhin den Marktplatz Sedo ab und begehrte die Abmahnkosten, da dieser von der Klägerin als Mitstörer angesehen wurde. Dem folgte das OLG München allerdings nicht.

Zum Einen könne Sedo nicht als Täter oder Teilnehmer der Rechtsverletzung gesehen werden, da vielmehr die Kunden die Keywords selbst eingeben würden. Zum Anderen setze eine Störerhaftung stets voraus, dass eine zumutbare Prüfungspflicht verletzt worden ist. Eine derartige präventive Prüfungspflicht, alle eingetragenen Domains und Keywords zu überprüfen, bestehe jedoch gerade nicht.

Eine derartig umfangreiche Verpflichtung ist bei den circa 11 Millionen eingetragenen Domains schlichtweg nicht möglich und daher unzumutbar. Eine andere Wertung könne sich auch dann nicht ergeben, wenn man die Prüfungspflicht nur auf die geparkten Domains begrenzt. Der Domainplattform könne es zudem nicht aufgebürdet werden, Bezeichnungen aus den über 14 angebotenen Sprachen danach zu untersuchen, ob diese ausreichend unterscheidungskräftig sind, da damit auch nicht letztlich sichergestellt wird, ob die Verwendung eine Marke verletze.

Fazit: Sedo hat nach Ansicht des OLG München damit keine Prüfungspflichten verletzt und hafte nicht nach den Grundsätzen der Störerhaftung als Mitstörerin. Dazu müsste die Handelsplattform Prüfungspflichten verletzen, was aufgrund der Millionen geparkten Domains jedoch gerade nicht möglich ist. Es bestehen also gerade keine präventiven Prüfungspflichten, die begehrten Abmahnkosten muss der Handelsmarktplatz damit nicht übernehmen.

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Einführung von ein- und zweistelligen Domains – Rechtsstreit vorprogrammiert?

de domainDie DENIC eG, die zentrale Vergabestelle für .de-Domains in Deutschland, führt am morgigen Freitag, den 23. Oktober 2009 um Punkt 9 Uhr (MESZ) neue Domainrichtlinien ein. Ab diesem Zeitpunkt ist es jedem gestattet, sich ein- und zweistellige Domains nach dem Prinzip „First come – first served“ zu reservieren. Neben den neuen Buchstaben-Kurzdomains ist es möglich, sich reine Zifferndomains zu sichern. Außerdem wird es erstmals zulässig sein, sich .de Domains, die einem Kfz-Kennzeichen oder einer anderen Top Level Domain wie beispielsweise „com.de“ entsprechen, zu registrieren.

Vorausgegangen war dem Ganzen ein Urteil des OLG Frankfurt, in dem die DENIC verurteilt wurde, dem Automobilhersteller Volkswagen die Domain vw.de zuzuerkennen. Daraufhin hatte die .de-Vergabestelle eine Nichtzulassungsbeschwerde beim BGH in Karlsruhe eingereicht – erfolglos, so dass die Entscheidung der Frankfurter Richter rechtskräftig wurde. Als Folge des Gerichtsurteils änderten sich die Richtlinien für die Vergabe von .de Domains.

Mit dem Aufkommen neuer Möglichkeiten für die Domaingestaltung wird es vor allem auch aus rechtlicher Sicht sehr spannend. Denn auch und gerade bei kurzen Begriffen müssen einige Besonderheiten beachtet werden: hinter diesen kurzen Zahlen- und Buchstabenkombinationen, aber auch hinter einzelnen Buchstaben oder Zahlen, stecken oftmals geschützte Namen und Marken (insbesondere Abkürzungen). Zu nahezu jedem Buchstaben des Alphabets gibt es eine entsprechende Marke, sei es eine Bildmarke. Man denke nur an das bekannte Serienzeichen „T-„ der Deutschen Telekom. Der Buchstabe „T“ ist zugunsten der Telekom als Bildmarke in den Klassen 38, 9, 16, 25, 28, 35, 36, 37, 39, 41, 42 eingetragen (DE 30087134). Einzelne Buchstaben sind nach dem Markengesetz (§ 3 Abs. 1 MarkenG) grundsätzlich markenfähig.

Die DENIC muss selbst nicht prüfen, ob Rechte Dritter verletzt werden (BGH, Urteil vom 17.5.2001 – Az.: I ZR 251/99 – ambiente.de) – nur der Kunde muss sich dahingehend absichern. Da er dies jedoch in aller Regel nicht tut und dem Windhundprinzip den Vorzug gewährt, um an die begehrte Kurzdomain zu gelangen, sind wohl Rechtsstreitigkeiten vorprogrammiert.

Neben eventuellen Auseinandersetzungen aufgrund älterer Markenrechte an einem Buchstaben oder einer Zahl bleibt außerdem spannend, ob vereinzelte Buchstaben evtl. auch als „geographische Herkunftsangaben“ im Sinne des § 1 MarkenG angesehen werden können. So könnte sich die Stadt Berlin beispielsweise ein Recht an „b.de“ anmaßen oder die Stadt Mainz die Domain „mz.de“ für sich beanspruchen – ob ein Gericht einem derartigen Verlangen nachkommt, bleibt abzuwarten.

Eine Verletzung von Markenrechten kommt insbesondere unter den §§ 14, 15 MarkenG in Betracht. Also gerade dann, wenn jemand ein ausschließliches Recht an einer Marke als deren Inhaber hat und die Bezeichnung eine gewisse Kennzeichnungskraft besitzt. Bestes Beispiel ist die bereits genannte Domain „vw.de“ – wäre diese bisher nicht vergeben, könnte Volkswagen gegen einen potentiellen Neuregistrator sein Recht an der Marke „vw“ nun gerichtlich durchsetzen. Bei den Zahlendomains gilt dies ganz genauso – so könnte beispielsweise die telegate AG ein besseres Recht an „11880.de“ haben, obwohl diese Domain zunächst anderweitig vergeben wurde.

Eine Verletzung des Markenrechts setzt jedoch stets ein Handeln im geschäftlichen Verkehr voraus. Dieses ist bei der bloßen Registrierung der Domain in aller Regel (noch) nicht gegeben, da die Domain nach deren Konnektierung noch immer rein privat genutzt werden könnte. Ob ein Handeln im geschäftlichen Verkehr und darüber hinaus auch eine Verwechslungsgefahr gegeben ist, wird zumeist erst durch die Inhalte, die unterhalb der Domain abrufbar gemacht werden, erkennbar. Allein durch die Nutzung des Mediums Internet dürfte nicht automatische die Klasse 38 (Telekommunikation) betroffen sein.

Desweiteren kommt eine Verletzung von Namensrechten gem. §12 BGB oder Firmenrechten, §§ 17ff. HGB in Betracht. Das Namensrecht kann bereits durch die Registrierung verletzt werden (BGH – maxem.de). Bei den in Frage stehenden Kurzdomains ist insbesondere eine Verletzung von Künstlernamen, Namen von juristischen Personen oder Geschäftsbezeichnungen aller Art möglich. Ein Anspruch kann sich daraus ergeben, dass ein Unternehmen überragend bekannt ist und Internetnutzer einen bestimmten Internetauftritt erwarten (so bereits BGH, Urteil vom 22.11.2001 – Az.: I ZR 138/99 – shell.de). Das bekannteste Beispiel aus neuerer Zeit dürfte hier die Abmahnpraxis der VZ-Netzwerke sein, die ihr Recht an vz-Domains bereits mehrfach vor Gerichten durchsetzten.

Im Ergebnis stellt die bloße Registrierung zwar keine Kennzeichenrechtsverletzung dar (anders beim Namensrecht). Wenn man sich aber Domains ohne eigenes Nutzungsinteresse registriert, um diese im Anschluss an den Inhaber der Marke mit dem entsprechenden Buchstaben möglichst teuer zu verkaufen, läuft man Gefahr, wegen sittenwidrigen Domain-Grabbings wettbewerbsrechtlich i.S.d. § 1 UWG in Anspruch genommen zu werden. Außerdem kann dies eine sittenwidrige Behinderung i. S. d. §§ 826, 226 BGB darstellen. Bei der Reservierung von Domains ist also zumindest darauf zu achten, keine offensichtliche Markenverletzung zu begehen.

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