BGH legt EuGH Frage zur Auskunftspflicht von Bankinstituten über Kontodaten bei Markenfälschungen vor

adlerDer unter anderem für das Markenrecht zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat dem Gerichtshof der Europäischen Union die Frage vorgelegt, ob ein Bankinstitut eine Auskunft über Namen und Anschrift eines Kontoinhabers unter Hinweis auf das Bankgeheimnis verweigern darf, wenn über das Konto die Zahlung des Kaufpreises für ein gefälschtes Markenprodukt abgewickelt worden ist.

Die Klägerin ist Lizenznehmerin für die Herstellung und den Vertrieb von Davidoff-Parfüms. Im Januar 2011 bot ein Verkäufer auf der Internetplattform eBay ein Parfüm unter der Marke „Davidoff Hot Water“ an, bei dem es sich um eine Produktfälschung handelte. Als Konto, auf das die Zahlung des Kaufpreises erfolgen sollte, war bei eBay ein bei der beklagten Sparkasse geführtes Konto angegeben. Die Klägerin ersteigerte das Parfüm und zahlte den Kaufpreis auf das angegebene Konto. Nach Darstellung der Klägerin konnte sie nicht in Erfahrung bringen, wer Verkäufer des gefälschten Parfüms war. Sie hat deshalb die beklagte Sparkasse nach § 19 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 MarkenG* auf Auskunft über Namen und Anschrift des Inhabers des Kontos in Anspruch genommen.

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Das Berufungsgericht hat die Klage abgewiesen. Es hat angenommen, die beklagte Sparkasse sei aufgrund des Bankgeheimnisses zur Verweigerung der Auskunft berechtigt.

Der Bundesgerichtshof hat das Verfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof der Europäischen Union vorgelegt. Nach Ansicht des Bundesgerichtshofs stellt der Vertrieb des gefälschten Parfüms eine offensichtliche Rechtsverletzung dar. Die beklagte Sparkasse hat durch die Führung des Girokontos, über das der Verkäufer den Zahlungsverkehr abgewickelt hat, auch eine für die rechtsverletzende Tätigkeit genutzte Dienstleistung in gewerblichem Ausmaß erbracht. Damit liegen die Voraussetzungen des § 19 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 MarkenG an sich vor. Die beklagte Sparkasse braucht die begehrte Auskunft aber nicht zu erteilen, wenn sie nach § 383 Abs. 1 Nr. 6 ZPO** zur Verweigerung des Zeugnisses im Prozess berechtigt ist. Da § 19 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 MarkenG Art. 8 Abs. 3 Buchst. c der Richtlinie 2004/48/EG zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums umsetzt, muss das Recht zur Verweigerung der Auskunft durch die Richtlinie gedeckt sein. In Betracht kommt insoweit Art. 8 Abs. 3 Buchst. e der Richtlinie, der den Schutz der Vertraulichkeit von Informationsquellen und die Verarbeitung personenbezogener Daten zum Gegenstand hat. Im Streitfall stellt sich die Frage, ob die Kontodaten, über die die Klägerin von der Sparkasse Auskunft verlangt, Art. 8 Abs. 3 Buchst. e der Richtlinie unterfallen und – wenn dies der Fall sein sollte – ob gleichwohl im Interesse der effektiven Verfolgung von Markenverletzungen die Beklagte Auskunft über die Kontodaten geben muss. Da die Frage die Auslegung von Unionsrecht betrifft, hat der Bundesgerichtshof sie dem Gerichtshof der Europäischen Union zur Vorabentscheidung vorgelegt. Der Bundesgerichtshof hat in dem Vorlagebeschluss erkennen lassen, dass aus seiner Sicht das Interesse an einer effektiven Verfolgung einer Schutzrechtsverletzung den Vorrang vor dem Interesse der Bank haben sollte, die Identität des Kontoinhabers geheimzuhalten.

Beschluss vom 17. Oktober 2013 – I ZR 51/12

© Pressestelle des Bundesgerichtshofs (Quelle)

 

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Christian Welkenbach
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Die Marke des Monats: legal, illegal, scheißegal!

buch01_paragraphenzeichen_Markenrecht_01Getreu dem Motto „Die lustigsten Marken sind die zurückgewiesenen“ hat es nun wieder einmal ein Kennzeichen zur Marke des Monats geschafft, das lediglich angemeldet aber niemals eingetragen worden ist.

Unsere Marke des Monats August „legal, illegal, scheißegal!“ wurde im Mai 2007 die Eintragung vom Deutschen Patent- und Markenamt versagt. Beabsichtigt war eine Anmeldung in den Klassen Nizza 09, 16 und 25 – u. a. Ton- und Bildträger beziehungsweise Artikel aus dem Bereich Merchandising – wäre da nicht das absolute Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und die Waren oder Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. EuGH WRP 2010, 364 – Audi [Vorsprung durch Technik]; BGH GRUR 2010, 138 – ROCHER-Kugel). Auch wenn sowohl BGH als auch EuGH einen großzügigen Maßstab an die Unterscheidungskraft anlegen und jede „noch so geringe Unterscheidungskraft ausreichen lassen, um das Schutzhindernis zu überwinden“, sah man diese beim DPMA im Falle unserer Marke des Monats scheinbar nicht für gegeben an. Ob es nun die eher ungewöhnliche Wortkonstellation „legal, illegal, scheißegal“ an sich ist, der die zuständigen Bearbeiter im Ergebnis keine Unterscheidungskraft beimessen wollten (Umgangssprache) oder die unmittelbare Verständlichkeit des Sinngehalts der drei Begriffe letztlich den Ausschlag gegeben hat, bleibt offen.

Was bleibt ist der Hinweis, sich genaue Gedanken über die mögliche bevorstehende Eintragung zu machen und sich im Vorfeld zur Schutzfähigkeit eines Kennzeichens beraten zu lassen.

Sollten Sie Fragen zu einer Markenanmeldung haben, können Sie sich gerne an uns wenden.

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Milka verletzt nicht das Markenrecht von Ritter Sport

milk chocolateDas Oberlandesgericht Köln beschäftigte sich kürzlich mit einem – im wahrsten Sinne des Wortes – „süßen“ Thema.

Zu entscheiden war über die Berufung der Alfred Ritter GmbH gegen die Verantwortlichen der Marke „Milka“.

Während die Klägerin bereits seit langem „quadratisch, praktisch, gut“ Schokolade in quadratischer Grundform in Schlauchverpackung („Ritter Sport“) vertreibt, nahm die Beklagte erst im Jahre 2010 2X 40g Schokoladentafeln in drei Ausführungen in ihr Sortiment auf. In dieser geschäftlichen Ertüchtigung sah die Klägerin ihr Markenrecht verletzt, da diese konkrete Ausstattung die Unterscheidungskraft ihrer vorgenannten Marke beeinträchtige.

Dies sah das Oberlandesgericht Köln anders und hielt die Berufung für zulässig aber unbegründet. Der Einschätzung der Richter zufolge, sind die angegriffenen Produkte dem Erscheinungsbild der Klagemarke derart unähnlich, dass in deren Schutzumfang nicht rechtserheblich eingegriffen werde.

Für die Richter war weiterhin maßgeblich, ob es beim Durchschnittsverbraucher zu einer gedanklichen Verknüpfung der betroffenen Marke kommen würde. Zählen soll hierbei der Gesamteindruck. Nur wenn dieser bei einem nicht unerheblichen Teil des Verkehrs die bereits bekannte Formmarke, hier also „Ritter Sport“, in Erinnerung ruft, kommt eine Beeinträchtigung überhaupt in Betracht.

Insofern kam das Oberlandesgericht Köln im Ergebnis weder zu einer Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft noch zu einer Verwechslungsgefahr.

Das Urteil im Volltext, inklusive einer Ausführung des Gerichts zu den weiteren – ebenfalls für unbegründet befundenen Klageanträgen – finden Sie hier: http://openjur.de/u/631130.html (OLG Köln, Urteil vom 12. April 2013, Az.: 6 U 139/12).

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Die Marke des Monats Dezember

X-MAS, das ist unsere Marke des Monats Dezember!

Die Marke X-MAS ist als EU-Wortmarke unter der Registernummer 02994861 beim HABM seit dem 02.09.2004 für „Biere“ (Klasse 32) eingetragen und gehört einer dänischen Brauereigruppe, von der u. a. auch die bekannte Biermarke „Faxe“ stammt. Wir nehmen die Weihnachtszeit zum Anlass, die Marke X-MAS als Marke des Monats zu küren und weisen darauf hin, dass ein Bier mit der Bezeichnung „X-MAS“ die Markenrechte der Royal Unibrew A/S verletzen würde.

In diesem Sinne wünschen wir allen Lesern unseres Blogs ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2013. Auch im nächsten Jahr werden wir an dieser Stelle unsere Reihe „Marke des Monats“ fortsetzen und außerdem interessante Neuigkeiten rund um das Markenrecht verbreiten.

Merry X-MAS!

Ihr Christian Welkenbach

 

Deutschland und Österreich beteiligen sich an TMview

http://tmview.europa.eu/tmview/tmv2/img/tmviewLogo.png

Die Datenbank TMview enthält nun auch Marken des Deutschen Patent- und Markenamts und des Österreichischen Patentamts; TMview bietet freien Zugang zu Markenanmeldungen und eintragungen einer Vielzahl führender Markenämter.

Mit der letzten Erweiterung von TMview erhöht sich die Gesamtzahl der Ämter, die ihre Markendaten über TMview zur Verfügung stellen, auf 23.

Neben Deutschland und Österreich sind dies: Bulgarien, Benelux, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Italien, Lettland, Litauen, Malta, Portugal, Rumänien, Schweden, die Slowakei, Slowenien, Spanien, die Tschechische Republik, Ungarn, das Vereinigte Königreich, die WIPO und das HABM.

Mit der Aufnahme von etwa 184 000 österreichischen und mehr als 1 600 000 deutschen Marken bietet TMview nun Zugriff auf insgesamt mehr als 9,1 Millionen Marken.

TMview wurde am 13. April 2010 in Betrieb genommen und erfreut sich bei den Nutzern großer Beliebtheit. Seitdem wurden mehr als 910 000 Besucher aus 185 Ländern verzeichnet; am häufigsten wird das Tool von Nutzern aus Spanien, Deutschland und Italien in Anspruch genommen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.tmview.europa.eu.

 

Quelle: oami.europa.eu

Die Marke des Monats November: @

 

Eine aktuelle Eintragung erhitzt die Gemüter und hat sich von daher den Titel der Marke des Monats November redlich verdient!

 

Es handelt sich um die Marke @, die vom DPMA am 23.10.2012 für folgende Waren als Wortmarke eingetragen wurde:

 

Klasse 25:
Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Schuhe; Gürtel (Bekleidung)

Klasse 29:
Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Kompotte; Eier; Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette
Klasse 30:
Kaffee, Tee, Kakao und Kaffee-Ersatzmittel; Reis; Tapioka und Sago; Mehle und Getreidepräparate; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren; Speiseeis; Zucker, Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz; Senf; Essig, Soßen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis
Klasse 32:
Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken

Klasse 33:
Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)

Klasse 34:
Tabak; Raucherartikel; Streichhölzer; Zigaretten; Zigarillos; Zigarren; Feuerzeuge für Raucher; Aschenbecher; Zigarettenfilter; Zigarettenhülsen; Filterhülsen für Zigaretten; Zigarettenetuis; Zigarrenetuis; Pfeifenstopfer; Taschenapparate zum Drehen von Zigaretten; Zigarettendrehmaschinen; Zigarettenstopfgeräte

 

Offenbar irritiert über die Tatsache, dass damit das @-Zeichen zugunsten eines einziges Markeninhabers kennzeichenrechtlich monopolisiert wurde, wandte sich der Blogger Stephan Koß mit einem offenen Brief an das DPMA, das ihm wie folgt antwortete:

 

Sehr geehrter Herr Koß,

ich komme zurück auf meine E-Mail vom 31. Oktober 2012 und beantworte Ihre Anfrage vom 26. Oktober 2012 wie folgt: 

Das Zeichen “@” ist am 23. Oktober 2012 unter der Registernummer 30 2012 038 338 als Wortmarke in das Markenregister eingetragen worden. Die Veröffentlichung dieser Eintragung im Markenblatt steht noch aus. Sie ist für den 23. November 2012 zu erwarten.

Das Deutsche Patent- und Markenamtes (DPMA) prüft Markenanmeldungen auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere nach dem deutschen Markengesetz. Dieses Gesetz gestattet es grundsätzlich, alle Zeichen als Marke zu schützen, die – so der Wortlaut des Gesetzes – “geeignet sind, Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden”. Zu diesen Zeichen zählen beispielsweise Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Hörzeichen, dreidimensionale Gestaltungen und Farben.

Es ist daher immer eine Frage des Einzelfalls, ob derartige Zeichen schutzfähig sind oder nicht.

Nach Eingang einer jeden Markenanmeldung klärt die zuständige Markenstelle zunächst, ob alle für eine Eintragung erforderlichen Angaben (insbesondere Angaben zum Anmelder und zur Marke sowie ein Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen) vorliegen. Anschließend prüft sie, ob die angemeldete Marke an sich schutzfähig ist oder ob sie wegen sogenannter absoluter Schutzhindernisse von der Eintragung ausgeschlossen ist. Insbesondere solche Angaben, die die mit der Anmeldung beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich beschreiben (z.B. “Äpfel” für Obst oder “Auto” für Kraftfahrzeuge), dürfen wir nicht eintragen.

Entspricht die Anmeldung den gesetzlichen Anforderungen und liegt kein Eintragungshindernis vor, so müssen wir die Marke in das Register eintragen. Wir haben insofern keinen Ermessenspielraum. 

Im Falle der von Ihnen angesprochenen Marke “@” ist der zuständige Markenprüfer nach sorgfältiger Prüfung der Anmeldung zu dem Ergebnis gekommen, dass das angemeldete Zeichen für die beanspruchten Waren – u.a. Bekleidungsstücke, Nahrungsmittel unterschiedlicher Art, alkoholische und nicht alkoholische Getränke sowie Tabak und Raucherartikel –  einzutragen ist. Dabei ist er nach sorgfältiger Prüfung davon ausgegangen, dass das “@”-Zeichen für die fraglichen Waren jedenfalls nicht beschreibend wirkt. Darüber hinaus hat er zum einen die aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und des Bundespatentgerichts insbesondere zu Marken für den Bekleidungssektor, zum anderen die Eintragungspraxis des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt (HABM) in seine Erwägungen einbezogen. 

Inhaber älterer Marken oder anderer älterer Kennzeichenrechte können gegen die Eintragung Widerspruch einlegen. Dies kommt dann in Betracht, wenn der Widersprechende befürchtet, dass die neue Marke und sein eigenes Zeichen miteinander verwechselt werden könnten. Die Frist zur Einlegung eines Widerspruchs beträgt drei Monate ab Veröffentlichung der Eintragung im Markenblatt.

Darüber hinaus kann grundsätzlich jedermann beim DPMA die Löschung einer eingetragenen Marke u.a. dann beantragen, wenn er meint, die Eintragung hätte wegen absoluter Schutzhindernisse gar nicht erst erfolgen dürfen. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn jemand der Ansicht ist, wir hätten die Marke nicht eintragen dürfen. 

Weitere Erläuterungen zu den markenrechtlichen Verfahren finden Sie auf unseren Internetseiten unter www.dpma.de.

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

xxx

 

 

Es wird sich zeigen, ob die Marke einem Löschungsantrag standhalten kann, den übrigens jedermann einlegen kann.

 

Sollten Sie Fragen zu dieser Marke haben oder selbst an der Anmeldung einer Marke interessiert sein, stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. Zur Kontaktaufnahme besuchen Sie bitte unsere Seite www.tcilaw.de oder wenden Sie sich direkt an cwelkenbach@tcilaw.de.

 

 

Christian Welkenbach
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OLG Frankfurt: Kündigung eines kennzeichenrechtlichen Unterlassungsvertrages wegen Wegfalls der Geschäftsgrundlage

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OLG Frankfurt, Urteil vom 04.10.2012, Az.: 6 U 217/11

Leitsatz

 

1. Ist wegen des Vorwurfs der Verletzung einer Wort-/Bildmarke eine strafbewehrte Unterlassungserklärung unter der auflösenden Bedingung der Löschung der Marke abgegeben worden, weil bei Vertragsschluss beide Parteien übereinstimmend davon ausgegangen sind, dass der vom Verletzer erhobene Einwand der fehlenden Unterscheidungskraft des Wortbestandteils der Marke („fishtailparkas“) wegen des markenrechtlich vermeintlich unerheblichen – vom Verletzer nicht benutzten – Bildbestandteils nur mit einem Löschungsantrag geltend gemacht werden könne, kann der Unterlassungsvertrag wegen Wegfalls der Geschäftsgrundlage gekündigt werden, wenn der Löschungsantrag sodann mit der Begründung zurückgewiesen wird, die Wort-/Bildmarke sei ungeachtet der fehlenden Unterscheidungskraft des Wortbestandteils allein wegen der Unterscheidungskraft des Bildbestandteils zu Recht eingetragen worden.2. In dem unter Ziffer 1. geschilderten Fall kann der Gläubiger jedoch die Zahlung einer Vertragsstrafe für Zuwiderhandlungen gegen die übernommene Unterlassungsverpflichtung verlangen, die vor der Kündigung des Unterlassungsvertrages begangen worden sind; dem steht insbesondere nicht der Vorwurf des Rechtsmissbrauchs (§ 242 BGB) entgegen.

 

Tenor

 

Auf die Berufung der Beklagten wird das am 24.08.2011 verkündete Urteil der 8. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Frankfurt am Main teilweise abgeändert.

Die Klage wird hinsichtlich des Unterlassungsausspruchs (Klageantrag zu 5.) insgesamt abgewiesen.

Auf die Widerklage wird festgestellt, dass die Unterlassungserklärungen der Beklagten zu 1) und 2) vom 18.11.2009, die vom Kläger am 18.11.2009 angenommen wurden, und/oder die Unterlassungserklärungen der Beklagten zu 1) und 2) vom 24.11.2009, die vom Kläger am 25.11.2009 angenommen wurden, durch Kündigung der Beklagten zu 1) und 2) vom 13.10.2010 unwirksam sind.

Im Übrigen wird die Berufung zurückgewiesen.

Die Anschlussberufung wird zurückgewiesen.

Von den Kosten der ersten Instanz haben der Kläger 45 % und die Beklagten 55 % zu tragen. Von den Kosten des Berufungsverfahrens haben der Kläger 92 % und die Beklagten 8 % zu tragen. Die Kosten der Streithilfe werden zu 92 % dem Kläger auferlegt; im Übrigen findet eine Kostenerstattung nicht statt.

Dieses Urteil und das angefochtene Urteil sind vorläufig vollstreckbar.

Die Beklagten können die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des auf Grund des Urteils vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht der Kläger vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet. Der Kläger kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des auf Grund des Urteils vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Beklagten vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leisten.

 

Gründe

 

I.
Der Kläger ist Inhaber der u.a. für Oberbekleidung eingetragenen Wort-/Bildmarke

 

Abbildung

(DE-302009000717) mit Priorität mit 30.01.2009 und nimmt die Beklagten auf Unterlassung sowie auf Zahlung von Vertragsstrafen und Abmahnkosten in Anspruch.

Wegen der Einzelheiten wird auf die tatsächlichen Feststellungen im angefochtenen Urteil (Bl. 401 ff. d.A.) Bezug genommen (§ 540 Abs. 1 Nr. 1 ZPO)

Das Landgericht hat dem Unterlassungsantrag (Klageantrag zu 5.) sowie den Zahlungsanträgen bezogen auf die Kosten der Abmahnungen vom 19.11.2009 und 06.10.2010 (Klageanträge zu 3. und 6.) und bezogen auf die Vertragsstrafen (Klageanträge zu 2. und 4.) jeweils teilweise stattgegeben und die Klage im Übrigen wie auch die Widerklage abgewiesen.

Mit der Berufung wiederholen und vertiefen die Beklagten ihren Rechtsstandpunkt, dass sich aus den Unterlassungserklärungen vom 18.11.2009 und 24.11.2009 keinerlei Rechtsfolgen für die Beklagten herleiten lassen.

Die Beklagten beantragen,

das angefochtene Urteil mit der Maßgabe abzuändern, dass
1. die Klage abgewiesen und
2. auf die Widerklage hin festgestellt wird,

a) dass die Unterlassungserklärungen der Beklagten zu 1) und 2) vom 18.11.2009, die vom Kläger am 18.11.2009 angenommen wurden, und/oder die Unterlassungserklärungen der Beklagten zu 1) und 2) vom 24.11.2009, die vom Kläger am 25.11.2009 angenommen wurden,
aa) mit Rechtskraft des Beschlusses des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 01.04.2011 – Az.: 30 2009 000 717 – S 301/09 Lösch –
hilfsweise zu aa)
bb) durch Kündigung der Beklagten zu 1) und 2) vom 13.10.2010,
hilfsweise zu bb)
cc) durch Kündigung der Beklagten zu 1) und 2) vom 04.10.2012
unwirksam sind,
hilfsweise zu a)
b) dass die Beklagten nicht verpflichtet sind, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr ohne Zustimmung des Klägers Armeebekleidung über das Internet zum Kauf anzubieten oder anbieten zu lassen, wenn dies geschieht unter Verwendung des Zeichens „fishtailparkas and more“ oder unter Verwendung der Domain fishtailparka.com und/oder fishtailparka.eu.

Der Kläger beantragt,

die Berufung der Beklagten zurückzuweisen.

Er verteidigt das erstinstanzliche Urteil, soweit seiner Klage stattgegeben worden ist, unter Wiederholung und Vertiefung seines erstinstanzlichen Vorbringens. Dabei stützt er sich hinsichtlich des Unterlassungsanspruchs nur noch auf Vertrag und nicht (mehr) auf die §§ 14, 15 MarkenG.

Außerdem hat er mit am 06.03.2012 eingegangenen Schriftsatz Anschlussberufung eingelegt, mit der er die Festsetzung der Vertragsstrafen als zu niedrig beanstandet. Hilfsweise stützt er die Klageforderung auf die Verwendung des Zeichens „fishtailparka and more“ vom 19.11.2009 unter der Domain fishtail-parka.com.

Der Kläger beantragt,

das angefochtene Urteil abzuändern und die Beklagten zu 1) und 2) zu verurteilen, an ihn jeweils einen weiteren Betrag in Höhe von 18.000,00 € nebst Zinsen in Höhe von 5 % über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen.

Die Beklagten beantragen,

die Anschlussberufung zurückzuweisen.

II.
Die Berufung der Beklagten ist überwiegend begründet, die Anschlussberufung des Klägers dagegen unbegründet.

Dem Kläger steht ein vertraglicher Unterlassungsanspruch nicht mehr zu.

Zwar bestand ursprünglich eine Unterlassungsverpflichtung aufgrund der Unterwerfungserklärung vom 18.11.2009, die mit der Unterwerfungserklärung vom 24.11.2009 wiederholt und bestätigt wurde. Der zwischen den Parteien bestehende Unterlassungsvertrag endete jedoch aufgrund der von den Beklagten ausgesprochenen Kündigung vom 13.10.2010.

Wie jedes andere Dauerschuldverhältnis kann auch ein Unterlassungsvertrag durch außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund gekündigt werden, wenn dem Schuldner die weitere Erfüllung des Vertrages nicht länger zumutbar ist, etwa wenn die tatsächlichen Umstände, auf denen die Unterwerfung maßgeblich beruht oder die mit ihr jedenfalls im Zusammenhang standen, entfallen sind (vgl. Köhler/Bornkamm, UWG, 30. Aufl., § 12 Rn. 1.161 m.w.N.; BGH, GRUR 2012, 949 – Missbräuchliche Vertragsstrafe, Tz. 22).

Dabei kann der – etwa aufgrund einer Änderung der Gesetzeslage oder Änderung der höchstrichterlichen Rechtsprechung bewirkte – Wegfall des dem vertraglich vereinbarten Verbot zugrunde liegenden gesetzlichen Unterlassungsanspruchs einen wichtigen Grund, der die Kündigung des Unterlassungsvertrages wegen Unzumutbarkeit der Vertragsfortsetzung rechtfertigt, darstellen. Der auf die Grundsätze von Treu und Glauben gestützte und nur ausnahmsweise anzunehmende Wegfall der Bindungswirkung beruht im Wesentlichen auf der Überlegung, dass dem Gläubiger das Vorgehen aus dem Unterlassungsvertrag dann verwehrt sein müsse, wenn ihm der durch die Unterwerfungserklärung gesicherte Anspruch eindeutig nicht mehr zusteht und der Gläubiger kein schützenswertes Interesse an der Vertragsfortsetzung hat (vgl. BGH, BGHZ 133, 316 – Altunterwerfung I, Tz. 28; GRUR 2001, 85 – Altunterwerfung IV, Tz. 16; OLG Karlsruhe, WRP 2012, 1296, juris-Rn. 21).

Vorliegend waren sich die Parteien bei Abschluss des Unterlassungsvertrages vom 18.11.2009 in der rechtlichen Bewertung einig, dass die Markeneintragung bis zur Löschung der Marke Bindungswirkung entfaltete, weshalb die Beklagten auch die Unterlassungsverpflichtung vom Rechtsbestand der Marke abhängig gemacht haben. Beide Seiten waren sich des Weiteren bewusst, dass die Streitmarke einen Bildbestandteil aufwies, den sie indessen übereinstimmend als unerhebliche Verzierung ansahen. Dies folgt aus den Ausführungen in der klägerischen Abmahnung vom 09.11.2009 (Anlage K 2 = Bl. 23 ff. d.A.) auf Seite 7 und dem Antwortschreiben der Beklagten vom 18.11.2009 (Anlage K 3 = Bl. 42 ff. d.A.), in dem diese sich dieser Ansicht letztlich angeschlossen haben.

Das beim DPMA von den Beklagten zu 1) eingeleitete Löschungsverfahren hat zwar nicht zur Löschung der klägerischen Marke geführt. Es hat aber gezeigt, dass die von beiden Parteien dem Unterlassungsvertrag zugrunde gelegte Annahme, der Bildbestandteil der Marke sei für die Verwechslungsgefahr ohne Bedeutung, gerade nicht von dem DPMA geteilt wurde. So hat es den Wortbestandteil „fishtailparkas“ des streitgegenständlichen Wort-/Bildzeichens jedenfalls in Bezug auf die Ware „Oberbekleidung“ lediglich als beschreibend angesehen. Demgegenüber sei indessen die graphische Ausgestaltung des Zeichens geeignet, die erforderliche Unterscheidungskraft zu begründen.

Damit ist die Geschäftsgrundlage für den Unterlassungsvertrag, die sich ausdrücklich nur auf eine Verwendung des Wortbestandteils der Streitmarke bezieht, entfallen (§ 313 Abs. 2 BGB). Die für den Vertragsschluss wesentliche gemeinsame Vorstellung der Vertragsparteien, dass für den Ausgang des Löschungsverfahrens allein die Frage der Unterscheidungskraft des Wortbestandteils maßgeblich sein würde, hat sich im Nachhinein als falsch bzw. zumindest als zweifelhaft erwiesen. Insoweit wird auch nicht der Streit der Parteien, der mit dem Unterwerfungsvertrag beigelegt werden sollte, nachträglich wieder eröffnet. Diese besondere Konstellation ist somit vergleichbar mit einem aufgrund einer Änderung der Gesetzeslage oder Änderung der höchstrichterlichen Rechtsprechung bewirkten Wegfall des dem vertraglich vereinbarten Verbot zugrunde liegenden gesetzlichen Unterlassungsanspruchs, weil sich die hinter den Erklärungen stehende rechtliche Rahmensituation und die gemeinsame Bewertungsgrundlage nachträglich geändert haben.

Aufgrund dessen waren die Beklagten berechtigt, den Unterwerfungsvertrag zu kündigen (§ 313 Abs. 3 S. 2 BGB), wodurch der vertragliche Unterlassungsanspruch, der allein noch Gegenstand des Berufungsverfahrens ist, für die Zukunft entfallen ist.

Auch wenn sich dabei die Kündigung vom 13.10.2010 ausdrücklich nur auf die Unterwerfungserklärung vom 18.11.2009 bezieht, erstreckte sich diese auch auf die Unterwerfungserklärung vom 24.11.2009. Denn beide Erklärungen haben nur eine einheitliche Unterlassungsverpflichtung begründet. Der Vergleich beider Erklärungen zeigt, dass die zweite nach Beanstandung eines weiteren Verstoßes die erste lediglich wiederholt und bestätigt.

Insoweit war unter Abänderung des angefochtenen Urteils der mit dem Klageantrag zu 5. geltend gemachte Unterlassungsanspruch insgesamt abzuweisen.

Demgegenüber bestand die Unterlassungsverpflichtung entgegen der Ansicht der Berufung für die Zeit vor dem 13.10.2010 fort, so dass die Beklagten weiterhin zur Zahlung der Abmahnkosten und der verwirkten Vertragsstrafen verpflichtet sind.

Insbesondere hat die Unterlassungsverpflichtung nicht aufgrund des Eintritts einer auflösenden Bedingung (§ 158 Abs. 2 BGB) geendet.

Die beiden Unterlassungserklärungen vom 18.11. und 24.11.2009 wurden zwar jeweils „unter der auflösenden Bedingung des Fortfalls des Markenschutzes für die … Wort-Bildmarke“ DE-302009000717 abgegeben. Mit Recht ist jedoch das Landgericht davon ausgegangen, dass die Unterwerfungserklärung nach dem Willen der Parteien nicht schon für den Fall, dass das DPMA wie erfolgt den Wortbestandteil als rein beschreibend ansehen würde, in Wegfall geraten sollte. Denn den Fall, dass das DPMA gleichwohl die Marke – im Hinblick auf die prägende Wirkung des Bildbestandteils – nicht löschen würde, haben die Parteien gerade nicht bedacht. Zutreffend weist das Landgericht in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Unterlassungserklärung insoweit auch nicht zwischen dem Wort- und dem Bildbestandteil des Kombinationszeichens differenziert. Darüber hinaus würde eine derartige Auslegung auch nicht mit dem Wortlaut der Erklärung im Einklang stehen. Der Markenschutz ist vorliegend aufgrund der Entscheidung im Löschungsverfahren nicht entfallen. Das DPMA hat gerade die Streitmarke nicht gelöscht. Dies wäre aber für den Eintritt der Bedingung erforderlich gewesen (vgl. OLG Karlsruhe, WRP 2012, 1296, juris-Rn. 24.).

Die Beklagten können auch nicht die Rückgängigmachung des für sie nachteiligen Vertrags gemäß den §§ 311 Abs. 2, 280 Abs. 1, 249 Abs. 1 BGB wegen Verschuldens bei Vertragsschluss verlangen.

Ein solcher Anspruch kann zwar unter Umständen in Betracht kommen, wenn sich der Schuldner aufgrund einer fahrlässig falschen Darstellung des Gläubigers zur Unterlassung verpflichtet hat (vgl. Köhler/Bornkamm, a.a.O., § 12 Rn. 1.165). Er setzt jedoch voraus, dass ein Beteiligter nach Einleitung von Vertragsverhandlungen oder nach Begründung eines ähnlichen konkreten Verhältnisses Sorgfaltspflichten gegenüber einem anderen Beteiligten schuldhaft verletzt hat, die sich aus dem durch die Einleitung von Vertragsverhandlungen oder dergleichen begründeten besonderen Vertrauensverhältnis ergeben (vgl. OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2002, 213, juris-Rn. 19). Insoweit ist allein eine objektiv unbegründete Abmahnung für sich noch nicht ausreichend. Es müssen vielmehr weitere Umstände hinzukommen, insbesondere wenn dem Schuldner, zu dessen allgemeinem Lebensrisiko die Konfrontation mit unberechtigten Ansprüchen gehört, alles an die Hand gegeben wird, was er benötigt, um sich durch eigene Erkundigungen – und diese obliegen ihm selbst – über die Rechtslage zu vergewissern, statt „blindlings“ den Aussagen des Gläubigers zu folgen (vgl. BGH, NJW 1995, 715, juris-Rn. 28, 31; OLG Hamm, MMR 2012, 538, juris-Rn. 51 f.; OLG Köln, GRUR 2001, 525, juris-Rn. 89).

Vorliegend kann von einer für das Zustandekommen des Unterlassungsvertrages ursächlichen Sorgfaltspflichtverletzung des Klägers nicht ausgegangen werden, der im Übrigen aufgrund der Eintragung der Streitmarke auf die Richtigkeit der Amtsprüfung vertrauen durfte (vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., Vor §§ 14-19d Rn. 415). Dass der Kläger eine Auffassung vertreten hat, die später das DPMA nicht geteilt hat, stellt für sich keine Verletzung vorvertraglicher Pflichten dar, insbesondere ist dies nicht erkennbar von sachfremden, nicht schutzwürdigen Interessen (vgl. Köhler/Bornkamm, a.a.O., § 8 Rn. 4.10) getragen. Die Beklagten waren sich darüber hinaus der Zweifelhaftigkeit der Inanspruchnahme bewusst, wenn sie sich auch auf andere Gründe gestützt haben als die, die nach der Entscheidung des DPMA maßgeblich waren. So heißt es in ihrem Anschreiben vom 18.11.2009, mit dem sie die Unterwerfungserklärung übermittelten:

„… ich … weise darauf hin, dass diesseits erhebliche Bedenken an der Eintragungsfähigkeit der Wort-/Bildmarke „fishtailparkas“ Ihres Mandanten bestehen …Dennoch sind unsere Mandanten aus rein wirtschaftlichen Gründen nicht an einer gerichtlichen Auseinandersetzung mit Ihrer Partei interessiert, so dass die anliegende strafbewehrte Unterlassungserklärung … abgegeben haben.“ (Anlage 3 = Bl. 42 f. d.A.).

Ein entsprechender Schadensersatzanspruch ist somit nicht gegeben.

Schließlich steht der Geltendmachung der Ansprüche des Klägers auf Zahlung der Abmahnkosten und der Vertragsstrafen, die in der Zeit vor dem Wirksamwerden der Kündigung des Unterlassungsvertrages entstanden sind, auch nicht der Einwand des Rechtsmissbrauchs (§ 242 BGB) entgegen.

Die Berufung auf ein nicht (rechtzeitig) gekündigtes Vertragsstrafeversprechen kann rechtsmissbräuchlich sein, wenn der vertraglich gesicherte gesetzliche Unterlassungsanspruch dem Gläubiger aufgrund einer zwischenzeitlich eingetretenen Änderung (z.B. Gesetzesänderung oder Änderung der höchstrichterlichen Rechtsprechung) unzweifelhaft, d.h. ohne dass es weiterer Feststellungen oder einer Wertungsentscheidung bedarf, nicht mehr zusteht (vgl. BGH, GRUR 2012, 949 – Missbräuchliche Vertragsstrafe, Tz. 22; OLG Karlsruhe, WRP 2012, 1296, juris-Rn. 35; Köhler/Bornkamm, a.a.O., § 12 UWG Rn. 1.164).

Hier liegt zwar eine nachträgliche Veränderung der gemeinsamen rechtlichen Bewertungsgrundlage vor, die für die Abgabe der Unterwerfungserklärung ursächlich war, und die zur Kündigung des Unterlassungsvertrages berechtigt.

Anders als in dem Fall, in dem das DPMA eine Marke gelöscht hat, war hier der gesetzliche Unterlassungsanspruch nicht unzweifelhaft entfallen. Auch wenn man es nach der Entscheidung des DPMA im Löschungsverfahren zwischen den Parteien als feststehend ansieht, dass allein dem Bildbestandteil der Streitmarke Unterscheidungskraft zukommt, bedarf es einer zusätzlich vorzunehmenden Wertung, ob in diesem Licht die vom Kläger ursprünglich beanstandeten Markenverstöße nunmehr anders zu beurteilen sind. Hier liegt es gerade nicht auf der Hand, ob die tatsächlichen Umstände eine Lösung vom Unterlassungsvertrag erlauben. Hierauf hat auch das Landgericht zu Recht hingewiesen.

Dies rechtfertigt es, den bestehenden Unterlassungsvertrag nur nach einer gestaltenden Erklärung als hinfällig zu betrachten. Das Erfordernis der Kündigungserklärung dient hier vor allem der Rechtssicherheit. Aufgrund der Kündigung hat der Gläubiger die Möglichkeit, eine Klärung herbeizuführen, bevor es zu weiteren Verstößen kommt. Das Erfordernis der Kündigung bedeutet, dass sich der Schuldner entscheiden muss, ob er an dem Unterlassungsvertrag festhalten möchte oder nicht. Spricht er die Kündigung aus, macht er damit deutlich, dass nunmehr die Gefahr eines erneuten Markenrechtsverstoßes besteht. Der Markeninhaber kann daraus gegebenenfalls einen vorbeugenden Unterlassungsanspruch herleiten (vgl. BGH, BGHZ 133, 331 – Altunterwerfung II, juris-Rn. 49).

Aufgrund dessen steht den Beklagten vorliegend der Missbrauchseinwand nicht zur Seite.

Der Kläger kann daher die vom Landgericht zugesprochenen Abmahnkosten für die Abmahnungen vom 19.11.2009 und 06.10.2010 verlangen. Insoweit war die Berufung zurückzuweisen; insbesondere haben die Beklagten gegen die Höhe dieser Kosten keine Einwände erhoben.

Entsprechendes gilt für die zugesprochenen Vertragsstrafenansprüche.

Dass die Beklagten die Vertragsstrafen verwirkt haben, nachdem sie am 18.11.2009 Armeebekleidung unter der Domain fishtail-parka.eu und fishtail-parka.com im Cache von Google sowie im Oktober 2010 unter der Domain fishtail-parka.de/shop/ angeboten haben, wird mit der Berufung nicht angegriffen.

Die Höhe der vom Landgericht herabgesetzten Vertragsstrafen ist auch unter Berücksichtigung des Umstandes, dass nicht nur die Beklagte zu 1), sondern auch der Beklagte zu 2) eine Vertragsstrafe verwirkt hat, nicht zu beanstanden.

Zu Recht hat dabei das Landgericht die Einzelverstöße vom 19.11.2009 zu einer Vertragsstrafe zusammengefasst. Die Beklagten haben es versäumt, auf den von ihnen unterhaltenen Internetseiten die nach der am Vortag abgegebenen Unterlassungserklärung erforderlichen Änderungen vorzunehmen. Die Einzelverstöße hängen in einer Weise zusammen, dass sie gleichartig sind und unter einheitlicher Außerachtlassung derselben Pflichtenlage begangen wurden. Durch die unvollständige Umstellung des Internetauftritts konnten sich die Beklagten keine wesentlichen Vorteile für ihre Geschäftstätigkeit verschaffen; erst recht wurde der Kläger hierdurch in seinen geschäftlichen Interessen nicht nennenswert gestört oder behindert. Daher ist die Vertragsstrafenhöhe bei interessengerechter Betrachtung nur dann zu rechtfertigen, wenn – jedenfalls im Zusammenhang mit der unmittelbar nach der Unterwerfung erforderlichen Änderung der einzelnen Internetseiten – etwa festzustellende Verstöße auf mehreren Seiten der Beklagten zu einer Zuwiderhandlung im Sinne des Vergleichs zusammengefasst werden (vgl. Senat, Urt. vom 06.05.2010, Az.: 6 U 190/09 m.w.N.). Dies gilt auch, soweit man die mit der Anschlussberufung hilfsweise geltend machte Verwendung des Zeichens „fishtailparka and more“ vom 19.11.2009 unter der Domain fishtail-parka.com berücksichtigen würde.

Bezüglich des Angebots vom Oktober 2010 haben die Beklagten entgegen der Ansicht der Anschlussberufung nur eine Vertragsstrafe verwirkt, weil die Unterlassungserklärungen vom 18.11. und 24.11.2009, wie ausgeführt, nur eine einheitliche Unterlassungsverpflichtung begründet haben.

Insoweit hatten die Berufung wie auch die Anschlussberufung keinen Erfolg.

Aus obigen Gründen war der Widerklage unter Abänderung des erstinstanzlichen Urteils auf den in der Berufungsinstanz gestellten und als sachdienliche Klageänderung zuzulassenden (§ 533 Nr. 1 ZPO) Antrag zu 2 a) – jedoch nur im Umfang des hierzu gestellten Hilfsantrages zu bb) – stattzugeben.

Die Kostenentscheidung beruht auf den §§ 92 Abs. 1, 101 Abs. 1 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf den §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.

Gründe für eine Zulassung der Revision sind nicht ersichtlich. Die Entscheidung beruht auf einer einzelfallbezogenen Bewertung der hier maßgeblichen Umstände auf Grundlage der höchstrichterlichen Vorgaben in den o.g. Entscheidungen des Bundesgerichtshofs.

Bundesgerichtshof entscheidet Streit über die Rechte aus der Marke „ZAPPA“

Der unter anderem für das Kennzeichenrecht zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat heute entschieden, dass die Marke „ZAPPA“ zu löschen ist und deshalb die Verwendung der Bezeichnung „Zappanale“ für ein Musikfestival die Marke nicht verletzen kann. Der Kläger, ein in den USA ansässiger Trust, verwaltet den Nachlass des 1993 verstorbenen Musikers Frank Zappa und ist Inhaber der Gemeinschaftsmarke „ZAPPA“. Die Beklagte richtet das seit 1990 jährlich stattfindende Musikfestival „Zappanale“ aus und vertreibt unter der Bezeichnung Tonträger und Bekleidungsstücke. Der Kläger hat die Beklagte aus der Marke „ZAPPA“ auf Unterlassung und Schadensersatz wegen der Benutzung der Bezeichnung „Zappanale“ in Anspruch genommen. Die Beklagte hat im Wege der Widerklage beantragt, die Klagemarke „ZAPPA“ mangels Benutzung für verfallen zu erklären.

Das Landgericht Düsseldorf hat Klage und Widerklage abgewiesen. Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat die die Klage abweisende Entscheidung des Landgerichts bestätigt und auf die Widerklage die Gemeinschaftsmarke des Klägers mangels Benutzung für verfallen erklärt. Der Bundesgerichtshof hat die Revision gegen das Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf zurückgewiesen.

Die Gemeinschaftsmarke „ZAPPA“ ist zu löschen, weil der Kläger die Marke nicht im Sinne von Art. 15 Abs. 1 und Abs. 2 Buchst. a der Verordnung Nr. 40/94 über die Gemeinschaftsmarke* innerhalb von fünf Jahren nach der Eintragung in der Europäischen Union benutzt hat. Die von dem Kläger angeführten Verwendungsbeispiele genügten nicht den Anforderungen der Gemeinschaftsmarkenverordnung an eine rechtserhaltende Benutzung. Die Verwendung des Domainnamens „zappa.com“ stellt keine markenmäßige Verwendung der Bezeichnung „ZAPPA“ dar. Das Publikum fasst den Domainnamen nur als Hinweis auf eine Internetseite mit Informationen über den Musiker Frank Zappa auf. Durch die Benutzung des Zeichens „ZAPPA Records“ wird der kennzeichnende Charakter der Marke „ZAPPA“ beeinflusst mit der Folge, dass eine rechtserhaltende Benutzung im Sinne von Art. 15 Abs. 2 Buchst. a GMV ausscheidet. Da die Marke „ZAPPA“ verfallen ist, ist das vom Kläger begehrte Verbot, die Bezeichnung „Zappanale“ für ein Musikfestival zu verwenden, nicht gerechtfertigt.

(BGH, Urteil vom 31. Mai 2012 – I ZR 135/10 – ZAPPA)

Vorinstanzen:

LG Düsseldorf, Urteil vom 21. Januar 2009 – 2a 232/07

OLG Düsseldorf, Urteil vom 15. Juni 2010 – 20 U 48/09

 

 

 

 

 

Quelle: Pressemitteilung Nr. 075/2012 vom 31.05.2012

Pressestelle des Bundesgerichtshofs

76125 Karlsruhe

 

 

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Christian Welkenbach
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EU-Domains nur für Unternehmen mit Sitz in der EU?

Nach Ansicht von Generalanwältin Trstenjak kann ein Unternehmen seine Marken nur dann als .eu-Domänennamen anmelden, wenn es in der EU ansässig ist

Zwar kann ein ansässiger Lizenznehmer eine solche Anmeldung vornehmen, und konnte auch von der bevorzugten Anmeldung während der Sunrise-Period profitieren, als Lizenznehmer gilt jedoch nur, wer die Marke selbst gewerblich nutzen darf.

Am 7. Dezember 2005 fiel der Startschuss für die Registrierung von Internet-Domänennamen unter der Domäne oberster Stufe „.eu“.1 Die Registrierung erfolgt nach dem Windhundprinzip, d. h. der erste Antragsteller kommt zum Zug. Während der ersten vier Monate, der sog. Sunrise Period, waren jedoch nur Inhaber früherer Rechte und öffentliche Einrichtungen antragsberechtigt. Zudem wurde unter den Inhabern früherer Rechte differenziert. So waren die ersten zwei Monate Inhabern von nationalen Marken, Gemeinschaftsmarken und geographischen Angaben vorbehalten. Allerdings konnten auch ihre Lizenznehmer diese bevorzugte Behandlung in Anspruch nehmen. Die für die Registrierung zuständige Stelle EURid2 trägt, so heißt es in der einschlägigen Regelung, Domänennamen ein, die von einem in der EU ansässigen Unternehmen beantragt wurden.

Das amerikanische Unternehmen Walsh Optical bietet über seine Website www.lensworld.com Kontaktlinsen und andere Brillenartikel an. Wenige Wochen vor Beginn der Sunrise Period ließ es sich „Lensworld“ als Benelux-Marke schützen (inzwischen ist sie wieder gelöscht). Außerdem schloss es mit Bureau Gevers, einer belgischen Beraterfirma im Bereich des geistigen Eigentums, eine „Lizenzvereinbarung“. Danach sollte Bureau Gevers im eigenen Namen, aber für Rechnung von Walsh Optical einen .eu-Domänennamen registrieren lassen. Dementsprechend meldete Bureau Gevers am 7. Dezember 2005, dem ersten Tag der Sunrise Period, bei EURid den Domänennamen „lensworld.eu” an. Am 10. Juli 2006 wurde er für Bureau Gevers registriert.

Das belgische Unternehmen Pie Optiek, das über die Website www.lensworld.be Kontaktlinsen und Brillen anbietet, meldete am 17. Januar 2006 ebenfalls den Domänennamen „lensworld.eu” bei EURid an. Auch Pie Optiek hatte sich kurz zuvor „Lensworld“ als Benelux-Bildmarke schützen lassen. Wegen des bereits von Bureau Gevers gestellten Antrags lehnte EuRid seinen Antrag jedoch ab. Pie Optiek macht nun geltend, Bureau Gevers habe spekulativ und missbräuchlich gehandelt. Die mit dem Rechtsstreit befasste Cour d’appel de Bruxelles ersucht den Gerichtshof in diesem Zusammenhang um eine nähere Umreißung des Begriffs des während der ersten Phase der Sunrise Period antragsberechtigten Lizenznehmers.

Generalanwältin Trstenjak vertritt in ihren Schlussanträgen von heute die Ansicht, dass die von Walsh Optical und Bureau Gevers getroffene Vereinbarung trotz ihrer Bezeichnung als „Lizenzvereinbarung“ kein Lizenzvertrag, sondern ein Dienstleistungsvertrag sei. Bureau Gevers habe nämlich gegen Entgelt – wenn auch im eigenen Namen – allein im Interesse von Walsh Optical die Eintragung des Domänennamens „lensworld.eu” erwirken sollen. Es habe somit lediglich eine Dienstleistung erbringen sollen. Die zentralen Wesensmerkmale einesLizenzvertrags fehlten dagegen, nämlich das Recht des Lizenznehmers, die Marke (hier: „Lensworld“) selbst gewerblich zu nutzen und sie gegenüber Dritten zu verteidigen. Bureau Gevers könne somit nicht als Lizenznehmer angesehen werden, der in den Genuss der Sunrise Period kommen konnte.

Generalanwältin Trstenjak unterstreicht sodann die Grundsatzentscheidung des Unionsgesetzgebers, dass nur solche Unternehmen und Organisationen einen .eu-Domänennamen beantragen können, die selbst in der EU ansässig sind. Die Domäne oberster Stufe „.eu“ sei nämlich dazu bestimmt, eine deutlich erkennbare Verbindung mit der EU, ihrem rechtlichen Rahmen und dem europäischen Markt zu schaffen. Unternehmen, Organisationen und natürlichen Personen innerhalb der EU solle eine Eintragung in eine spezielle Domäne ermöglicht werden, die diese Verbindung offensichtlich mache.

Vor diesem Hintergrund könne man nicht dulden, dass ein nicht ansässiges Unternehmen die Bestimmungen über die Antragsberechtigung dadurch umgehe, dass es die Eintragung eines .eu-Domänennamens unter Verwendung einer rechtlichen Konstruktion wie der Beauftragung einer anderen, in der Union ansässigen und damit antragsberechtigten Organisation erwirke.

Da die von Walsh Optical und Bureau Gevers getroffene Vereinbarung rechtlich nicht als Lizenzvertrag, sondern als Dienstleistungsvertrag einzuordnen und Bureau Gevers folglich während der Sunrise Period nicht antragsberechtigt gewesen sei, müsse EURid den an Bureau Gevers vergebenen Domänennamen „lensworld.eu” von sich aus widerrufen.

Quelle:

Gerichtshof der Europäischen Union
PRESSEMITTEILUNG Nr. 55/12
Luxemburg, den 3. Mai 2012

Schlussanträge der Generalanwältin in der Rechtssache C-376/11
Pie Optiek / Bureau Gevers

Der Volltext der Schlussanträge wird am Tag der Verlesung auf der Curia-Website veröffentlicht und kann hier abgerufen werden.

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OLG Frankfurt: Wettbewerblicher Leistungsschutz für Werbeslogan

OLG Frankfurt, Beschl. v. 03.08.2011, Az.: 6 W 54/11 – Schönheit von innen

Leitsatz

Der Ruf eines seit Jahren für ein bestimmtes Nahrungsergänzungsmittel verwendeten und dem Verkehr bekannten Werbeslogan („Schönheit von innen“) wird in unlauterer Weise ausgenutzt, wenn ein Mitbewerber diesen Slogan als Produktbezeichnung für ein vergleichbares Erzeugnis verwendet.

Tenor

Der Beschluss des Landgerichts Frankfurt am Main vom 23. Mai 2011 wird abgeändert.

Der Antragsgegnerin wird im Wege der einstweiligen Verfügung bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen Ordnungsgeldes in Höhe von bis zu 250.000,- €, ersatzweise Ordnungshaft oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, zu vollstrecken an ihren Geschäftsführern, untersagt, im geschäftlichen Verkehr ein Nahrungsergänzungsmittel unter der Produktbezeichnung „Schönheit von innen“ zu bewerben, anzubieten, zu vertreiben oder sonst in den Verkehr zu bringen.

Die Kosten des Eilverfahrens hat die Antragsgegnerin zu tragen.

Der Beschwerdewert wird auf 150.000,- € festgesetzt.

Gründe

I.

Die Antragstellerin vertreibt seit den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts ein Nahrungsergänzungsmittel unter der Bezeichnung „X-dragees“, welches verschiedene aufeinander abgestimmte Vital- und Aufbaustoffe zur ergänzenden Versorgung von Haupt, Haaren und Nägeln enthält. Auf den Produktverpackungen ist zumindest seit 1988 bis heute der Satz „Schönheit von innen“ angebracht. Dieser befand sich bis März 2005 zusammen mit dem Produktnamen „X-dragees“ innerhalb eines von der Gestaltung der Umverpackung im Übrigen farblich deutlich abgesetzten Feld. Seit November 2005 ist der Satz unmittelbar unterhalb eines solchen, nach wie vor vorhandenen Feldes aufgedruckt.

Die Antragstellerin ist Inhaberin der deutschen Wortmarke „X-dragees“, einer deutschen Wort-/Bildmarke „X-dragees Schönheit von innen“, die der Packungsgestaltung bis März 2005 entspricht, sowie der Wortmarke „X-dragees. Natürliche Schönheit von innen“. Ein Versuch der Antragstellerin, Markenschutz auch für den isolierten Slogan „Schönheit von innen“ zu erlangen, scheiterte beim Deutschen Patent- und Markenamt im Jahre 2003. Ausweislich der von der Antragstellerin vorgelegten Kommunikationsanalysen der Zeitschrift A lag die Bekanntheit der Marke „X-dragees“ im Jahr 2008 bei 54% der Gruppe der 14- bis 64-jährigen Frauen und im Jahr 2010 bei 59% der Gruppe der 14- bis 70-jährigen Frauen. Der Werbeaufwand der Antragstellerin für das Produkt lag in den Jahren 2007 und 2008 bei ca. 1,1 Mio € bzw. ca. 560.000,- €.

Die Antragsgegnerin vertreibt ein Nahrungsergänzungsmittel unter der Bezeichnung „Schönheit von innen“, dessen Umverpackung wie folgt gestaltet ist:

Auf der Rückseite der als Anlage AG 11 vorgelegten Umverpackung dieses Produkts ist unter anderem angegeben: „pflegt eine normale Haut“ und „hilft zudem bei er Aufrechterhaltung normaler Haare“.

Die Antragstellerin sieht in der Verwendung des Slogans „Schönheit von innen“ als Produktbezeichnung einen Verstoß gegen § 4 Nr. 9 Buchstaben a) und b) UWG sowie eine Irreführung im Sinne von § 5 Abs. 2 UWG. Das Landgericht hat den Eilantrag mit dem angefochtenen Beschluss zurückgewiesen und dazu ausgeführt, die Antragstellerin habe zur Bekanntheit des Slogans nicht vorgetragen. Außerdem sei dessen Bedeutung durch die Veränderung der Produktgestaltung im Jahre 2005 gesunken. Weil dieser sich nunmehr außerhalb der farblich hervorgehobenen Fläche befinde, werde er nicht mehr blickfangmäßig benutzt; seine Bedeutung sei deshalb herabgesetzt.

Mit der Beschwerde verfolgt die Antragstellerin ihren Unterlassungsantrag weiter.

II.

Die zulässige Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg.

Auf der Grundlage des Sach- und Streitstandes, wie er sich nach Anhörung der Antragsgegnerin ergibt, steht der Antragstellerin der geltend gemachte Unterlassungsanspruch zu.

1) Entgegen der Auffassung der Antragsgegnerin kann nicht festgestellt werden, dass die Antragstellerin mit der Geltendmachung ihrer Ansprüche am 16. Mai 2011 zu lange zugewartet hat, so dass die nach § 12 Abs. 2 UWG zu vermutende Dringlichkeit widerlegt ist. Denn die Antragstellerin hat vorgetragen, erst Ende April 2011 von der beanstandeten Kennzeichnung erfahren zu haben. Dagegen kann sich die Antragsgegnerin nicht mit Erfolg darauf berufen, sie habe ihr Produkt bereits im Februar 2011 auf den Markt gebracht. Weitere konkrete Umstände, aus denen geschlossen werden kann, dass die Antragstellerin wesentlich vor April auf das Produkt der Antragsgegnerin hätte stoßen müssen, hat die Antragsgegnerin weder vorgetragen noch sind diese ersichtlich.

2) Der Unterlassungsanspruch der Antragstellerin besteht aus §§ 3, 4 Nr. 9 b), 8 Abs. 3 Nr. 1 UWG. Die Verwendung des Slogans „Schönheit von innen“ stellt eine unangemessene Ausnutzung der Wertschätzung des mit dem Produkt der Antragstellerin verbundenen Slogans „Schönheit von innen“ dar.

a) Dem Satz „Schönheit von innen“ kommt nach der Überzeugung des Senats wettbewerbliche Eigenart zu. Dem steht zunächst nicht entgegen, dass es sich bei ihm lediglich um einen Werbeslogan handelt, dem das Deutsche Patent- und Markenamt den Schutz als Marke verwehrt hat.

Die Frage, ob einem Werbespruch ein wettbewerbsrechtlicher Schutz vor Nachahmung zukommt, beantwortet sich nach denselben Grundsätzen, die für die Nachahmung anderer Leistungsergebnisse gelten. Wettbewerbliche Eigenart ist danach gegeben, wenn die Ausgestaltung eines Erzeugnisses – hier des (Werbe-)slogans – geeignet ist, als Hinweis auf die betriebliche Herkunft zu dienen oder besondere Gütevorstellungen zu wecken. Da insoweit die Eignung ausreicht, muss ein wettbewerblicher Besitzstand im Sinne einer bereits erreichten Verkehrsbekanntheit nicht notwendig vorliegen (BGH, Urt. v. 17.10.1996 – I ZR 153/94 – GRUR 1997, 308 – juris-Tz 18 – Wärme fürs Leben). Einem originellen, gleichzeitig einprägsamen und aussagekräftigen Werbeslogan kann daher dank seiner Eignung, auf einen bestimmten Anbieter hinzuweisen, schon mit seiner Einführung ein wettbewerbsrechtlicher Schutz vor Nachahmung zukommen, ohne dass es auf seine Bekanntheit im Verkehr ankäme (BGH, a.a.O. juris-Tz 19). Unter diesen Umständen kann deshalb auch einem Slogan mit einer banal erscheinenden Aussage wettbewerbliche Eigenart zukommen. Der Bundesgerichtshof hat deshalb den Slogan „Wärme fürs Leben“ für geeignet erachtet, als Leitmotiv positive Assoziationen zu wecken und das Leistungsangebot der werbenden Versorgungsunternehmen mit herauszustellenden positiven Eigenschaften zu verknüpfen. Er hat deshalb eine – wenn auch von Haus aus nur geringe – wettbewerbliche Eigenart dieses Slogans angenommen (BGH, a.a.O. juris-Tz 22, 23).

Dies gilt für die hier in Streit stehende Aussage „Schönheit von innen“ in gleicher Weise. Sie beschreibt zwar die Wirkungsweise eines Nahrungsergänzungsmittels, das in Tablettenform eingenommen wird und dadurch einen positiven Einfluss auf die äußerliche Erscheinung des Anwenders entfaltet. Dies mag der Eintragungsfähigkeit des Slogans als Marke entgegen stehen; seine Eignung, im Sinne der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs als Leitmotiv positive Assoziationen zu wecken und das Leistungsangebot der Antragsstellerin mit positiven Eigenschaften zu verknüpfen, bleibt davon aber unberührt.

b) Der Vortrag der Antragstellerin ist nach Auffassung des Senats auch hinreichend, um dem Slogan „Schönheit von innen“ die für den Tatbestand der unlauteren Rufausnutzung weiter erforderliche Bekanntheit bei den angesprochenen Verkehrskreisen zuzusprechen.

Dem steht nach Auffassung des Senats nicht entgegen, dass die Antragstellerin die von ihr behauptete Bekanntheit des Slogans „Schönheit von innen“ nicht durch Vorlage einer Verkehrsbefragung oder durch Vortrag zu dem Umfang der in (jüngerer) Zeit mit dem Slogan betriebenen Werbung glaubhaft gemacht hat. Denn nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs genügt es insoweit, dass von der Benutzung des Slogans auf eine gewisse Bekanntheit geschlossen werden kann (BGH, a.a.O., juris-Tz 28).

Die ist hier der Fall. Der Slogan „Schönheit von innen“ ist seit 1988 auf allen Verpackungen des Produkts „X-dragees“ angebracht. Dabei macht es nach Auffassung des Senats keinen wesentlichen Unterschied, ob der Slogan innerhalb oder außerhalb des farblich abgesetzten Feldes mit dem Produktnamen „X-dragees“ erscheint. Denn es geht in diesem Zusammenhang nicht um die Frage, ob der Slogan als Bestandteil des Produktnamens wahrgenommen wird, sondern darum, ob dieser als solcher überhaupt wahrgenommen und in der Vorstellung der angesprochenen Verkehrskreise mit dem Produkt der Klägerin assoziiert werden kann. Dies ist auch dann der Fall, wenn er wie bei der aktuellen Verpackung der „X-dragees“ unmittelbar unterhalb der Kennzeichnung steht. Der durch die „Verbannung“ des Slogans aus dem Bereich der eigentlichen Kennzeichnung möglicherweise hervorgerufenen Herabsetzung seiner Bedeutung steht entgegen, dass der Slogan nunmehr in Alleinstellung und damit sogar prominenter platziert ist.

Die Bekanntheit des Produkts „X-dragees“ selbst ist durch Vorlage der Kommunikationsanalysen der Zeitschrift A aus den Jahren 2008 und 2010 sowie durch den Hinweis der Antragstellerin auf ihre Werbeaufwendungen für dieses Produkt hinreichend glaubhaft gemacht. Aus der Vorlage der Werbeanzeige der Antragstellerin aus dem Jahre 2008 (Anlagenkonvolut AS 12) geht zudem hervor, dass die Verwendung des Slogans in der Werbung zum einen durch Wiedergabe des beworbenen Produkts und zum anderen durch Verwendung des Slogans in der Anzeige erfolgt. Gleiches gilt für die – ebenfalls mit Anlagenkonvolut AS 12 erfolgte – Vorlage der Screen-Shots eines Werbespots aus dem Jahr 2000.

c) Die Verwendung des Slogans „Schönheit von innen“ als Produktbezeichnung für das von der Antragsstellerin angebotene Nahrungsergänzungsmittel führt auch zu einer Übertragung von Güte- und Wertvorstellungen, die der Verkehr mit dem Produkt der Antragstellerin verbindet.

Aus den von den Parteien vorgelegten Presseberichten (vgl. etwa den als AG 7 vorgelegten Artikel in B ONLINE „Functional Food Schönheit von innen“: „Verglichen mit dem, was jetzt auf den Markt kommt, verströmen die gute alten ‚X-dragees’ den Muff der 60er Jahre“) kann das Produkt der Antragstellerin als Vorreiter der kosmetischen Nahrungsergänzungsmittel angesehen werden.

Diese Tradition macht sich die Antragsgegnerin in unlauterer Weise zu Nutze, wenn sie den von der Antragstellerin seit Jahrzehnten mit ihrem Produkt verbundenen Slogan als Produktbezeichnung für ihr eigenes Produkt verwendet. Dabei kommt der Verwendung des Slogans gerade als Produktbezeichnung besondere Bedeutung zu. Denn indem die Beklagte den Slogan als Mittel zur Unterscheidung ihrer Waren von den Waren aller anderen Unternehmen verwendet, beansprucht sie diesen exklusiv für sich und erweckt damit den Eindruck, Herstellerin „des Originals“ zu sein.

Vor diesem Hintergrund kann sich die Antragsgegnerin auch nicht auf die von ihr glaubhaft gemachte Verwendung des streitgegenständlichen Slogans durch andere Hersteller kosmetischer Nahrungsergänzungsmittel berufen. Denn ausweislich der als Anlage A 5 zur Schutzschrift der Antragstellerin vom 6. Mai 2011 vorgelegten Werbematerialien wird dieser Begriff dort lediglich als Werbebotschaft oder zur Beschreibung der Wirkungsweise verwendet. Dies hat – aus den dargelegten Gründen – eine andere Qualität.

Für eine mündliche Verhandlung bestand kein Anlass. Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO.

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Christian Welkenbach
Rechtsanwalt
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Quelle: Hessenrecht, Landesrechtsprechungsdatenbank (www.lareda.hessenrecht.hessen.de)