Bundesgerichtshof entscheidet Streit über die Rechte aus der Marke „ZAPPA“

Der unter anderem für das Kennzeichenrecht zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat heute entschieden, dass die Marke „ZAPPA“ zu löschen ist und deshalb die Verwendung der Bezeichnung „Zappanale“ für ein Musikfestival die Marke nicht verletzen kann. Der Kläger, ein in den USA ansässiger Trust, verwaltet den Nachlass des 1993 verstorbenen Musikers Frank Zappa und ist Inhaber der Gemeinschaftsmarke „ZAPPA“. Die Beklagte richtet das seit 1990 jährlich stattfindende Musikfestival „Zappanale“ aus und vertreibt unter der Bezeichnung Tonträger und Bekleidungsstücke. Der Kläger hat die Beklagte aus der Marke „ZAPPA“ auf Unterlassung und Schadensersatz wegen der Benutzung der Bezeichnung „Zappanale“ in Anspruch genommen. Die Beklagte hat im Wege der Widerklage beantragt, die Klagemarke „ZAPPA“ mangels Benutzung für verfallen zu erklären.

Das Landgericht Düsseldorf hat Klage und Widerklage abgewiesen. Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat die die Klage abweisende Entscheidung des Landgerichts bestätigt und auf die Widerklage die Gemeinschaftsmarke des Klägers mangels Benutzung für verfallen erklärt. Der Bundesgerichtshof hat die Revision gegen das Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf zurückgewiesen.

Die Gemeinschaftsmarke „ZAPPA“ ist zu löschen, weil der Kläger die Marke nicht im Sinne von Art. 15 Abs. 1 und Abs. 2 Buchst. a der Verordnung Nr. 40/94 über die Gemeinschaftsmarke* innerhalb von fünf Jahren nach der Eintragung in der Europäischen Union benutzt hat. Die von dem Kläger angeführten Verwendungsbeispiele genügten nicht den Anforderungen der Gemeinschaftsmarkenverordnung an eine rechtserhaltende Benutzung. Die Verwendung des Domainnamens „zappa.com“ stellt keine markenmäßige Verwendung der Bezeichnung „ZAPPA“ dar. Das Publikum fasst den Domainnamen nur als Hinweis auf eine Internetseite mit Informationen über den Musiker Frank Zappa auf. Durch die Benutzung des Zeichens „ZAPPA Records“ wird der kennzeichnende Charakter der Marke „ZAPPA“ beeinflusst mit der Folge, dass eine rechtserhaltende Benutzung im Sinne von Art. 15 Abs. 2 Buchst. a GMV ausscheidet. Da die Marke „ZAPPA“ verfallen ist, ist das vom Kläger begehrte Verbot, die Bezeichnung „Zappanale“ für ein Musikfestival zu verwenden, nicht gerechtfertigt.

(BGH, Urteil vom 31. Mai 2012 – I ZR 135/10 – ZAPPA)

Vorinstanzen:

LG Düsseldorf, Urteil vom 21. Januar 2009 – 2a 232/07

OLG Düsseldorf, Urteil vom 15. Juni 2010 – 20 U 48/09

 

 

 

 

 

Quelle: Pressemitteilung Nr. 075/2012 vom 31.05.2012

Pressestelle des Bundesgerichtshofs

76125 Karlsruhe

 

 

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Christian Welkenbach
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Informationstechnologierecht
Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

 

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EU-Domains nur für Unternehmen mit Sitz in der EU?

Nach Ansicht von Generalanwältin Trstenjak kann ein Unternehmen seine Marken nur dann als .eu-Domänennamen anmelden, wenn es in der EU ansässig ist

Zwar kann ein ansässiger Lizenznehmer eine solche Anmeldung vornehmen, und konnte auch von der bevorzugten Anmeldung während der Sunrise-Period profitieren, als Lizenznehmer gilt jedoch nur, wer die Marke selbst gewerblich nutzen darf.

Am 7. Dezember 2005 fiel der Startschuss für die Registrierung von Internet-Domänennamen unter der Domäne oberster Stufe „.eu“.1 Die Registrierung erfolgt nach dem Windhundprinzip, d. h. der erste Antragsteller kommt zum Zug. Während der ersten vier Monate, der sog. Sunrise Period, waren jedoch nur Inhaber früherer Rechte und öffentliche Einrichtungen antragsberechtigt. Zudem wurde unter den Inhabern früherer Rechte differenziert. So waren die ersten zwei Monate Inhabern von nationalen Marken, Gemeinschaftsmarken und geographischen Angaben vorbehalten. Allerdings konnten auch ihre Lizenznehmer diese bevorzugte Behandlung in Anspruch nehmen. Die für die Registrierung zuständige Stelle EURid2 trägt, so heißt es in der einschlägigen Regelung, Domänennamen ein, die von einem in der EU ansässigen Unternehmen beantragt wurden.

Das amerikanische Unternehmen Walsh Optical bietet über seine Website www.lensworld.com Kontaktlinsen und andere Brillenartikel an. Wenige Wochen vor Beginn der Sunrise Period ließ es sich „Lensworld“ als Benelux-Marke schützen (inzwischen ist sie wieder gelöscht). Außerdem schloss es mit Bureau Gevers, einer belgischen Beraterfirma im Bereich des geistigen Eigentums, eine „Lizenzvereinbarung“. Danach sollte Bureau Gevers im eigenen Namen, aber für Rechnung von Walsh Optical einen .eu-Domänennamen registrieren lassen. Dementsprechend meldete Bureau Gevers am 7. Dezember 2005, dem ersten Tag der Sunrise Period, bei EURid den Domänennamen „lensworld.eu” an. Am 10. Juli 2006 wurde er für Bureau Gevers registriert.

Das belgische Unternehmen Pie Optiek, das über die Website www.lensworld.be Kontaktlinsen und Brillen anbietet, meldete am 17. Januar 2006 ebenfalls den Domänennamen „lensworld.eu” bei EURid an. Auch Pie Optiek hatte sich kurz zuvor „Lensworld“ als Benelux-Bildmarke schützen lassen. Wegen des bereits von Bureau Gevers gestellten Antrags lehnte EuRid seinen Antrag jedoch ab. Pie Optiek macht nun geltend, Bureau Gevers habe spekulativ und missbräuchlich gehandelt. Die mit dem Rechtsstreit befasste Cour d’appel de Bruxelles ersucht den Gerichtshof in diesem Zusammenhang um eine nähere Umreißung des Begriffs des während der ersten Phase der Sunrise Period antragsberechtigten Lizenznehmers.

Generalanwältin Trstenjak vertritt in ihren Schlussanträgen von heute die Ansicht, dass die von Walsh Optical und Bureau Gevers getroffene Vereinbarung trotz ihrer Bezeichnung als „Lizenzvereinbarung“ kein Lizenzvertrag, sondern ein Dienstleistungsvertrag sei. Bureau Gevers habe nämlich gegen Entgelt – wenn auch im eigenen Namen – allein im Interesse von Walsh Optical die Eintragung des Domänennamens „lensworld.eu” erwirken sollen. Es habe somit lediglich eine Dienstleistung erbringen sollen. Die zentralen Wesensmerkmale einesLizenzvertrags fehlten dagegen, nämlich das Recht des Lizenznehmers, die Marke (hier: „Lensworld“) selbst gewerblich zu nutzen und sie gegenüber Dritten zu verteidigen. Bureau Gevers könne somit nicht als Lizenznehmer angesehen werden, der in den Genuss der Sunrise Period kommen konnte.

Generalanwältin Trstenjak unterstreicht sodann die Grundsatzentscheidung des Unionsgesetzgebers, dass nur solche Unternehmen und Organisationen einen .eu-Domänennamen beantragen können, die selbst in der EU ansässig sind. Die Domäne oberster Stufe „.eu“ sei nämlich dazu bestimmt, eine deutlich erkennbare Verbindung mit der EU, ihrem rechtlichen Rahmen und dem europäischen Markt zu schaffen. Unternehmen, Organisationen und natürlichen Personen innerhalb der EU solle eine Eintragung in eine spezielle Domäne ermöglicht werden, die diese Verbindung offensichtlich mache.

Vor diesem Hintergrund könne man nicht dulden, dass ein nicht ansässiges Unternehmen die Bestimmungen über die Antragsberechtigung dadurch umgehe, dass es die Eintragung eines .eu-Domänennamens unter Verwendung einer rechtlichen Konstruktion wie der Beauftragung einer anderen, in der Union ansässigen und damit antragsberechtigten Organisation erwirke.

Da die von Walsh Optical und Bureau Gevers getroffene Vereinbarung rechtlich nicht als Lizenzvertrag, sondern als Dienstleistungsvertrag einzuordnen und Bureau Gevers folglich während der Sunrise Period nicht antragsberechtigt gewesen sei, müsse EURid den an Bureau Gevers vergebenen Domänennamen „lensworld.eu” von sich aus widerrufen.

Quelle:

Gerichtshof der Europäischen Union
PRESSEMITTEILUNG Nr. 55/12
Luxemburg, den 3. Mai 2012

Schlussanträge der Generalanwältin in der Rechtssache C-376/11
Pie Optiek / Bureau Gevers

Der Volltext der Schlussanträge wird am Tag der Verlesung auf der Curia-Website veröffentlicht und kann hier abgerufen werden.

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Christian Welkenbach
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Informationstechnologierecht
Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

 

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