Marke des Monats November 2016

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Alea iacta est – Zauberwürfel beim EuGH sind gefallen

Der weltbekannte Zauberwürfel wurde einst vom ungarischen Ingenieur Erno Rubik erfunden.

Im Jahr 1999 trug das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) eine Marke für „dreidimensionale Puzzles“ ein, und zwar wie folgt:

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Dies geschah auf Antrag des britischen Unternehmens Seven Towns, das die geistigen Eigentumsrechte am Rubik`s Cube verwaltet.

Der deutsche Spielzeughersteller Simba Toys beantragte 2006 die Erklärung der Nichtigkeit der Marke beim EUIPO. Simba Toys führte als Begründung an, dass die in der Drehbarkeit bestehende technische Lösung nur durch ein Patent und nicht als Marke geschützt werden könne.

Das EUIPO wies den Antrag zurück, woraufhin Simba Toys beim EuG Klage erhob. Das EuG wies die Klage mit der Begründung ab, dass die technische Lösung den Schutz als Marke nicht verhindere (Urt. V. 25.11.2014 – T-450/09).

Aufgrund des dagegen eingelegten Rechtsmittels hob der EuGH am nun am 10.11.2016 (Az. C-30/15 P) das Urteil des EuG und die Entscheidung des EUIPO auf.

Laut EuGH hätten das EUIPO und das EuG auch nicht-funktionelle Elemente, etwa die Drehbarkeit, bei der Frage der Eintragung berücksichtigen müssen.

In der Begründung heißt es, dass die im vorliegenden Fall anzuwendende Verordnung Nr. 40/94 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, 1) verhindern solle, dass einem Unternehmen durch das Markenrecht ,,ein Monopol für technische Lösungen oder Gebrauchseigenschaften einer Ware“ eingeräumt werde. Das EUIPO hat nun, unter Berücksichtigung der Feststellungen des EuGH, eine neue Entscheidung darüber zu treffen, ob die Form des Zauberwürfels als dreidimensionale Marke eingetragen werden kann.

Alles in allem ein guter Grund für den Titel zur Marke des Monats November. Herzlichen Glückwunsch, lieber Zauberwürfel (und er dreht sich doch).

Bildrechte: Von User: Booyabazooka, User:Meph666 modified by User: Niabot – Image: Rubik’s cube v2.svg, CC BY-SA 3.0 (https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4002868)

Vielen Dank an unsere Referendarin Sonja Stopka für ihre Mithilfe bei diesem Beitrag!

Sollten Sie Fragen zu dieser Entscheidung haben, stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Christian Welkenbach
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BPatG zur Löschung einer in unlauterer Behinderungsabsicht und damit bösgläubig angemeldeten Marke – BPatG, Beschluss vom 05.07.2016 – 24 W (pat) 10/14

bundespatentgericht_logoDas Bundespatentgericht hat in einem von uns betriebenen Löschungsverfahren mit Beschluss vom 05.07.2016 entschieden, dass die Marke „Yogilotus“ wegen Bösgläubigkeit (§ 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG) gelöscht wird. Der 24. Senat des BPatG ist letztlich zu der Überzeugung gelangt, dass sich der Anmelder der Marke zum Zeitpunkt der Markenanmeldung von sachfremden Motiven hat leiten lassen und sich im Wege der Gesamtwürdigung der äußeren Umstände eine unlautere Behinderungsabsicht zu Ungunsten des Löschungsantragstellers erkennen lasse.

Zum Hintergrund der Entscheidung:

Unser Mandant befand sich in den Jahren 2010 und 2011 in einer laufenden wettbewerbsrechtlichen Auseinandersetzung mit einem Mitbewerber im Bereich des Onlinevertriebs von Yogaartikeln. Es ging im Wesentlichen um diverse Verstöße gegen Marktverhaltensregelungen (§ 3a UWG). Eines Tages musste unser Mandant feststellen, dass der Mitbewerber offenbar dazu übergegangen war, einige Produktbezeichnungen unseres Mandanten als Marke anzumelden, zum Teil selbst und zum Teil über einen Dritten, der mutmaßlich als Strohmann fungieren sollte. Die Anmeldungen sollten offenbar das Ziel haben, unserem Mandanten die weitere Nutzung seiner Produktbezeichnungen, die zum Teil über Jahre hinweg verwendet wurden, untersagen zu können. Bereits nach Bekanntwerden der Anmeldungen haben wir das DPMA dann über den Umstand der Bösgläubigkeit informiert, zumal ja die absoluten Schutzhindernisse des § 8 MarkenG grundsätzlich schon während des Eintragungsverfahrens von Amts wegen geprüft werden müssen. Dennoch wurden einige der Sperrzeichen tatsächlich eingetragen, das DPMA wollte eine Diskussion über das Vorliegen des absoluten Schutzhindernisses der bösgläubigen Anmeldung gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG offenbar auf die Ebene des Löschungsverfahrens verlagern. So sahen wir uns gezwungen, die Eintragung abzuwarten und sodann für unseren Mandanten Löschungsanträge gegen die aus unserer Sicht entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG eingetragenen Marken beim DPMA einzulegen. Nach langwieriger interner Beratung und umfangreichen Schriftsätzen, mit denen die Bösgläubigkeit dargelegt wurde, befand das DPMA, dass die Marken, in erster Linie die Marke „Yogilotus“ wegen Bösgläubigkeit gelöscht werden muss. Zwischenzeitlich hatte unser Mandant eine eigene identische Marke angemeldet, gegen die der Mitbewerber aus seiner bösgläubig amgemeldeten Marke auch gleich Widerspruch eingelegt hatte. Entgegen der Regel wurden dem Inhaber der zu löschenden Marke auch die Kosten des Löschungsverfahrens auferlegt, weil dies in Fällen der Bösgläubigkeit regelmäßig der Billigkeit entspricht, so das DPMA.

Der Mitbewerber wollte die Entscheidung des DPMA jedoch nicht auf sich sitzen lassen und legte Beschwerde gegen den Beschluss des DPMA vom 15.10.2012 beim Bundespatentgericht ein. Dort wurde das Beschwerdeverfahren in der Folgezeit einige Jahre lang sagen wir einmal „verwaltet“, bis es im Februar 2016 endlich zur mündlichen Verhandlung vor dem 24. Senat in München kam. Dort zeigte sich relativ schnell, dass der Senat angesichts der geradezu erdrückenden Indizien im Ergebnis von einem bösgläubigen Verhalten des Mitbewerbers im Zusammenhang mit der Anmeldung der Marke „Yogilotus“ überzeugt werden konnte. Diskutiert wurden insbesondere die einzelnen Fallgruppen, die in der Rechtsprechung des BPatG, des BGH und des EuGH zur Bösgläubigkeit gebildet worden sind. Das BPatG hatte ausgeführt, dass der Anmelder einer Marke nicht schon deswegen bösgläubig handele, weil er weiß, dass ein anderer dasselbe Kennzeichen im Inland für gleiche Waren benutzt hat, ohne hierfür einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben. Etwas anderes könne jedoch dann gelten, wenn auf Seiten des Markeninhabers besondere Umstände vorliegen, die die Erwirkung des Zeichenschutzes als sittenwidrig oder rechtsmissbräuchlich erscheinen lassen. Derartige Umstände könnten u. a. darin liegen, dass der Zeicheninhaber die mit der Eintragung des Zeichens kraft Markenrechts entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt (vgl. BGH, GRUR 2000, 1032, 1033EQUI 2000; GRUR 2008, 917 Rn. 20EROS; GRUR 2016, 380 Rn. 17GLÜCKSPILZ; zu Art. 51 Abs. 1 Buchst. b GMV vgl. EuGH, GRUR 2009,763 Rn. 53Lindt & Sprüngli/Hauswirth). Ein derartig zweckwidriger Einsatz der Marke als Mittel des Wettbewerbskampfes sei vorliegend angesichts der äußeren Umstände anzunehmen, so der Senat. Die Anmeldung der streitgegenständlichen Bezeichnung, deren Vorbenutzung durch unsere Mandantschaft in Bezug auf Yogakissen und -matten der Markeninhaber unstreitig kannte, stellte sich im Gesamtzusammenhang einer kontinuierlichen Verschärfung des zwischen den Beteiligten vor der Anmeldung der angegriffenen Marke entstandenen Konflikts lediglich als ein Teilakt eines Bündels von ab Juni 2010 vom Markeninhaber ergriffenen Maßnahmen mit dem einheitlichen Zweck, die Geschäftstätigkeit unserer Mandantschaft durch Identifikation von Angriffsflächen und Ausnutzung von Schwachpunkten systematisch zu behindern, dar.

Fazit:

Natürlich begrüßen wir die Entscheidung des BPatG, welches schlussendlich den Behinderungsabsichten des Markeninhabers einen Riegel vorgeschoben hat, wenn auch erst nach einem über 4 Jahre andauernden Verfahren vor dem DPMA und dem BPatG. Entgegen der sonstigen Grundregel, wonach jede Partei im Beschwerdeverfahren vor dem BPatG seine eigenen Kosten zu tragen hat, wurden dem Mitbewerber unserer Mandantin auch die Kosten des Verfahrens auferlegt, mit derselben Begründung, mit der zuvor bereits das DPMA eine Kostenentscheidung ausgesprochen hatte. Die Rechtsbeschwerde zum BGH wurde nicht zugelassen, so dass die Entscheidung des BPatG nun auch rechtskräftig geworden ist.

Das Verfahren macht deutlich, dass es sich in der Regel letztlich auszahlt, wenn gerade im Markenrecht ein bestimmtes Ziel nachhaltig verfolgt und die sich bietenden Rechtsmittel auch ergreift. Hier ging es unserem Mandanten um die Beseitigung eines anhaltenden Störungszustandes durch ein Sperrkennzeichen, mit welchem der Mitbewerber drohte die eigenen Kennzeichnungen anzugreifen. Um den Tatbestand des absoluten Schutzhindernisses der Bösgläubigkeit gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG zu begründen, bedarf es eines erheblichen Darlegungsaufwandes, da auf die innere Motivation des Anmelders eines Sperrzeichens ja schließlich nur auf Grundlage der äußeren Umstände geschlossen werden kann und im Ergebnis nahezu zweifelsfrei feststehen muss, dass die Motivation zur Anmeldung der jeweiligen Marke in erster Linie von unlauteren Absichten geprägt war. Hier zahlt sich auch die besondere Erfahrung eines spezialisierten Markenrechtsexperten aus, der von Anfang an die Sach- und Rechtslage richtig einschätzen kann.

Sollten Sie Fragen zu dieser Entscheidung haben, stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Christian Welkenbach
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Marke des Monats Oktober 2016

defaultjpgNach einer etwas längeren Durststrecke können wir endlich wieder eine Marke des Monats küren. Unsere Marke des Monats ist eine Bildmarke, und zwar der Haribo Goldbär.

Auch wenn eigentlich jedes Kind die berühmten Goldbären aus dem Hause Haribo kennt, mag es den Markenrechtler irgendwie verwundern, weshalb die bunten Gummibärchen in ihrer Grunderscheinung bislang noch nicht als eingetragene Bildmarke oder Design geschützt worden sind. In den Registern des DPMA und des EUIPO finden sich zwar diverse Fruchtgummi-Formen, insgesamt fast 1.000 Marken von Haribo, doch den klassischen Goldbären sucht man vergeblich, abgesehen von dem Goldbären, der auf der Verpackung zu finden ist, in verschiedenen Ausführungen:

bzw.

Erst im Februar 2015 hat man sich im Hause Haribo dazu entschieden, dieses Versäumnis auszubügeln und damit angefangen, die einzelnen Gummibären aus der beliebten Goldbärentüte als Bildmarke anzumelden:

Die Entscheidung enthält an dieser Stelle ein Bild oder eine Grafik.

So wurde z. B. unsere Marke des Monats, der oben wiedergegebene Goldbär in gelb am 14.02.2015 als Bildmarke in den Klassen 25, 28 und 30 angemeldet, eine Eintragung steht bis heute aus, ebenso wie bei den weiteren Vertretern in den Farben Rot, Grün, Orange, Farblos etc., die am selben Tag angemeldet wurden. Ist das DPMA etwa der Auffassung, dass die Gummibären nicht hinreichend unterscheidungskräftig sind oder aus welchem Grund hat sich die Eintragung bis zum heutigen Tage verzögert? Wir wissen es nicht und werden es mit Spannung beobachten, ob die Bären letztlich eingetragen werden oder nicht. Vielleicht wird es hierzu eines Tages eine Entscheidung des BPatG geben.

Unterdessen hat der Haribo Goldbär und seine bunten Fruchtgummi-Genossen auch Rückendeckung durch die Justiz bekommen, wenn auch nicht in markenrechtlicher Hinsicht. Stein des Anstoßes für Haribo war ein Konkurrenzprodukt aus dem Hause Liebharts vitana premium, nämlich deren vegane Gummi-Bärchen ohne Gelatine:

Gummibärchen von Liebharts Vitana Premium

(Bildquelle: http://du-veraenderst-die-welt.de/blog)

 

Wegen der Ähnlichkeit der veganen Gummi-Bärchen hatte Haribo eine einstweilige Verfügung beim LG Köln beantragt und diese aus bekommen. Nachdem die Antragsgegnerin gegen die Beschlussverfügung Widerspruch eingelegt hatte, kam es zur mündlichen Verhandlung vor dem LG Köln, welches die einstweilige Verfügung aber schlussendlich durch Urteil bestätigte (LG Köln, Urteil vom 23.08.2016, Az.: 33 O 82/16). Zwar konnte man sich seitens Haribo nicht auf eine eingetragene Marke stützen, wohl aber auf den Rettungsanker des ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes wegen der wettbewerblichen Eigenart der bekannten Goldbären mit den prägenden Gestaltungselementen, die es abschließend wert sind aus Unterhaltungsgesichtspunkten aufzuzählen:

 

  • durch ovale Einkerbungen angedeutete Brusthaare.

 

Wir hoffen, dass Ihnen nun mit der Erkenntnis, dass die Gummibärchen von Haribo tatsächlich angedeutete Brusthaare haben, nicht der Appetit vergangen ist und gratulieren dem Goldbären zum Titel der Marke des Monats Oktober.

 

Wenn Sie Fragen zur Marke des Monats haben oder an einer Markenanmeldung interessiert sind, stehe ich Ihnen wie immer gerne zur Verfügung.

 

Christian Welkenbach
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LG Frankfurt am Main: Anrechnung der Geschäftsgebühr im Verfügungsverfahren

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Diese Entscheidung betrifft den gesamten gewerblichen Rechtsschutz, somit auch das Markenrecht. Wird z. B. wegen Markenverletzung außergerichtlich abgemahnt, so macht der Abmahnende in der Regel die Erstattung der Abmahnkosten in Höhe einer 1,3 Geschäftsgebühr aus dem Streitwert der Hauptsache geltend, der im Markenrecht häufig bei 50.000 Euro liegt. Wenn sich der Abgemahnte auf die Abmahnung hin nicht per Unterlassungserklärung unterwirft, so werden die Ansprüche zumeist gerichtlich weiter verfolgt. Im Falle eines Hauptsacheverfahrens, d. h. eines herkömmlichen Klageverfahrens muss die außergerichtliche Geschäftsgebühr auf die Verfahrensgebühr zur Hälfte, maximal jedoch mit einem Gebührensatz von 0,75 angerechnet werden; dies ergibt sich aus der Gebührenvorschrift gemäß Vorbem. 3 Abs. 4 RVG VV. Voraussetzung der Anrechnung ist jedoch, dass es sich bei Abmahnung und Klage um denselben Gegenstand handelt. Dies kann im Fall eines sich der Abmahnung anschließenden einstweiligen Verfügungsverfahrens (statt eines Hauptsacheverfahrens) durchaus kontrovers beurteilt werden, da sich der Streitgegenstand im Falle eines Eilverfahrens im Wesentlichen auf die einstweilige Sicherung des Unterlassungsanspruchs beschränkt, der aber trotz einstweiliger Verfügung dennoch weiterhin der Verjährung unterliegt. Demgegenüber ist der Streitgegenstand des Hauptsacheverfahrens der materiell-rechtliche Anspruch selbst, ebenso wie im Falle der Abmahnung. Von daher wird teilweise mit guten Gründen vertreten, dass eine Anrechnung der außergerichtlichen Geschäftsgebühr auf die Verfahrensgebühr des einstweiligen Verfügungsverfahrens nicht zu erfolgen hat (LG Dortmund, Urteil vom 24.04.2014 – 13 O 69/13; BeckOK Streitwert/Lauro, Abmahnkosten Rn. 21-25; Schneider NJW 2009, 2017).

Anders das Landgericht Frankfurt in seiner (noch unveröffentlichten) Entscheidung vom 13.01.2016 (Az.: 2-06 O 386/15). Das Landgericht Frankfurt schließt sich damit der Rechtsauffassung des Kammergerichts Berlin (KG, Urteil vom 03.08.2012, Az.: 5 U 169/11) an und spricht sich im Ergebnis für eine Kürzung der erstattungsfähigen Abmahnkosten auf eine 0,65 Geschäftsgebühr aus, wenn zuvor bereits eine (volle) 1,3 Verfahrensgebühr in einem einstweiligen Verfügungsverfahren festgesetzt worden ist. Dies ergebe sich aus der Vorschrift des § 15a Abs. 2 RVG zugunsten des Beklagten. Im Ergebnis soll damit die Verfahrensgebühr aus dem Verfügungsverfahren in Höhe von 0,65 auf die erstattungsfähige 1,3 Geschäftsgebühr angerechnet werden, was im Hinblick auf die Gebührenvorschrift gemäß Vorbem. 3 Abs. 4 RVG VV zunächst ein wenig systemwidrig anmutet, da üblicherweise die Geschäftsgebühr auf die Verfahrensgebühr angerechnet wird und nicht umgekehrt. Immerhin sei der Abzugsposten bestehend aus der 0,65 Verfahrensgebühr aber lediglich auf Basis des niedrigeren Streitwerts des Verfügungsverfahrens zu beziffern; im Streitfall, in dem es im Übrigen um die Kosten einer wettbewerbsrechtlichen Abmahnung wegen unzureichender Lebensmittelkennzeichnung ging, wurde somit von der eingeklagten 1,3 Geschäftsgebühr aus einem Streitwert von 18.000 Euro eine 0,65 Verfahrensgebühr aus einem Verfügungsstreitwert von 12.000 Euro abgezogen. Kammergericht und Landgericht Frankfurt stellen sich aus pragmatischen Gründen auf den Standpunkt, dass mit der Abmahnung das Eilverfahren und nicht das Hauptsacheverfahren vorbereitet werde, was sicherlich auch diskutabel ist, aber offenbar auch vom BGH so gesehen wird (vgl. BGH WRP 2011, 894; BGH, Beschluss vom 02.10.2008, Az. I ZB 30/08). Insgesamt scheint die Einschätzung des LG Frankfurt eine überwiegende Ansicht widerzuspiegeln, so dass sich die Berater im gewerblichen Rechtsschutz darauf einstellen sollten.

Spannend wird die Frage zu beurteilen sein, wie die Anrechnung zu erfolgen hat, wenn sich der Abmahnung sowohl ein Eilverfahren als auch ein Hauptsacheverfahren anschließen sollte, z. B. wenn auf Beklagtenseite auf die Abmahnung keine Unterlassungserklärung und auf ein Abschlussschreiben nach einstweiliger Verfügung keine Abschlusserklärung abgegeben wird. Dann nämlich ist der Kläger gezwungen, den Unterlassungsanspruch zusätzlich im Hauptsacheverfahren einzuklagen, da dieser insbesondere im Wettbewerbsrecht bereits nach sechs Monaten verjährt. In diesem Fall fallen sowohl im Verfügungsverfahren als auch im Hauptsacheverfahren jeweils eine 1,3 Verfahrensgebühr an, so dass sich die Frage stellt, inwieweit aufgrund der außergerichtlichen Geschäftsgebühr nun eine Anrechnung stattzufinden hat, auf beide oder nur auf eine? Die 6. Zivilkammer des Landgerichts Frankfurt hat im Rahmen der mündlichen Verhandlung durchleuchten lassen, dass es in diesem Fall im Ergebnis wohl nur zu einer Anrechnung im Rahmen des früheren Verfahrens kommen könne, was in diesem Zusammenhang konsequent wäre, da es dann in jedem Fall zu einer Berücksichtigung der Wertung des § 15a RVG kommt.

Eine anonymisierte Veröffentlichung der Entscheidung des LG Frankfurt wird an dieser Stelle in Kürze erfolgen.

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Marke des Monats: TDI CLEAN DIESEL

Tuning Motorsport

Unsere Marke des Monats kommt heute aus Kanada und hört auf den Namen „TDI CLEAN DIESEL“.

Nachdem sich das Gelächter über die Nominierung zur Marke des Monats gelegt hat und sich einige Autobauer in den USA fragen, wie sie an die wertvolle Manipulationssoftware rankommen können, um die strengen kalifornischen Abgasnormen unterwandern zu können, haben kanadische Behörden ebenfalls angekündigt Kontrollen bezüglich der zugelassenen Dieselfahrzeuge des Volkswagen Konzerns durchzuführen. Grund genug, einmal in das kanadische Markenregister zu schauen. Dabei stößt man unweigerlich auf die Wortmarke „TDI CLEAN DIESEL„, die zugunsten der VOLKSWAGEN AG dort seit dem 31.03.2010 für Waren der Warenklasse 12, nämlich für motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans, sport utility vehicles, motor homes, travel trailers, and buses and engines therefore eingetragen ist.

Ob die Bezeichnung „Clean Diesel“ in diesem Zusammenhang zutreffend oder gar irreführend ist, wenn die Grenzwerte nur bei Kontrollen aber nicht auf der Straße eingehalten werden, mag letztlich jeder für sich entscheiden. Nach deutschem Recht wäre jedenfalls die Markeneintragung selbst nicht zu beanstanden, weil die Marke wohl nicht entgegen des absoluten Schutzhindernisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG eingetragen worden wäre. Nach dieser Vorschrift dürfen solche Marken nicht eingetragen werden, die für sich genommen geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen. Im Falle des Volkswagen Manipulationsskandals könnte allenfalls darüber diskutiert werden, ob die Bezeichnung „Clean Diesel“ im Zusammenhang mit manipulierten Abgaswerten bei Dieselfahrzeugen irreführend verwendet wurde, was dann aber eine wettbewerbsrechtliche Frage ist (§ 5 UWG). Dann wäre im Rahmen des § 5 UWG anhand der konkreten Umstände des Einzelfalles zu prüfen, wodurch die Irreführung hervorgerufen wird, z. B. ob sie nur bei einer bestimmten Benutzungsform, durch das Fehlen bestimmter Hinweise, nur im Hinblick auf bestimmte Waren usw. vorliegt (vgl. BGH GRUR 1981, 657  Schlangenzeichen). Dass die Marke eingetragen wurde, spielt bei der wettbewerbsrechtlichen Beurteilung keine Rolle und ist insbesondere kein Indiz dafür, dass die Marke im konkreten Fall nicht täuschend benutzt wird (BGH GRUR 1955, 251  Silberal; BGH GRUR 1984, 737, 738  Ziegelfertigstütze). Der markenrechtliche Irreführungsschutz von § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG ist demgegenüber vorgelagert. So soll schon im Eintragungsverfahren verhindert werden, dass Marken, deren Täuschungseignung bereits zum Zeitpunkt der Eintragung ersichtlich ist, eingetragen werden. Wieder was gelernt 😉

Bei all der negativen PR in diesen Tagen zum Thema #Dieselgate beglückwünschen wir die Volkswagen AG jedenfalls für den Titel zur Marke des Monats September.

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EuGH: Dreidimensionale Marke – Vierfach gerippter Schokoladenwaffelriegel Kit Kat

kitkat

URTEIL DES GERICHTSHOFS (Erste Kammer)

16. September 2015(*)

„Vorlage zur Vorabentscheidung – Marken – Richtlinie 2008/95/EG – Art. 3 Abs. 3 – Begriff ‚infolge Benutzung erworbene Unterscheidungskraft‘ – Dreidimensionale Marke – Vierfach gerippter Schokoladenwaffelriegel Kit Kat – Art. 3 Abs. 1 Buchst. e – Zeichen, das aus einer Form, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist, und zugleich aus einer zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlichen Form besteht – In die technische Wirkung einbezogenes Herstellungsverfahren“

In der Rechtssache C‑215/14

betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 267 AEUV, eingereicht vom High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Intellectual Property), Vereinigtes Königreich, mit Entscheidung vom 27. Januar 2014, beim Gerichtshof eingegangen am 28. April 2014, in dem Verfahren

Société des Produits Nestlé SA

gegen

Cadbury UK Ltd

erlässt

DER GERICHTSHOF (Erste Kammer)

unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten A. Tizzano, der Richter S. Rodin und E. Levits, der Richterin M. Berger sowie des Richters F. Biltgen (Berichterstatter),

Generalanwalt: M. Wathelet,

Kanzler: L. Hewlett, Hauptverwaltungsrätin,

aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die mündliche Verhandlung vom 30. April 2015,

unter Berücksichtigung der Erklärungen

–        der Société des Produits Nestlé SA, vertreten durch T. Scourfield und T. Reid, Solicitors, sowie durch S. Malynicz, Barrister,

–        der Cadbury UK Ltd, vertreten durch P. Walsh und S. Dunstan, Solicitors, sowie durch T. Mitcheson, QC,

–        der Regierung des Vereinigten Königreichs, vertreten durch L. Christie als Bevollmächtigten im Beistand von N. Saunders, Barrister,

–        der deutschen Regierung, vertreten durch T. Henze und J. Kemper als Bevollmächtigte,

–        der polnischen Regierung, vertreten durch B. Majczyna, B. Czech und J. Fałdyga als Bevollmächtigte,

–        der Europäischen Kommission, vertreten durch F. W. Bulst und J. Samnadda als Bevollmächtigte,

nach Anhörung der Schlussanträge des Generalanwalts in der Sitzung vom 11. Juni 2015

folgendes

Urteil

1        Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung von Art. 3 Abs. 1 Buchst. b und e Ziff. i und ii und Abs. 3 der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. L 299, S. 25).

2        Diese Frage stellt sich im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen der Société des Produits Nestlé SA (im Folgenden: Nestlé) und der Cadbury UK Ltd (im Folgenden: Cadbury) über deren Widerspruch gegen die Anmeldung eines dreidimensionalen Zeichens in Form eines vierfach gerippten, mit Schokolade überzogenen Waffelriegels als Marke im Vereinigten Königreich durch Nestlé.

 Rechtlicher Rahmen

 Unionsrecht

3        Mit der Richtlinie 2008/95 wurde die Erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 1989, L 40, S. 1, berichtigt im ABl. 1989, L 159, S. 60) aufgehoben und ersetzt.

4        Der erste Erwägungsgrund der Richtlinie 2008/95 lautet:

„Die Richtlinie [89/104] wurde inhaltlich geändert … Aus Gründen der Klarheit und der Übersichtlichkeit empfiehlt es sich, sie zu kodifizieren.“

5        Nach Art. 2 der Richtlinie 2008/95 können „Marken … alle Zeichen sein, die sich grafisch darstellen lassen, … soweit solche Zeichen geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden“.

6        Art. 3 („Eintragungshindernisse – Ungültigkeitsgründe“) der Richtlinie 2008/95, der ohne wesentliche Änderung den Inhalt von Art. 3 der Richtlinie 89/104 übernimmt, bestimmt:

„(1)      Folgende Zeichen oder Marken sind von der Eintragung ausgeschlossen oder unterliegen im Falle der Eintragung der Ungültigerklärung:

b)      Marken, die keine Unterscheidungskraft haben;

e)      Zeichen, die ausschließlich bestehen:

i)      aus der Form der Ware, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist;

ii)      aus der Form der Ware, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist;

iii)      aus der Form, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht;

(3)      Eine Marke wird nicht gemäß Absatz 1 Buchstabe b, c oder d von der Eintragung ausgeschlossen oder für ungültig erklärt, wenn sie vor der Anmeldung infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat. Die Mitgliedstaaten können darüber hinaus vorsehen, dass die vorliegende Bestimmung auch dann gilt, wenn die Unterscheidungskraft erst nach der Anmeldung oder Eintragung erworben wurde.

…“

 Recht des Vereinigten Königreichs

7        Nach Section 3(1) des Trade Marks Act 1994 (Gesetz von 1994 über die Marken) sind von der Eintragung Marken ausgeschlossen, die keine Unterscheidungskraft haben, es sei denn, sie haben vor der Einreichung der Anmeldung infolge ihrer Benutzung tatsächlich Unterscheidungskraft erworben.

8        Nach Section 3(2) wird ein Zeichen nicht als Marke eingetragen, wenn es ausschließlich aus der Form der Ware, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist, oder aus der Form der Ware, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist, besteht.

 Ausgangsverfahren und Vorlagefragen

9        Die im Ausgangsverfahren in Rede stehende Ware wurde von der Rowntree & Co Ltd seit 1935 im Vereinigten Königreich unter dem Namen „Rowntree’s Chocolate Crisp“ vertrieben. 1937 wurde der Name der Ware in „Kit Kat Chocolate Crisp“ geändert und sodann zu „Kit Kat“ verkürzt. 1988 wurde diese Gesellschaft, deren neue Firma Rowntree plc war, von Nestlé erworben.

10      Die Ware wurde lange Zeit in einer Verpackung verkauft, die aus zwei Schichten bestand, einer inneren aus Silberfolie und einer äußeren aus bedrucktem Papier mit einem rot-weißen Logo und der Wortfolge „Kit Kat“. Die derzeitige Verpackung besteht aus einer einzigen Schicht, die mit demselben Logo bedruckt ist. Das Erscheinungsbild des Logos hat im Lauf der Zeit eine Entwicklung durchlaufen, sich aber nicht stark verändert.

11      Die Grundform der Ware ist seit 1935 nahezu gleich geblieben, nur ihre Abmessungen wurden geringfügig verändert. Die unverpackte Ware hat derzeit folgendes Erscheinungsbild:

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12      Es ist darauf hinzuweisen, dass auf jeder Rippe die Worte „Kit Kat“ und Segmente des Ovals, die Teil des Logos sind, aufgeprägt sind.

13      Am 8. Juli 2010 meldete Nestlé das nachstehend grafisch dargestellte dreidimensionale Zeichen (im Folgenden: fragliche Marke) als Marke im Vereinigten Königreich an:

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14      Die Anmeldemarke unterscheidet sich damit insofern von der tatsächlichen Form der Ware, als sie nicht die aufgeprägten Worte „Kit Kat“ enthält.

15      Die Marke wurde für folgende Waren der Klasse 30 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung angemeldet:

„Schokolade; Schokoladenbonbons; Schokoladenerzeugnisse; Konfekt; Präparate auf Schokoladenbasis; Backwaren; Gebäck; Biskuits; schokolierte Kekse; Kekswaffeln mit Schokoladenüberzug; Kuchen; Plätzchen; Oblaten“.

16      Die Anmeldung wurde vom Markenamt des Vereinigten Königreichs angenommen und für Widerspruchszwecke veröffentlicht. Das Markenamt ging davon aus, dass die Marke zwar keine originäre Unterscheidungskraft habe, doch habe der Antragsteller nachgewiesen, dass sie aufgrund ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt habe.

17      Am 28. Januar 2011 legte Cadbury gegen die Anmeldung Widerspruch ein und machte mehrere Gründe geltend, insbesondere den, dass die Eintragung auf der Grundlage der Vorschriften des Trade Marks Act 1994, mit denen Art. 3 Abs. 1 Buchst. b und e Ziff. i und ii und Abs. 3 der Richtlinie 2008/95 umgesetzt worden sei, zurückgewiesen werden müsse.

18      Mit Entscheidung vom 20. Juni 2013 stellte der Prüfer des Markenamts des Vereinigten Königreichs fest, dass die fragliche Marke keine originäre Unterscheidungskraft habe und auch nicht infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erworben habe.

19      Der Prüfer stellte fest, dass die angemeldete Form drei Merkmale aufweise:

–        die Grundform einer rechteckigen Tafel,

–        das Vorhandensein, die Position und die Tiefe der den Riegel der Länge nach durchziehenden Rillen und

–        die Zahl der Rillen, die zusammen mit der Breite des Riegels die Zahl der „Rippen“ bestimmen.

20      Der Prüfer war der Auffassung, dass es sich bei dem erstgenannten Merkmal um eine Form handele, die durch die Art der Waren selbst bedingt sei und daher nicht eingetragen werden könne, außer in Bezug auf „Kuchen“ und „Gebäck“, bei denen die Form der Marke erheblich von den Regeln der Branche abweiche. Da die beiden anderen Merkmale zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich seien, wies er den Eintragungsantrag im Übrigen zurück.

21      Am 18. Juli 2013 legte Nestlé gegen diese Entscheidung beim vorlegenden Gericht ein Rechtsmittel ein, mit dem sie der Feststellung entgegentritt, dass die fragliche Marke durch ihre Benutzung vor dem relevanten Zeitpunkt keine Unterscheidungskraft erlangt habe. Darüber hinaus macht Nestlé geltend, dass die fragliche Marke nicht ausschließlich in der durch die Art der Ware selbst bedingten Form oder in der für die Erreichung einer technischen Wirkung erforderlichen Form bestehe.

22      Mit einem am selben Tag eingelegten Anschlussrechtsmittel wendet sich Cadbury gegen die Entscheidung vom 20. Juni 2013, soweit darin festgestellt wurde, dass die fragliche Marke hinsichtlich Kuchen und Gebäck originäre Unterscheidungskraft habe und nicht ausschließlich in der durch die Art der Ware selbst bedingten Form oder in der für die Erreichung einer technischen Wirkung erforderlichen Form bestehe.

23      Das vorlegende Gericht ist zunächst der Auffassung, der Prüfer hätte nicht zwischen Kuchen und Gebäck auf der einen und allen anderen Waren in Klasse 30 des Abkommens von Nizza auf der anderen Seite unterscheiden dürfen, sei es in Bezug auf den Nachweis der Unterscheidungskraft der fraglichen Marke oder in Bezug auf die Anwendbarkeit von Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. i und ii der Richtlinie 2008/95.

24      Sodann hält es das vorlegende Gericht im Hinblick auf die Frage, ob die Marke durch ihre Benutzung vor dem relevanten Zeitpunkt Unterscheidungskraft erlangt habe, nach Anführung der einschlägigen Rechtsprechung für klärungsbedürftig, ob es für den Nachweis, dass eine Marke Unterscheidungskraft erlangt habe, ausreiche, dass zum relevanten Zeitpunkt ein erheblicher Teil der beteiligten Verkehrskreise die Marke erkenne und mit den Waren des Anmelders verbinde. Dem Anmelder obliege nämlich der Nachweis, dass ein erheblicher Teil der beteiligten Verkehrskreise die Marke – im Gegensatz zu jeder anderen etwa vorhandenen Marke – als Hinweis auf die Herkunft der Waren wahrnehme.

25      Schließlich führt das vorlegende Gericht in Bezug auf die durch die Art der Ware selbst bedingte Form und die für die Erreichung einer technischen Wirkung erforderliche Form aus, dass es zu Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. i und ii der Richtlinie 2008/95 nur wenig Rechtsprechung gebe.

26      Unter diesen Umständen hat der High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Intellectual Property), beschlossen, das Verfahren auszusetzen und dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen:

1.      Reicht es aus, wenn der Anmelder einer Marke, um darzutun, dass sie infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 3 Abs. 3 der Richtlinie 2008/95 erworben hat, nachweist, dass zum maßgeblichen Zeitpunkt ein erheblicher Teil der beteiligten Verkehrskreise die Marke erkennt und in dem Sinne mit den Waren des Anmelders verbindet, dass sie, wenn sie angeben sollten, wer die mit der Marke gekennzeichneten Waren vermarktet, den Anmelder nennen würden, oder muss er nachweisen, dass ein erheblicher Teil der beteiligten Verkehrskreise die Marke (und keine anderen etwa vorhandenen Marken) als Hinweis auf die Herkunft der Waren wahrnimmt?

2.      Ist eine Form, die aus drei wesentlichen Merkmalen besteht, von denen eines durch die Art der Ware selbst bedingt ist und zwei zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind, gemäß Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. i und/oder ii der Richtlinie 2008/95 von der Eintragung als Marke ausgeschlossen?

3.      Ist Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Richtlinie 2008/95 dahin auszulegen, dass nach dieser Bestimmung Formen von der Eintragung ausgeschlossen sind, die zur Erreichung einer die Herstellungsweise der Waren und nicht ihre Funktionsweise betreffenden technischen Wirkung erforderlich sind?

 Zum Antrag auf Wiedereröffnung des mündlichen Verfahrens

27      Nachdem das mündliche Verfahren am 11. Juni 2015 im Anschluss an die Verlesung der Schlussanträge des Generalanwalts abgeschlossen worden ist, hat Nestlé mit Schreiben vom 26. Juni 2015, das am 30. Juni 2015 bei der Kanzlei des Gerichtshofs eingegangen ist, die Wiedereröffnung des mündlichen Verfahrens beantragt.

28      Zur Begründung dieses Antrags macht Nestlé insbesondere geltend, dass das vorlegende Gericht nicht in der Lage sei, zur ersten Vorlagefrage Stellung zu nehmen, da die Schlussanträge des Generalanwalts diese Frage nicht ausreichend beantworteten.

29      Außerdem beruhten die Schlussanträge des Generalanwalts auf einem Fehlverständnis der von ihr eingereichten schriftlichen Erklärungen.

30      Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass der Gerichtshof nach Art. 83 seiner Verfahrensordnung jederzeit nach Anhörung des Generalanwalts die Wiedereröffnung des mündlichen Verfahrens beschließen kann, insbesondere wenn er sich für unzureichend unterrichtet hält oder wenn eine Partei nach Abschluss des mündlichen Verfahrens eine neue Tatsache unterbreitet hat, die von entscheidender Bedeutung für die Entscheidung des Gerichtshofs ist, oder wenn ein zwischen den Parteien oder den in Art. 23 der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union bezeichneten Beteiligten nicht erörtertes Vorbringen entscheidungserheblich ist (vgl. Urteil Kommission/Parker Hannifin Manufacturing und Parker-Hannifin, C‑434/13 P, EU:C:2014:2456, Rn. 27 und die dort angeführte Rechtsprechung).

31      Im vorliegenden Fall hält sich der Gerichtshof nach Anhörung des Generalanwalts für ausreichend unterrichtet, um eine Entscheidung zu treffen, und ist der Ansicht, dass weder eine neue Tatsache von entscheidender Bedeutung vorliegt noch ein zwischen den Parteien nicht erörtertes Vorbringen entscheidungserheblich ist.

32      Überdies hat der Generalanwalt nach Art. 252 Abs. 2 AEUV öffentlich in völliger Unparteilichkeit und Unabhängigkeit begründete Schlussanträge zu den Rechtssachen zu stellen, in denen nach der Satzung des Gerichtshofs seine Mitwirkung erforderlich ist. Die Schlussanträge des Generalanwalts oder ihre Begründung binden den Gerichtshof jedoch nicht (vgl. Urteil Kommission/Parker Hannifin Manufacturing und Parker-Hannifin, C‑434/13 P, EU:C:2014:2456, Rn. 29 und die dort angeführte Rechtsprechung).

33      Der Antrag auf Wiedereröffnung des mündlichen Verfahrens ist daher zurückzuweisen.

 Zu den Vorlagefragen

 Vorbemerkungen

34      Erstens ist darauf hinzuweisen, dass das Vorabentscheidungsersuchen die Auslegung der Bestimmungen der Richtlinie 2008/95 betrifft.

35      Wie aus dem Urteil Oberbank u. a. (C‑217/13 und C‑218/13, EU:C:2014:2012, Rn. 31) hervorgeht, wurde mit der Richtlinie 2008/95 lediglich die Richtlinie 89/104 kodifiziert, so dass die in der vorliegenden Rechtssache in Rede stehenden Bestimmungen gegenüber den entsprechenden Bestimmungen der Richtlinie 89/104 keine wesentlichen Änderungen in Wortlaut, Systematik oder Zweck erfahren haben. Folglich bleiben die Bezugnahmen auf die Rechtsprechung zur Richtlinie 89/104 für die vorliegende Rechtssache relevant.

36      Zweitens kann nach Art. 2 der Richtlinie 2008/95 ein Zeichen, das die Form einer Ware darstellt, grundsätzlich eine Marke sein, sofern es sich grafisch darstellen lässt und geeignet ist, die Ware oder Dienstleistung eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

37      In Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2008/95 sind ausdrücklich bestimmte aus der Form der Ware bestehende Zeichen aufgeführt, für die spezielle Eintragungshindernisse gelten; dabei handelt es sich um Zeichen, die ausschließlich aus der Form der Ware, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist, aus der zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlichen Form der Ware oder aus der Form, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht, bestehen.

38      Da Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2008/95 ein vorgreifliches Hindernis für die Eintragung eines ausschließlich aus der Form einer Ware bestehenden Zeichens ist, kann ein solches Zeichen, wenn eines der drei in dieser Bestimmung genannten Kriterien erfüllt ist, nicht als Marke eingetragen werden (vgl. in diesem Sinne Urteile Philips, C‑299/99, EU:C:2002:377, Rn. 76, sowie Linde u. a., C‑53/01 bis C‑55/01, EU:C:2003:206, Rn. 44).

39      Darüber hinaus kann ein Zeichen, das nach Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2008/95 von der Eintragung ausgeschlossen ist, nie durch seine Benutzung Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 3 Abs. 3 dieser Richtlinie erwerben (vgl. in diesem Sinne Urteile Philips, C‑299/99, EU:C:2002:377, Rn. 75, sowie Linde u. a., C‑53/01 bis C‑55/01, EU:C:2003:206, Rn. 44).

40      Folglich ist im Rahmen des Antrags auf Eintragung eines Zeichens, das ausschließlich aus der Form einer Ware besteht, zunächst zu prüfen, ob kein der Eintragung entgegenstehendes Hindernis nach Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2008/95 vorliegt, bevor untersucht wird, ob das fragliche Zeichen möglicherweise Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 3 Abs. 3 dieser Richtlinie erworben hat.

41      Daher ist im Einklang mit der vom Unionsgesetzgeber bei der Abfassung von Art. 3 der Richtlinie 2008/95 gewählten Systematik und Ordnung die Reihenfolge der Prüfung der Vorlagefragen umzukehren und zunächst auf die zweite und die dritte Frage einzugehen, die die Auslegung von Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2008/95 betreffen, bevor die erste, Art. 3 Abs. 3 dieser Richtlinie betreffende Frage geprüft wird.

 Zur zweiten Frage

42      Mit seiner zweiten Frage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2008/95 dahin auszulegen ist, dass er der Eintragung eines aus der Form der Ware bestehenden Zeichens als Marke entgegensteht, wenn diese Form drei wesentliche Merkmale aufweist, von denen eines durch die Art der Ware selbst bedingt ist und die beiden anderen zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind.

43      Eingangs ist daran zu erinnern, dass die verschiedenen in Art. 3 der Richtlinie 2008/95 aufgezählten Eintragungshindernisse im Licht des Allgemeininteresses auszulegen sind, das ihnen jeweils zugrunde liegt (vgl. in diesem Sinne Urteile Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 und C‑109/97, EU:C:1999:230, Rn. 25 bis 27, sowie Philips, C‑299/99, EU:C:2002:377, Rn. 77).

44      Die Ratio der in Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2008/95 vorgesehenen Eintragungshindernisse besteht darin, zu verhindern, dass der Schutz des Markenrechts seinem Inhaber ein Monopol für technische Lösungen oder Gebrauchseigenschaften einer Ware einräumt, die der Benutzer auch bei den Waren der Mitbewerber suchen kann (vgl. in diesem Sinne Urteile Philips, C‑299/99, EU:C:2002:377, Rn. 78, und Hauck, C‑205/13, EU:C:2014:2233, Rn. 18).

45      Es gilt nämlich zu verhindern, dass das ausschließliche und auf Dauer angelegte Recht, das eine Marke verleiht, dazu dienen kann, andere Rechte, für die der Unionsgesetzgeber eine begrenzte Schutzdauer vorsehen wollte, zu verewigen (vgl. in diesem Sinne Urteil Hauck, C‑205/13, EU:C:2014:2233, Rn. 19, und – zu Art. 7 Abs. 1 Buchst. e der Verordnung [EG] Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke [ABl. 1994, L 11, S. 1], der im Wesentlichen mit Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2008/95 übereinstimmt – Urteil Lego Juris/HABM, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, Rn. 45).

46      Zu der Frage, ob die verschiedenen Eintragungshindernisse nebeneinander angewandt werden können, hat der Gerichtshof ausgeführt, dass aus dem Wortlaut von Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2008/95 klar hervorgeht, dass die drei Eintragungshindernisse eigenständig sind und jedes von ihnen unabhängig von den anderen anzuwenden ist (vgl. in diesem Sinne Urteil Hauck, C‑205/13, EU:C:2014:2233, Rn. 39).

47      Der Gerichtshof hat daraus abgeleitet, dass ein ausschließlich aus der Form der Ware bestehendes Zeichen nicht als Marke eingetragen werden kann, wenn auch nur eines der in dieser Bestimmung genannten Kriterien erfüllt ist; dabei ist es unerheblich, dass dieses Zeichen auf der Grundlage mehrerer Eintragungshindernisse ausgeschlossen werden kann, solange ein einziges Hindernis auf das Zeichen voll anwendbar ist (vgl. in diesem Sinne Urteil Hauck, C‑205/13, EU:C:2014:2233, Rn. 40 und 41).

48      Folglich schließt Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2008/95 es nicht aus, dass die wesentlichen Merkmale eines Zeichens unter eines oder mehrere der dort genannten Eintragungshindernisse fallen. In einem solchen Fall setzt die Zurückweisung der Anmeldung jedoch voraus, dass mindestens eines dieser Hindernisse auf das fragliche Zeichen voll anwendbar ist.

49      Das im Allgemeininteresse liegende Ziel, das der Anwendung der drei in Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2008/95 vorgesehenen Eintragungshindernisse zugrunde liegt, steht der Zurückweisung der Anmeldung nämlich entgegen, wenn keines dieser drei Hindernisse voll anwendbar ist (Urteil Hauck, C‑205/13, EU:C:2014:2233, Rn. 42).

50      Eine Auslegung von Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2008/95, die es nicht ermöglichen würde, die Anmeldung einer Marke zurückzuweisen, wenn die Untersuchungen ergeben, dass mehr als eines der drei Eintragungshindernisse anwendbar ist, oder die es ermöglichen würde, diese Bestimmung in Fällen heranzuziehen, in denen jedes der drei genannten Eintragungshindernisse lediglich teilweise dargetan wäre, liefe offenkundig dem in den Rn. 43 bis 45 des vorliegenden Urteils angeführten, im Allgemeininteresse liegenden Ziel zuwider, das der Anwendung der drei in Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2008/95 vorgesehenen Eintragungshindernisse zugrunde liegt.

51      Nach alledem ist auf die zweite Frage zu antworten, dass Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2008/95 dahin auszulegen ist, dass er der Eintragung eines aus der Form der Ware bestehenden Zeichens als Marke entgegensteht, wenn diese Form drei wesentliche Merkmale aufweist, von denen eines durch die Art der Ware selbst bedingt ist und die beiden anderen zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind; dabei muss jedoch zumindest eines der in dieser Bestimmung genannten Eintragungshindernisse auf die fragliche Form voll anwendbar sein.

 Zur dritten Frage

52      Mit seiner dritten Frage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Richtlinie 2008/95, wonach Zeichen, die ausschließlich aus der zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlichen Form der Ware bestehen, von der Eintragung ausgeschlossen werden können, dahin auszulegen ist, dass diese Bestimmung allein die Funktionsweise der fraglichen Ware erfasst, oder ob sie auch auf ihre Herstellungsweise anwendbar ist.

53      Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass sich diese Bestimmung nach ihrem Wortlaut ausdrücklich auf die zur Erreichung einer „technischen Wirkung“ erforderliche Form der Ware bezieht, ohne ihren Herstellungsprozess zu erwähnen.

54      Wird die Bestimmung anhand ihres Wortlauts ausgelegt, so beschränkt sich das dort genannte Eintragungshindernis auf die Funktionsweise der Ware, wobei die technische Wirkung das Ergebnis einer bestimmten Herstellungsweise der fraglichen Form ist.

55      Diese Auslegung wird durch das mit Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Richtlinie 2008/95 verfolgte Ziel bestätigt, das, wie aus der in Rn. 44 des vorliegenden Urteils angeführten Rechtsprechung hervorgeht, darin besteht, zu verhindern, dass ein Monopol für technische Lösungen eingeräumt wird, die der Benutzer auch bei den Waren der Mitbewerber suchen kann. Denn aus der Sicht des Verbrauchers sind die Funktionalitäten der Ware maßgeblich, und die Modalitäten ihrer Herstellung sind unerheblich.

56      Überdies ergibt sich aus der Rechtsprechung, dass die Herstellungsmodalitäten auch im Rahmen der Beurteilung der wesentlichen funktionellen Merkmale der Form einer Ware nicht maßgeblich sind. Die Eintragung eines Zeichens, das aus einer allein der technischen Wirkung zuzuschreibenden Form besteht, ist nämlich auch dann ausgeschlossen, wenn die betreffende technische Wirkung durch andere Formen und folglich durch andere Herstellungsprozesse erzielt werden kann (vgl. in diesem Sinne Urteil Philips, C‑299/99, EU:C:2002:377, Rn. 83).

57      Demnach ist auf die dritte Frage zu antworten, dass Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Richtlinie 2008/95, wonach Zeichen, die ausschließlich aus der zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlichen Form der Ware bestehen, von der Eintragung ausgeschlossen werden können, dahin auszulegen ist, dass diese Bestimmung die Funktionsweise der fraglichen Ware erfasst und nicht auf ihre Herstellungsweise anwendbar ist.

 Zur ersten Frage

58      Mit seiner ersten Frage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob der Anmelder einer Marke, die infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 3 Abs. 3 der Richtlinie 2008/95 erworben hat, nachweisen muss, dass die beteiligten Verkehrskreise allein die mit dieser Marke – und nicht die mit anderen etwa vorhandenen Marken – gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen stammend wahrnehmen, oder ob es ausreicht, dass er nachweist, dass ein erheblicher Teil der beteiligten Verkehrskreise die Marke erkennt und mit seinen Waren verbindet.

59      Insoweit ist zunächst darauf hinzuweisen, dass die Hauptfunktion der Marke darin besteht, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem sie es ihm ermöglicht, diese Ware oder Dienstleistung ohne etwaige Gefahr der Verwechslung von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden (Urteil Philips, C‑299/99, EU:C:2002:377, Rn. 30).

60      Durch ihre Unterscheidungskraft vermag eine Marke nämlich die von ihr erfasste Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und somit die Unterscheidung dieser Ware oder Dienstleistung von denjenigen anderer Unternehmen zu ermöglichen (vgl. in diesem Sinne Urteile Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 und C‑109/97, EU:C:1999:230, Rn. 46, Philips, C‑299/99, EU:C:2002:377, Rn. 35, sowie Oberbank u. a., C‑217/13 und C‑218/13, EU:C:2014:2012, Rn. 38).

61      Diese Unterscheidungskraft ist anhand der von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen und anhand der mutmaßlichen Wahrnehmung der beteiligten Verkehrskreise, d. h. der normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der in Rede stehenden Kategorie von Waren oder Dienstleistungen, zu beurteilen (vgl. in diesem Sinne Urteile Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, EU:C:2004:86, Rn. 34 und die dort angeführte Rechtsprechung, Nestlé, C‑353/03, EU:C:2005:432, Rn. 25, sowie Oberbank u. a., C‑217/13 und C‑218/13, EU:C:2014:2012, Rn. 39).

62      Die somit eine der allgemeinen Voraussetzungen dafür, dass ein Zeichen als Marke eingetragen werden kann, darstellende Unterscheidungskraft kann der Marke, worauf Art. 3 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2008/95 abstellt, innewohnen oder infolge ihrer Benutzung im Sinne von Art. 3 Abs. 3 dieser Richtlinie erworben worden sein.

63      Was speziell den Erwerb von Unterscheidungskraft nach Art. 3 Abs. 3 der Richtlinie 2008/95 angeht, ist der Ausdruck „Benutzung der Marke als Marke“ so zu verstehen, dass er sich nur auf eine Benutzung der Marke bezieht, die der Identifizierung der Ware oder Dienstleistung durch die beteiligten Verkehrskreise als von einem bestimmten Unternehmen stammend dient (Urteil Nestlé, C‑353/03, EU:C:2005:432, Rn. 29).

64      Der Gerichtshof hat zwar anerkannt, dass sich eine solche Identifizierung und damit der Erwerb von Unterscheidungskraft sowohl aus der Benutzung eines Elements einer eingetragenen Marke als deren Bestandteil als auch aus der Benutzung einer anderen Marke in Verbindung mit einer eingetragenen Marke ergeben können. Er hat jedoch klargestellt, dass es in beiden Fällen erforderlich ist, dass die beteiligten Verkehrskreise allein die mit der angemeldeten Marke gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung tatsächlich als von einem bestimmten Unternehmen stammend wahrnehmen (Urteil Nestlé, C‑353/03, EU:C:2005:432, Rn. 30, sowie – im Rahmen der Verordnung Nr. 40/94, deren Art. 7 Abs. 3 im Wesentlichen mit Art. 3 Abs. 3 der Richtlinie 2008/95 übereinstimmt – Urteil Colloseum Holding, C‑12/12, EU:C:2013:253, Rn. 27).

65      Mithin besteht unabhängig davon, ob die Benutzung ein Zeichen als Teil einer eingetragenen Marke oder in Verbindung mit dieser betrifft, die wesentliche Voraussetzung darin, dass das Zeichen, dessen Eintragung als Marke beantragt wird, infolge dieser Benutzung die Waren, auf die es sich bezieht, bei den beteiligten Verkehrskreisen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnen kann (vgl. in diesem Sinne Urteil Colloseum Holding, C‑12/12, EU:C:2013:253, Rn. 28).

66      Daraus ist, wie den Nrn. 48 bis 52 der Schlussanträge des Generalanwalts zu entnehmen ist, abzuleiten, dass die angemeldete Marke zwar als Teil einer eingetragenen Marke oder in Verbindung mit einer solchen Marke Gegenstand einer Benutzung gewesen sein kann, der Anmelder aber für die Eintragung der Marke selbst gleichwohl nachweisen muss, dass allein diese Marke und keine anderen etwa vorhandenen Marken auf die Herkunft der Waren als von einem bestimmten Unternehmen stammend hinweist.

67      Nach alledem ist auf die erste Frage zu antworten, dass der Anmelder, um die Eintragung einer Marke zu erreichen, die, sei es als Teil einer anderen eingetragenen Marke oder in Verbindung mit dieser, infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 3 Abs. 3 der Richtlinie 2008/95 erworben hat, nachweisen muss, dass die beteiligten Verkehrskreise allein die mit dieser Marke – und nicht die mit anderen etwa vorhandenen Marken – gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen stammend wahrnehmen.

 Kosten

68      Für die Parteien des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren ein Zwischenstreit in dem beim vorlegenden Gericht anhängigen Rechtsstreit; die Kostenentscheidung ist daher Sache dieses Gerichts. Die Auslagen anderer Beteiligter für die Abgabe von Erklärungen vor dem Gerichtshof sind nicht erstattungsfähig.

Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Erste Kammer) für Recht erkannt:

1.      Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken ist dahin auszulegen, dass er der Eintragung eines aus der Form der Ware bestehenden Zeichens als Marke entgegensteht, wenn diese Form drei wesentliche Merkmale aufweist, von denen eines durch die Art der Ware selbst bedingt ist und die beiden anderen zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind; dabei muss jedoch zumindest eines der in dieser Bestimmung genannten Eintragungshindernisse auf die fragliche Form voll anwendbar sein.

2.      Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Richtlinie 2008/95, wonach Zeichen, die ausschließlich aus der zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlichen Form der Ware bestehen, von der Eintragung ausgeschlossen werden können, ist dahin auszulegen, dass diese Bestimmung die Funktionsweise der fraglichen Ware erfasst und nicht auf ihre Herstellungsweise anwendbar ist.

3.      Um die Eintragung einer Marke zu erreichen, die, sei es als Teil einer anderen eingetragenen Marke oder in Verbindung mit dieser, infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 3 Abs. 3 der Richtlinie 2008/95 erworben hat, muss der Anmelder nachweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise allein die mit dieser Marke – und nicht die mit anderen etwa vorhandenen Marken – gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen stammend wahrnehmen.

Unterschriften

Quelle: InfoCuria – Rechtsprechung des Gerichtshofs

 

Marke des Monats :D

Unsere Marke des Monats Februar kommt dieses Mal aus der Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens und ist ein bei WhatsApp, Facebook und Twitter übliches Emoticon, nämlich ein lachender bzw. breit grinsender Smiley. Als Bildmarke sieht das dann so aus:

Kenner sagen, dass bei dem 😀 die Nase fehlt (hier eine Übersicht über die gängigsten Emoticons), aber das ist letztlich wohl Geschmackssache. Hauptsache, der lachende Smiley wurde für die Landeshauptstadt Düsseldorf eingetragen, und zwar EU-weit als Bildmarke seit Oktober 2014 in den Klassen 16, 25, 35, 38, 39, 41, 42 und 43, also alles was in Sachen Marketing online und offline benötigt wird.

Privatpersonen, die über WhatsApp mit ihren Freunden chatten und nun Angst haben, eine Abmahnung von der Stadt Düsseldorf zu erhalten, sei gesagt, dass sie in dieser Hinsicht nichts zu befürchten haben und weiterhin ihre Freude mit dem Zeichen 😀 oder auch 🙂 ausdrücken können: das Markenrecht findet grundsätzlich nur bei markenmäßiger Benutzung einer Marke zu geschäftlichen Zwecken Anwendung. Allerdings müssen sich Unternehmen, die gezielt mit dem Zeichen 😀 für ihre Leistungen z. B. in den Bereichen Papierwaren, Bekleidung, Werbung, Telekommunikation, Reise- und Transportwesen, Ausbildung und Fortbildung, Webdesign etc. werben möchten, angesichts der eingetragenen EU-Marke ernsthaft Gedanken machen. Das Europäische Markenamt in Alicante hätte sich ohne Weiteres auch auf den Standpunkt stellen können, dass die Eintragung der Marke wegen eines akuten Freihaltebedürfnisses zurückgewiesen wird. In München hatte man beim DPMA übrigens schon seit über 2 Jahren überlegt, ob man die identische Marke 😀 für die Stadt Düsseldorf eintragen soll oder nicht. Der Status der entsprechenden Markenanmeldung (Anmeldenummer 3020120471315) wurde im Register zuletzt auf „Eintragung nicht möglich“ gesetzt. Sowohl als deutsche als auch als europäische Wort-/Bildmarke ist übrigens auch noch die folgende Marke eingetragen:

https://www.tmdn.org/tmview/trademark/image/DE503020120471323

Offensichtlich nach dem Motto „doppelt abgesichert hält besser“ verfügen übrigens die anwaltlichen Vertreter der Stadt Düsseldorf Bird & Bird LLP über eine weitere ältere Marke im Ähnlichkeitsbereich unserer Marke des Monats:

https://oami.europa.eu/copla/image/CJ4JX4FZVCC523YA2TMALSKFLGRTHZ4NP6ZAR3DEBDSMSA6YPZZ7NDB6VENU223ZTFHB3BEO3SPH4

Die EU-Marke ist seit dem 09.02.2012 für Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 9, 16, 25, 35 und 38 eingetragen. Aufgrund der älteren Markenrechte müsste die Landeshauptstadt Düsseldorf hier eigentlich über eine Lizenz verfügen. Andererseits dürfte die Stadt bereits durch das Verbot der Wahrnehmung widerstreitender Interessen ihrer Anwälte, der Kollegen von Bird & Bird abgesichert sein, die nicht einerseits für ihren Mandanten eine Marke anmelden und andererseits aus einer eigenen Marke gegen diese Marke vorgehen können.

Also aufgepasst und Augen auf bei der Wahl der Kennzeichen für die neue Kampagne! Nicht, dass aus unserer amtierenden Marke des Monats Februar abgemahnt werden muss 😉

Und nicht, dass Sie jetzt auf die Idee kommen, den allseits beliebten Zwinkersmiley als Wortmarke anzumelden…

 

 

Marke des Monats: 2015

Schweinchen Glückwunsch Silvester 2015Mit den besten Wünschen für das neue Jahr präsentieren wir heute die erste Marke des Monats im Jahre 2015.

Ja…. das war es schon.

…..kein Scherz.

Die Jahreszahl 2015 ist als Wortmarke bereits seit dem Jahre 2003 für die DEUTZ AG für folgende Waren der Klassen 7, 9 und 12 im Markenregister des DPMA eingetragen:

Feste und fahrbare Verbrennungskraftmaschinen, ausgenommen für Landfahrzeuge, insbesondere Dieselmotoren und Gasmotoren als Neu-, Teile-, Austauschmotoren sowie Aggregate mit derartigen Verbrennungskraftmaschinen und Elektrogeneratoren oder Pumpen oder Kompressoren und Neu-, Austausch-, aufgearbeitete und instandgesetzte Teile solcher Verbrennungskraftmaschinen; Bauelemente für die Kraftstoffeinspritzung und Abgasnachbehandlung von Verbrennungskraftmaschinen und mechanische Steuerungs- und Regelungsgeräte für solche Verbrennungskraftmaschinen und Aggregate; Teile von Verbrennungskraftmaschinen, nämlich elektronische Regelungs-, Steuerungs- und Überwachungsapparate, -geräte und -instrumente sowie Software und aus vorgenannten Waren zusammengesetzte Systeme für die Kraftstoffeinspritzung und Abgasnachbehandlung bei festen und fahrbaren Verbrennungskraftmaschinen sowie bei Verbrennungskraftmaschinen für Land- und Wasserfahrzeugen; Teile von Land- und Wasserfahrzeugen, nämlich Verbrennungskraftmaschinen, insbesondere Dieselmotoren und Gasmotoren sowie Teile solcher Verbrennungskraftmaschinen; Bauelemente für die Kraftstoffeinspritzung und Abgasnachbehandlung von Verbrennungskraftmaschinen und mechanische Steuerungs- und Regelungsgeräte für die Verbrennungskraftmaschinen.

Nun denn.

Die Marke wird offenkundig auch rechtserhaltend benutzt, zumindest für Verbrennungsmotoren für Baumaschinen:

http://www.deutzamericas.com/products/

Grund genug also um der Marke 2015 zur Auszeichnung als erste Marke des Monats des Jahres 2015 zu gratulieren.

In diesem Sinne: Bleiben Sie markenbewusst!

Wenn Sie Fragen zu dieser Eintragung haben oder an einer kennzeichenrechtlichen Beratung interessiert sein, würde ich mich freuen, wenn Sie mich kontaktieren:

Christian Welkenbach
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Informationstechnologierecht
Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

TCI Rechtsanwälte Mainz
Isaac-Fulda-Allee 5
55124 Mainz
T: +49 6131 30290460
F: +49 6131 30290466
cwelkenbach@tcilaw.de

http://www.tcilaw.de
www.it-rechts-praxis.de

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Marke des Monats: Apple Watch

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Unsere Marke des Monats September ist die Wortbildmarke Apple Watch, die in der Tat erst gestern zeitgleich mit der erstmaligen Präsentation der Apple Watch in Cupertino als EU-Marke angemeldet wurde. An der Eintragungsfähigkeit der Marke dürfte aufgrund des unterscheidungskräftigen Apfels keine tiefgreifenden Bedenken bestehen. Ob die Marke und das damit gekennzeichnete Produkt am Handgelenk ein Erfolg werden wird, bleibt abzuwarten.

 

 

OLG Frankfurt: Befugnis zur Urteilsveröffentlichung nach Markenverletzung

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Das OLG Frankfurt hat sich in einer von TCI Rechtsanwälte auf Klägerseite erstrittenen Entscheidung über Grund und Umfang des vergleichsweise neuen Anspruchs auf Urteilsveröffentlichung gemäß § 19c MarkenG im Falle einer Markenverletzung (auf Kosten des Beklagten) geäußert. Da es in diesem Bereich bislang kaum Rechtsprechung gibt, ist diese Entscheidung umso interessanter. Der Senat hat klargestellt, dass Art und Umfang der Veröffentlichung letztlich durch das Gericht nach pflichtgemäßem Ermessen bestimmt werden, so dass Angaben hierzu im Rahmen des Antrags stets nur als Anregung verstanden werden können. Im vorliegenden Fall hatte die Klägerin zunächst die Veröffentlichung in einer bundesweiten Tageszeitung beantragt, während das Landgericht in erster Instanz die Veröffentlichung der Entscheidung auf der Internetseite der Beklagten angeordnet hat – Nun hat das OLG Frankfurt in der Berufungsinstanz die Veröffentlichung wesentlicher Inhalte der Entscheidung im Rahmen einer Fachzeitschrift verfügt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, die Beklagte hat bereits Revision zum BGH eingelegt. Nun zum Volltext:

OLG Frankfurt, Urteil vom 09.01.2014, Az.: 6 U 106/13

Leitsätze

1. Ob im Rahmen der Verurteilung wegen einer Markenverletzung dem Kläger eine Befugnis zur Veröffentlichung des Urteils (§ 19c MarkenG) zuzusprechen ist, hängt von einer umfassenden Interessenabwägung ab. Dabei können neben der Eignung der Veröffentlichung zur Störungsbeseitigung auch generalpräventive Gesichtspunkte berücksichtigt werden.

2. Art und Umfang der Veröffentlichung werden vom Gericht nach pflichtgemäßem Ermessen bestimmt. Wird daher gegen eine in erster Instanz angeordnete Veröffentlichungsbefugnis Berufung eingelegt, kann das Berufungsgericht eine andere Art der Veröffentlichung bestimmen, ohne dass es hierzu einer Anschlussberufung des Klägers bedürfte.

Verfahrensgang

vorgehend LG Frankfurt, 10. April 2013, Az: 2-6 O 607/12, Urteil

Tenor

Die Berufung der Beklagten gegen das am 10. April 2013 verkündete Urteil der 6. Zivilkammer des Landgerichts Frankfurt am Main wird mit der Maßgabe zurückgewiesen, dass Ziffer 3. des Urteilsausspruchs wie folgt lautet:

Die Klägerin ist befugt, nach Rechtskraft des Urteils auf Kosten der Beklagten folgenden Text öffentlich bekannt zu machen:

(…)

(Von der Darstellung wurde abgesehen)

Die Bekanntmachung kann durch eine halbseitige Anzeige in einer von der Klägerin festzulegenden Fachzeitschrift im Bereich der Touristik geschehen.

Die Kosten des Berufungsverfahrens werden der Beklagten auferlegt.

Das Urteil ist ohne Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte kann die Zwangsvollstreckung der Klägerin durch Sicherheitsleistung in Höhe von 25.000 € abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Zwangsvollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.

Die Revision wird zugelassen.

 

Gründe

I.

Die Klägerin ist eine Spezialveranstalterin für Sport- und Erlebnisreisen. Sie tritt unter der Geschäftsbezeichnung „A Reisen“ oder „A Sportreisen“ auf und besitzt die Internet-Domains „Areisen.de“ und „Areisen.com“.

Die Beklagte betreibt unter der Domain „www…de“ ein Online – Reisebüro zur Vermittlung eines veranstalterübergreifenden Reiseangebots.

Die Beklagte hat zahlreiche Internet-Adressen unterhalb der Domain „…de“ mit den Begriffen „Areisen“ und „A Reisen“ gebildet. Die Programmierung der Internet-Seiten der Beklagten führten dazu, dass ein Interessent, der sich für ein Reiseangebot der Klägerin interessierte und über die Internet-Suchmaschine Google nach dem Suchbegriff „Areisen 2013“ suchte, als ersten Treffer die Internet-Seite der Beklagten „www…de/Angebote/A-Reisen-2013“ angezeigt bekam. Tatsächlich vermittelte die Beklagte keine Reisen der Klägerin.

Die Klägerin hat gegen die Beklagte wegen der Verletzung ihrer Kennzeichenrechte am 27.7.2013 eine einstweilige Verfügung der 3. Zivilkammer des Landgerichts Frankfurt erwirkt, deren wesentlicher Inhalt im obigen Urteilsausspruch wiedergegeben wird. Die Beklagte hat diese einstweilige Verfügung als endgültige Regelung anerkannt.

Im hiesigen Verfahren begehrt die Klägerin Schadensersatz, Erstattung von Abmahnkosten und Auskunft über den Umfang der Verletzungshandlungen. Unter Ziffer 3.) hat die Klägerin ferner folgenden Antrag gestellt:

„3. Die Klägerin ist befugt, nach Rechtskraft des Urteils das Rubrum sowie Ziff. I. und II. des Urteilstenors auf Kosten der Beklagten öffentlich bekannt zu machen; die Bekanntmachung erfolgt – nach Wahl der Klägerin – durch eine viertelseitige Anzeige in einer Wochenendausgabe entweder der B Zeitung oder der C Zeitung sowie darüber hinaus durch eine halbseitige Anzeige in einer von der Klägerin festzulegenden Fachzeitschrift der Touristik“.

Wegen des weiteren Sachverhalts wird gem. § 540 Abs. 1 Nr. 1 ZPO auf die tatsächlichen Feststellungen in dem angefochtenen Urteil der 6. Zivilkammer des Landgerichts Frankfurt am Main verwiesen.

Das Landgericht hat dem Schadensersatz-, dem Erstattungs- und dem Auskunftsbegehren stattgegeben. Unter Ziffer 3. des Urteilsausspruchs hat das Landgericht die Klägerin befugt, nach Rechtskraft des Urteils auf Kosten der Beklagten Rubrum und Urteilstenor öffentlich bekannt zu machen und angeordnet, dass diese Bekanntmachung erfolgt, indem die Beklagte beim ersten Aufruf ihrer Homepage „…de“ in dem derzeit unbeschrifteten rechten Rand für 30 Tage ein „Pop-up-Fenster“ erscheinen lässt.

Die form- und fristgerecht eingelegte Berufung der Beklagten richtet sich nur gegen die Verurteilung unter Ziffer 3. des Urteilsausspruchs.

Die Beklagte wirft dem Landgericht vor, verkannt zu haben, dass die Tatbestandsvoraussetzungen des § 19c Markengesetz nicht vorlägen, weil weder ein fortdauernder Störungszustand bestehe noch die ausgesprochene Veröffentlichungsbefugnis geeignet, erforderlich und angemessen sei, um die vermeintliche Störung zu beseitigen.

Die Beklagte beantragt,

das Urteil in dem angefochtenen Umfang abzuändern und insoweit die Klage abzuweisen.

Die Klägerin beantragt,

die Berufung der Beklagten zurückzuweisen.

Sie verteidigt das angefochtene Urteil unter Wiederholung und Vertiefung ihres erstinstanzlichen Vorbringens.

II.

Die Berufung der Beklagten bleibt im Ergebnis ohne Erfolg, denn der Klägerin ist die Befugnis zuzusprechen, das Urteil auf Kosten der Beklagten öffentlich bekannt zu machen (§ 19c MarkenG). Der Senat hat lediglich eine vom Landgericht abweichende Anordnung zur Art und zum Umfang der Veröffentlichung getroffen, weil der Tenor der angefochtenen Entscheidung mit den gesetzlichen Vorgaben nicht in Übereinstimmung zu bringen ist. Dazu im Einzelnen:

1.

Nach § 19c Markengesetz kann das Gericht in einer Markenstreitsache der obsiegenden Partei im Urteil die Befugnis zusprechen, das Urteil auf Kosten der unterliegenden Partei öffentlich bekannt zu machen, wenn die obsiegende Partei dafür ein berechtigtes Interesse darlegt.

Da es für den Anwendungsbereich des § 19c MarkenG lediglich darauf ankommt, ob die Klage aufgrund des Markengesetzes erhoben ist, ist eine Veröffentlichungsbefugnis auch in Bezug auf Schadensersatzklagen gem. § 15 Abs. 5 S. 1 MarkenG gegeben (vgl. Fezer, Markenrecht, 4. Auflage, Rn. 5 zu § 19c).

Die Klägerin hat ein berechtigtes Interesse an der Veröffentlichung der Entscheidung dargelegt.

An die Darlegung des berechtigten Interesses dürfen keine besonders hohen Anforderungen gestellt werden, denn dieses Tatbestandsmerkmal wird in Art. 15 der Richtlinie 2004/48/EG zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (sog. „Enforcement- oder Durchsetzungsrichtlinie“), der durch § 19c MarkenG umgesetzt wird, nicht genannt (vgl. dazu Maaßen, Markenrecht 2008, 417, 419; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., Rn. 7 zu § 19c MarkenG).

Das Gericht muss die Interessen der Parteien umfassend abwägen und dabei zunächst prüfen, ob die Veröffentlichung erforderlich und geeignet ist, um einen durch die Kennzeichenverletzung eingetretenen Störungszustand zu beseitigen. Darüber hinaus muss das in Erwägungsgrund 27 der Durchsetzungsrichtlinie erklärte Ziel berücksichtigt werden, mit einer etwaigen Veröffentlichung potentielle Verletzer abzuschrecken und die Öffentlichkeit zu sensibilisieren und damit der Generalprävention zu dienen (vgl. Maaßen, Markenrecht 2008, 417, 419; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., Rn 7 zu § 19c MarkenG; Fezer a.a.O. Rn. 10 zu § 19c MarkenG, jeweils m. w. n.). Dabei ist regelmäßig vom Bestehen eines berechtigten Interesses auszugehen, wenn die Kennzeichenverletzung aufgrund der Größe und Marktbedeutung des Verletzers von einem nicht unerheblichen Teil der angesprochenen Verkehrskreises bemerkt werden kann (Maaßen a.a.O., S. 419).

Die Beklagte hat durch ihre Internet-Werbung einen Störungszustand geschaffen, der eine erhebliche Marktverwirrung zu Lasten der Klägerin hervorgerufen hat. Sie hat nämlich durch die Programmierung ihrer Internet-Seiten versucht, potentielle Interessenten der Klägerin, die im Internet nach Angeboten der Klägerin gesucht haben, systematisch und in einem erheblichen Umfang „abzufangen“ und auf ihr eigenes Angebot „umzuleiten“. Dabei musste bei diesen Interessenten der unzutreffende Eindruck entstehen, die Reiseangebote der Klägerin würden – möglicherweise sogar exklusiv – über die Beklagte vertrieben. Als Beispiele kann auf die in den Tenor der Beschlussverfügung des Landgerichts aufgenommenen Unterseiten sowie auf die Darstellung auf Seite 14 f. der Klageschrift Bezug genommen werden.

Die Beklagte hat in der Berufungsbegründung ausführlich dargelegt, dass ihr Reiseportal eine überragende Bekanntheit hat. Die Klägerin hat dartun können, dass sie im Segment der Sport- und Familienreisen eine nicht unbedeutende Marktstellung einnimmt. Es kann deswegen angenommen werden, dass die Kennzeichenverletzung bei einem erheblichen Teil der angesprochenen Verbraucher eine Fehlvorstellung im o. g. Sinn hervorgerufen hat und dass deshalb auch der Firmenwert der Klägerin beeinträchtigt worden ist.

Das berechtigte Interesse der Klägerin entfällt nicht dadurch, dass die Beklagte nach der einstweiligen Verfügung des Landgerichts vom 27. 7. 2012 ihren Internet-Auftritt umgestellt hat. Der Anspruch auf Veröffentlichung besteht so lange fort, wie die Verletzungshandlung noch fortwirkt und ein Informationsinteresse des Verkehrs noch fortbestehen kann (vgl. Maaßen a.a.O., S. 420 m. w. N.).

Die streitgegenständliche Kennzeichenverletzung ist geeignet, eine Marktverwirrung hervorzurufen, die über mehrere Jahre hinwegwirkt und kann somit das klägerische Firmenrecht nachhaltig beeinträchtigen. Auch der generalpräventive Ansatz der Klägerin, derartig unlautere Werbestrategien publik zu machen, um damit potentielle Nachahmer abschrecken zu können, spricht dafür, der Klägerin nach wie vor eine Befugnis zur Veröffentlichung zuzubilligen.

3.

Art und Umfang der Bekanntmachung werden vom Gericht nach pflichtgemäßem Ermessen im Urteil bestimmt (§ 19c S. 2 MarkenG). Das Gericht soll demnach von sich aus das Medium festlegen, in dem die Entscheidung veröffentlicht werden soll, um das vom Anspruchsteller bezweckte Ziel zu erreichen. Darüber hinaus steht es dem Gericht auch frei zu entscheiden, im welchem Umfang das Urteil veröffentlicht werden soll. Im Hinblick auf die Vorgaben in Art. 15 der Durchsetzungsrichtlinie kann das Gericht anordnen, welche Informationen über die betreffende Entscheidung veröffentlicht werden dürfen. Da der Anspruchsteller den Umfang der Veröffentlichung nicht von sich aus festlegen kann, geht sein Antrag insoweit nicht über eine Anregung hinaus. Dies hat im vorliegenden Fall folgende Auswirkungen:

a)

Der Urteilstenor des Landgerichts konnte in dieser Form nicht aufrechterhalten werden, weil er der Beklagten eine Veröffentlichungspflicht auferlegt, für die § 19c MarkenG keine Rechtsgrundlage hergibt. Dies ist bereits im Hinweis des Senats zur Terminsladung ausführlich dargelegt worden, so dass zur Vermeidung von Wiederholungen darauf verwiesen werden kann (Bl. 247 d. A.) Ergänzend ist lediglich folgendes auszuführen:

§ 19c Markengesetz eröffnet dem Verletzten lediglich die Befugnis, auf Kosten des Prozessgegners das Urteil zu veröffentlichen. Der Verletzte kann daher nach dieser Vorschrift nicht die Duldung der Veröffentlichung durch den Verletzten verlangen oder eine Verurteilung des Verletzers zur Veröffentlichung begehren (vgl. Maaßen a.a.O., S. 422). Ein solches Klageziel ließe sich nur aus dem allgemeinen zivilrechtlichen negatorischen Beseitigungs- oder einem deliktischen Schadensersatzanspruch herleiten und beträfe somit einen anderen Streitgegenstand. (vgl. dazu Fezer a.a.O. Rdn. 16 zu § 19c; Köhler/Bornkamm, UWG, 31. Auflage Rn. 4.19 zu § 12 UWG).

Soweit sich das Landgericht auf eine Entscheidung des Österreichischen Obersten Gerichtshofs vom 15.10.2002 beruft, die in der Kommentierung von Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Auflage, Rdn. 8 zu § 19c Markengesetz zitiert wird (OGH Wien, K & R 2003 251 mit Anmerkung von Thiele, K & R 2003, 255), lässt sich dieses Urteil auf den vorliegenden Fall nicht übertragen. Die dort angeordnete Veröffentlichungspflicht wird vom OGH aus einer Vorschrift des österreichischen Rechts hergeleitet, die im deutschen Recht keine Entsprechung hat (§ 25 Abs. 7 Öster. UWG, vgl. OGH Wien K & R 2003, 251, 255).

b)

Der Senat kann von sich aus festlegen, in welchem Medium und in welchem Umfang die Entscheidung veröffentlicht wird.

Die Klägerin hat klargestellt, dass sie ihren ursprünglichen Klageantrag in der Berufung beibehalten will (Schriftsatz vom 29.10.2013, Bl. 254 d. A.). Dieser Antrag ist – ähnlich wie ein in der ersten Instanz unbeschiedener Hilfsantrag (vgl. dazu BGH GRUR 2012, 58 Tz. 38 – Seilzirkus) – im Berufungsverfahren „angefallen“ und muss daher beschieden werden. Insbesondere bedurfte es dazu keiner Anschlussberufung, da die Klägerin nur die Veröffentlichungsbefugnis begehren, dem Landgericht nicht aber deren konkrete Umsetzung vorgeben konnte. Sachgerecht ist daher, ihr Berufungsvorbringen so zu bewerten, dass sie zumindest hilfsweise ihr ursprüngliches Klageziel weiterverfolgt, wenn die vom Landgericht getroffene Ermessensentscheidung nicht aufrechterhalten werden kann.

c)

Die Veröffentlichung des oben aufgeführten Textes in einer Fachzeitschrift im Bereich der Touristik ist geeignet, aber auch ausreichend, um der Beeinträchtigung der Firmenrechte der Klägerin entgegenzuwirken und ihr generalpräventives Ziel zu verwirklichen. Der Senat hat berücksichtigt, dass die Beklagte ausschließlich über das Internet ihre Kunden anspricht, während die Klägerin ihr Angebot auch über Reisebüros, Kataloge etc. vertreibt. Eine Veröffentlichung in der Fachpresse bietet die Möglichkeit, die Fachkreise als Multiplikatoren gegenüber dem Publikum einzusetzen, um die Marktverwirrung zu beseitigen. Eine Veröffentlichung in der Tagespresse kann demgegenüber solche nachhaltigen Wirkungen nicht erzielen.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO.

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit und die Schuldnerschutzanordnung folgen aus §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.

Die Revision ist gem. § 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO zuzulassen, da die entscheidungserheblichen Fragen im Zusammenhang mit der Veröffentlichungsbefugnis gem. § 19c MarkenG noch nicht höchstrichterlich geklärt sind und sich in einer Vielzahl von Fällen stellen können.

 

Quelle ©: Hessenrecht Landesrechtsprechungsdatenbank

 

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Christian Welkenbach
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Informationstechnologierecht
Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

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