Das Bundespatentgericht hat in einem von uns betriebenen Löschungsverfahren mit Beschluss vom 05.07.2016 entschieden, dass die Marke „Yogilotus“ wegen Bösgläubigkeit (§ 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG) gelöscht wird. Der 24. Senat des BPatG ist letztlich zu der Überzeugung gelangt, dass sich der Anmelder der Marke zum Zeitpunkt der Markenanmeldung von sachfremden Motiven hat leiten lassen und sich im Wege der Gesamtwürdigung der äußeren Umstände eine unlautere Behinderungsabsicht zu Ungunsten des Löschungsantragstellers erkennen lasse.

Zum Hintergrund der Entscheidung:

Unser Mandant befand sich in den Jahren 2010 und 2011 in einer laufenden wettbewerbsrechtlichen Auseinandersetzung mit einem Mitbewerber im Bereich des Onlinevertriebs von Yogaartikeln. Es ging im Wesentlichen um diverse Verstöße gegen Marktverhaltensregelungen (§ 3a UWG). Eines Tages musste unser Mandant feststellen, dass der Mitbewerber offenbar dazu übergegangen war, einige Produktbezeichnungen unseres Mandanten als Marke anzumelden, zum Teil selbst und zum Teil über einen Dritten, der mutmaßlich als Strohmann fungieren sollte. Die Anmeldungen sollten offenbar das Ziel haben, unserem Mandanten die weitere Nutzung seiner Produktbezeichnungen, die zum Teil über Jahre hinweg verwendet wurden, untersagen zu können. Bereits nach Bekanntwerden der Anmeldungen haben wir das DPMA dann über den Umstand der Bösgläubigkeit informiert, zumal ja die absoluten Schutzhindernisse des § 8 MarkenG grundsätzlich schon während des Eintragungsverfahrens von Amts wegen geprüft werden müssen. Dennoch wurden einige der Sperrzeichen tatsächlich eingetragen, das DPMA wollte eine Diskussion über das Vorliegen des absoluten Schutzhindernisses der bösgläubigen Anmeldung gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG offenbar auf die Ebene des Löschungsverfahrens verlagern. So sahen wir uns gezwungen, die Eintragung abzuwarten und sodann für unseren Mandanten Löschungsanträge gegen die aus unserer Sicht entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG eingetragenen Marken beim DPMA einzulegen. Nach langwieriger interner Beratung und umfangreichen Schriftsätzen, mit denen die Bösgläubigkeit dargelegt wurde, befand das DPMA, dass die Marken, in erster Linie die Marke „Yogilotus“ wegen Bösgläubigkeit gelöscht werden muss. Zwischenzeitlich hatte unser Mandant eine eigene identische Marke angemeldet, gegen die der Mitbewerber aus seiner bösgläubig amgemeldeten Marke auch gleich Widerspruch eingelegt hatte. Entgegen der Regel wurden dem Inhaber der zu löschenden Marke auch die Kosten des Löschungsverfahrens auferlegt, weil dies in Fällen der Bösgläubigkeit regelmäßig der Billigkeit entspricht, so das DPMA.

Der Mitbewerber wollte die Entscheidung des DPMA jedoch nicht auf sich sitzen lassen und legte Beschwerde gegen den Beschluss des DPMA vom 15.10.2012 beim Bundespatentgericht ein. Dort wurde das Beschwerdeverfahren in der Folgezeit einige Jahre lang sagen wir einmal „verwaltet“, bis es im Februar 2016 endlich zur mündlichen Verhandlung vor dem 24. Senat in München kam. Dort zeigte sich relativ schnell, dass der Senat angesichts der geradezu erdrückenden Indizien im Ergebnis von einem bösgläubigen Verhalten des Mitbewerbers im Zusammenhang mit der Anmeldung der Marke „Yogilotus“ überzeugt werden konnte. Diskutiert wurden insbesondere die einzelnen Fallgruppen, die in der Rechtsprechung des BPatG, des BGH und des EuGH zur Bösgläubigkeit gebildet worden sind. Das BPatG hatte ausgeführt, dass der Anmelder einer Marke nicht schon deswegen bösgläubig handele, weil er weiß, dass ein anderer dasselbe Kennzeichen im Inland für gleiche Waren benutzt hat, ohne hierfür einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben. Etwas anderes könne jedoch dann gelten, wenn auf Seiten des Markeninhabers besondere Umstände vorliegen, die die Erwirkung des Zeichenschutzes als sittenwidrig oder rechtsmissbräuchlich erscheinen lassen. Derartige Umstände könnten u. a. darin liegen, dass der Zeicheninhaber die mit der Eintragung des Zeichens kraft Markenrechts entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt (vgl. BGH, GRUR 2000, 1032, 1033 – EQUI 2000; GRUR 2008, 917 Rn. 20 – EROS; GRUR 2016, 380 Rn. 17 – GLÜCKSPILZ; zu Art. 51 Abs. 1 Buchst. b GMV vgl. EuGH, GRUR 2009,763 Rn. 53 – Lindt & Sprüngli/Hauswirth). Ein derartig zweckwidriger Einsatz der Marke als Mittel des Wettbewerbskampfes sei vorliegend angesichts der äußeren Umstände anzunehmen, so der Senat. Die Anmeldung der streitgegenständlichen Bezeichnung, deren Vorbenutzung durch unsere Mandantschaft in Bezug auf Yogakissen und -matten der Markeninhaber unstreitig kannte, stellte sich im Gesamtzusammenhang einer kontinuierlichen Verschärfung des zwischen den Beteiligten vor der Anmeldung der angegriffenen Marke entstandenen Konflikts lediglich als ein Teilakt eines Bündels von ab Juni 2010 vom Markeninhaber ergriffenen Maßnahmen mit dem einheitlichen Zweck, die Geschäftstätigkeit unserer Mandantschaft durch Identifikation von Angriffsflächen und Ausnutzung von Schwachpunkten systematisch zu behindern, dar.

Fazit:

Natürlich begrüßen wir die Entscheidung des BPatG, welches schlussendlich den Behinderungsabsichten des Markeninhabers einen Riegel vorgeschoben hat, wenn auch erst nach einem über 4 Jahre andauernden Verfahren vor dem DPMA und dem BPatG. Entgegen der sonstigen Grundregel, wonach jede Partei im Beschwerdeverfahren vor dem BPatG seine eigenen Kosten zu tragen hat, wurden dem Mitbewerber unserer Mandantin auch die Kosten des Verfahrens auferlegt, mit derselben Begründung, mit der zuvor bereits das DPMA eine Kostenentscheidung ausgesprochen hatte. Die Rechtsbeschwerde zum BGH wurde nicht zugelassen, so dass die Entscheidung des BPatG nun auch rechtskräftig geworden ist.

Das Verfahren macht deutlich, dass es sich in der Regel letztlich auszahlt, wenn gerade im Markenrecht ein bestimmtes Ziel nachhaltig verfolgt und die sich bietenden Rechtsmittel auch ergreift. Hier ging es unserem Mandanten um die Beseitigung eines anhaltenden Störungszustandes durch ein Sperrkennzeichen, mit welchem der Mitbewerber drohte die eigenen Kennzeichnungen anzugreifen. Um den Tatbestand des absoluten Schutzhindernisses der Bösgläubigkeit gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG zu begründen, bedarf es eines erheblichen Darlegungsaufwandes, da auf die innere Motivation des Anmelders eines Sperrzeichens ja schließlich nur auf Grundlage der äußeren Umstände geschlossen werden kann und im Ergebnis nahezu zweifelsfrei feststehen muss, dass die Motivation zur Anmeldung der jeweiligen Marke in erster Linie von unlauteren Absichten geprägt war. Hier zahlt sich auch die besondere Erfahrung eines spezialisierten Markenrechtsexperten aus, der von Anfang an die Sach- und Rechtslage richtig einschätzen kann.

Sollten Sie Fragen zu dieser Entscheidung haben, stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Christian Welkenbach
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Informationstechnologierecht
Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

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