Gerade noch rechtzeitig wird am letzten Tag des Monats die Marke des Monats Mai gekürt. Die Marke des Monats Mai hat ein langes und beschwerliches Eintragungsverfahren hinter sich, das vor rund 10 Jahren begonnen hat und nun doch noch zu einem kleinen Happy End geführt hat.

Dieses Mal trifft es die abtrakte Farbmarke Gelb,  deren Eintragung  von der Yello Strom Verwaltungsgesellschaft mbH bereits im Jahre 2000 zur Eintragung (nach Teilrücknahme) für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 36, 37, 38 und 42 beim DPMA beantragt worden ist (Az.: 300897146). Das DPMA hat die Eintragung der Marke wegen fehlender Unterscheidungskraft abgelehnt. Gegen die entsprechenden Zurückweisungsbeschlüsse hat die Markenanmelderin das Rechtsmittel der Beschwerde zum BPatG eingereicht. Das BPatG hat sich der Auffassung des DPMA angeschlossen und bestätigt, dass der abstrakten Farbmarke jegliche Unterscheidungskraft im Hinblick auf die Waren und Dienstleistungen der angemeldeten Klassen 9, 35, 36, 37, 38 und 42 fehle (BPatG GRUR 2009, 161). Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft einer abstrakten Farbmarke sei zu berücksichtigen, dass das angesprochene Publikum nicht daran gewöhnt ist, allein aus der Farbe von Waren oder ihrer Verpackung auf die Herkunft der Waren zu schließen, da eine abstrakte Farbe im Handel grundsätzlich nicht als Mittel der Identifizierung verwendet werden. Nur unter außergewöhnlichen Umständen könne ihr daher Unterscheidungskraft zukommen, etwa wenn die Zahl der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen sehr beschränkt und der maßgebliche Markt sehr spezifisch ist (vgl. EuGH, GRUR 2003, 604, Rdnrn. 65f. – Libertel).

Nachdem das BPatG das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zum BGH zugelassen hatte, legte die Anmelderin entsprechend Rechtsbeschwerde zum BGH ein. Der BGH hat nun am 19.11.2009 entschieden, dass für einen Teil der beanspruchten Dienstleistungen, nämlich für diejenigen der Klassen 35, 36 und 42 jegliche Unterscheidungskraft nicht verneint werden könne, so dass die Marke nun endlich für die folgenden Dienstleistungen eingetragen werden kann:

• Klasse 35:
  Betriebswirtschaftliche  und  organisatorische  Beratungsdienstleistungen im Energiebereich;
• Klasse 36:
  Finanzielle Beratungsdienstleistungen im Energiebereich;
• Klasse 42:
  Technische  und  ökologische  Beratungsdienstleistungen  im  Energiebereich.

Die “Rettung” der abstrakten Farbmarke zugunsten der Anmelderin, die vermutlich faktisch längst auf eine neues Corporate Design ausgewichen ist, hat der BGH wie folgt begründet:

“Die  Prüfung des Schutzhindernisses mangelnder Unterscheidungskraft hat umfassend anhand aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu erfolgen (vgl. EuGH GRUR 2003, 604 Tz. 71 und 76 – Libertel). Die Frage, ob die Marke für eine sehr beschränkte Anzahl von Waren oder Dienstleistungen angemeldet ist und der maßgebliche Markt sehr spezifisch ist, ist nur ein Kriterium für die Beurteilung der Unterscheidungskraft der Farbmarke (vgl. EuGH GRUR 2003, 604 Tz. 71 – Libertel; GRUR Int. 2005, 227 Tz. 79 – Farbe Orange). Allerdings werden sich im Regelfall die erforderlichen außergewöhnlichen Umstände nicht feststellen lassen, bei deren Vorliegen von einer Unterscheidungskraft abstrakter Farben i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auszugehen ist, wenn die Anmeldung nicht auf einen spezifischen Markt und auf eine sehr geringe Anzahl von Waren oder Dienstleistungen beschränkt ist. Die Rechtsbeschwerde rügt jedoch zu Recht, dass das Bundespatentgericht den durch Beispiele belegten Vortrag der  Anmelderin  nicht  gewürdigt  hat,  der  Verkehr  habe  sich  an  die  Herkunftsfunktion formloser Farben bei Beratungsleistungen im Energiebereich gewöhnt.”

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Christian Welkenbach

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Unsere Marke des Monats März ist die allseits beliebte Rocher-Kugel, die (noch) unter der Registernummer 39735468 im Markenregister des DPMA als Bildmarke eingetragen ist. Genauer wird man die Bildmarke als sog. Formmarke bezeichnen müssen, da der Markeninhaber (FERRERO) hier explizit Markenschutz aufgrund Verkehrsgeltung gerade im Hinblick auf die besondere Form der Praline beansprucht hat, so dass die Marke als dreidimensionale durchgesetzte Marke für “Pralinen” eingetragen worden ist.

Das BPatG hat jedoch am 09.05.2007 (Az.: 32 W (pat) 156/04)  die Löschung der Marke beschlossen, nachdem ein Mitbewerber des Markeninhabers zuvor einen Löschungsantrag beim DPMA gestellt hatte, weil die Marke entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG eingetragen worden sei und die Voraussetzungen für eine Verkehrsdurchsetzung nicht glaubhaft gemacht worden  seien. Das BPatG hat sich der Ansicht des Mitbewerbers des Markeninhabers im Ergebnis angeschlossen und die Löschung der Marke angeordnet.

Dass die Marke gleichwohl noch im Markenregister des DPMA zu finden ist, hat der Markeninhaber dem BGH zu verdanken, der den Beschluss des BPatG im vergangenen Jahr auf die Rechtsbeschwerde des Markeninhabers hin aufgehoben hat (BGH, Beschl. v. 09.07.2009, Az.: I ZB 88/07). Das BPatG sei im Ergebnis zutreffend zunächst davon ausgegangen, dass die Voraussetzungen einer markenmäßigen Verwendung der Pralinenform erfüllt sind. Das BPatG habe jedoch für die Eintragungsfähigkeit der Formmarke einen zu hohen Durchsetzungsgrad für erforderlich gehalten. Bei einer Formmarke, die von einer Grundform der Warengattung abweichende Merkmale aufweist, bestehe in der Regel kein Anlass, besonders hohe Anforderungen an den Durchsetzungsgrad zu stellen. Eine durch besondere Merkmale von einer Grundform der Warengattung abweichende Warenform sei nicht in gleicher Weise als Herkunftshinweis ungeeignet wie eine glatt beschreibende Wortangabe. Nach den Feststellungen des BPatG beschränke sich die in Rede stehende Formmarke nicht ausschließlich auf die für Pralinen typische Kugelform, sondern weise eine besondere, wenn auch naheliegende Oberflächengestaltung auf. Sie stelle eine Variante der Kugelform dar, die ihrerseits nur eine von vielen bei Pralinen denkbaren Formgestaltungen ist. Eine deutliche Steigerung des zur Verkehrsdurchsetzung i. S. von § 8 Abs. 3 MarkenG erforderlichen Durchsetzungsgrades sei daher nicht notwendig. Unter Berücksichtigung dieser Maßstäbe reichte selbst der vom BPatG ermittelte gesicherte Zuordnungsgrad von 62 % für den Zeitpunkt der Eintragung aus.

Damit hat der BGH die durchgesetzte Formmarke im Ergebnis erst einmal gerettet. Der Mitbewerber hingegen konnte sich nur noch “die Kugel geben”. Für uns jedenfalls besteht genügend Anlass, die Rocher-Kugel zur Marke des Monats März zu küren.

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Bildnachweis: DPMA Markenregister

Wer ein Zeichen mit dem Zusatz ® verwendet, ohne Inhaber dieser Marke oder einer Lizenz an dieser Marke zu sein, führt den Verkehr regelmäßig in wettbewerblich relevanter Weise irre. Dies hat der Bundesgerichtshof in einem jetzt veröffentlichten Urteil vom 26. Februar 2009 (Az: I ZR 219/06) entschieden. Nach Ansicht der Karlsruher Richter könne nur dann etwas anderes gelten, wenn der Betreffende Inhaber einer ähnlichen Marke ist und die Verwendung des Zeichens eine rechtserhaltende Benutzung dieser Marke darstellt.

Grundsätzlich versteht der Verkehr den Zusatz ®, der im angloamerikanischen Rechtskreis für „Registered Trademark“ steht, dahingehend, dass die davor genannte Marke auch tatsächlich eingetragen ist. Im deutschen Markenrecht hat das Zeichen ebenso wenig konstitutive Bedeutung wie das Zeichen © im Urheberrecht; maßgeblich für das Bestehen des Markenrechts ist allein die Eintragung im Markenregister; für den urheberrechtlichen Schutz ist allein die Frage, ob durch den Schaffensprozess von Gesetzes wegen ein urheberrechtliches Werk entstanden ist, entscheidend.

Problematisch ist jedoch, wenn der Zusatz ® verwendet wird, ohne dass der Werbende über eine entsprechende Markeneintragung verfügt.

Im konkreten Fall hatten die Parteien, die Rollos vertreiben, über die Berechtigung gestritten, mit dem Zeichen „Thermoroll®“ zu werben. Die Klägerin, Inhaberin der eingetragenen Wortmarke „Termorol“, hatte geltend gemacht, aufgrund eines Lizenzvertrags berechtigt zu sein, die Wortmarke „Thermoroll®“ zu nutzen. Die Beklagte hingegen berief sich in der Vorinstanz noch auf eine Nutzungslizenz der L.-GmbH, welche die Marke am 13. Februar 2009 eingetragen hatte.

Für die letzte Instanz vor dem BGH hatte hat die Beklagte schließlich widerklagend beantragt,

die Klägerin zu verurteilen, der Beklagten Auskunft darüber zu erteilen, in welchem Umfang sie bis zum 16. Februar 2006 mit dem Zeichen „Thermoroll®“ geworben hat, und die Verpflichtung der Klägerin festzustellen, der Beklagten denjenigen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die vorstehend bezeichneten Handlungen entstanden ist und künftig noch entstehen wird.

Nach Ansicht der BGH Richter sei die Werbung der Klägerin irreführend gewesen, da sie bis zum 16. Februar 2006 weder Inhaberin einer eingetragenen Marke „Thermoroll®“ noch zu deren Nutzung berechtigt gewesen sei. Nach der Regierungsbegründung zu § 5 UWG ist eine Werbung nur dann irreführend, wenn sie geeignet ist, bei einem erheblichen Teil der umworbenen Verkehrskreise irrige Vorstellungen über das Angebot hervorzurufen und die zu treffende Marktentschließung in wettbewerblich relevanter Weise zu beeinflussen. Dieser Irreführung fehle jedoch die erforderliche wettbewerbsrechtliche Relevanz, da die Klägerin die Marke „Termorol“ habe verwenden dürfen und damit die angesprochenen Verkehrskreise lediglich darüber in die Irre geführt, dass die in ihrer Werbung angegebene Marke „Thermoroll®“ von der tatsächlich bestehenden Marke abgewichen sei.

Die Revision der Beklagten hatte jedenfalls insoweit Erfolg, soweit sie sich gegen die Abweisung der Widerklage wendet. Fügt man einem Zeichen den Zusatz ® bei, erwartet der Verkehr nach Ansicht des BGH, dass dieses Zeichen für den Verwender als Marke eingetragen ist oder dass ihm der Markeninhaber eine Lizenz erteilt hat. Geringfügige Abweichungen bleiben dabei außer Betracht, solange der Verkehr in der benutzten Form noch die eingetragene Marke sieht. Abweichungen durch Hinzufügen oder Verdoppeln von Buchstaben sind nur dann unerheblich, wenn sie weder phonetische noch begriffliche Bedeutung haben, woran es im Streitfall nach Ansicht des BGH bei der Abweichung von „Termorol“ zu „Thermoroll“ fehlt.

Anders als das Berufungsgericht nimmt der BGH an, die in der Verwendung des Zeichens liegende Behauptung, Rechte an der Marke zu besitzen, spielt für beide Parteien, insbesondere in Abgrenzung zum Wettbewerber, eine maßgebende Rolle. Es liege auf der Hand, dass sich ein Unternehmen, dass durch Hinzufügen des Zusatzes ® der Wahrheit zuwider den Eindruck erweckt, ihr stehe dieses Zeichen oder eine Lizenz an einer Marke zu, hiervon einen Vorteil gegenüber den Abnehmern verspreche. In einem solchen Fall geht der BGH nun regelmäßig von einer Wettbewerbswidrigkeit aus.

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Dieser Beitrag wurde erstellt unter freundlicher Mitwirkung von Stud. iur. Sebastian Ehrhardt

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(Bildquelle: © uhu.at)

Der u. a. für Kennzeichenrecht zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs (BGH) hat am 19.02.2009 (Az.: I ZR 195/06) entschieden, dass sich der bekannte Klebstoffhersteller “UHU” nicht auf eine Marke an der besonderen Farbkombination gelb/schwarz aufgrund Verkehrsgeltung berufen kann.

Kennzeichenrechte können nicht nur durch Eintragung einer Marke im Markenregister entstehen, sondern auch durch bloße Benutzung eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr, soweit das Zeichen innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung erworben hat.

Zwar müsse eine Marke kraft Verkehrsgeltung nach § 4 Nr. 2 MarkenG nach Ansicht des BGH nicht zwingend graphisch darstellbar i.S. von § 8 Abs. 1 MarkenG zu sein. Für die Marke kraft Verkehrsgeltung gelte jedoch das Gebot der Bestimmtheit. Bei einer als Marke kraft Verkehrsgeltung beanspruchten Farbkombination wie in der Sache UHU müssten die systematische Anordnung und das flächenmäßige Verhältnis der Farben klar und eindeutig bestimmt sein. Dies hat der BGH im Ergebnis verneint, mit der Folge, dass der Mitbewerber weiterhin seine Klebstoffprodukte mit folgender Ausstattung bewerben und anbieten darf:

Abweichend von der Entscheidung in dieser Sache, in der die Besonderheit in der Kombination und Anordnung der Farben zueinander nicht eindeutig bestimmt werden konnte, hat der BGH in der Vergangenheit sowohl Farbkombinationen als auch bloße Farbtöne als Marke für schutzfähig erachtet. So hatte der BGH bereits im Jahre 1998 die Kombination gelb/schwarz als eintragungsfähig angesehen (BGH, Beschluss vom 10. 12. 1998 – I ZB 20/96 – Farbmarke gelb/schwarz). Später konnte sich u. a. die Deutsche Telekom AG über eine Farbmarke in der Kombination magenta/grau freuen (BGH GRUR 1999, 730), außerdem der Tankstellenkonzern über das geschützte ARAL-blau (BPatG, GRUR 1999, 61) und schließlich auch ein bekannter Katzenfutterhersteller über die Farbmarke violletfarben (BGH GRUR 2001, 1154).

Tipp: Sollte Ihr neues Produkt eine individuelle Farbgebung besitzen und ein gewisser Marketingaufwand zur Erreichung einer schnellen Bekanntheit geplant sein, so könnte im Vorfeld der Produkteinführung durchaus über die Anmeldung einer Farbmarke nachgedacht werden. Sollte das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) die Marke für nicht hinreichend unterscheidungskräftig halten, kann die Anmeldung noch immer zurückgenommen werden. Ein Versuch war es in diesem Fall wert!

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