OLG Frankfurt, Beschl. v. 03.08.2011, Az.: 6 W 54/11 – Schönheit von innen

Leitsatz

Der Ruf eines seit Jahren für ein bestimmtes Nahrungsergänzungsmittel verwendeten und dem Verkehr bekannten Werbeslogan (“Schönheit von innen”) wird in unlauterer Weise ausgenutzt, wenn ein Mitbewerber diesen Slogan als Produktbezeichnung für ein vergleichbares Erzeugnis verwendet.

Tenor

Der Beschluss des Landgerichts Frankfurt am Main vom 23. Mai 2011 wird abgeändert.

Der Antragsgegnerin wird im Wege der einstweiligen Verfügung bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen Ordnungsgeldes in Höhe von bis zu 250.000,- €, ersatzweise Ordnungshaft oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, zu vollstrecken an ihren Geschäftsführern, untersagt, im geschäftlichen Verkehr ein Nahrungsergänzungsmittel unter der Produktbezeichnung „Schönheit von innen“ zu bewerben, anzubieten, zu vertreiben oder sonst in den Verkehr zu bringen.

Die Kosten des Eilverfahrens hat die Antragsgegnerin zu tragen.

Der Beschwerdewert wird auf 150.000,- € festgesetzt.

Gründe

I.

Die Antragstellerin vertreibt seit den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts ein Nahrungsergänzungsmittel unter der Bezeichnung „X-dragees“, welches verschiedene aufeinander abgestimmte Vital- und Aufbaustoffe zur ergänzenden Versorgung von Haupt, Haaren und Nägeln enthält. Auf den Produktverpackungen ist zumindest seit 1988 bis heute der Satz „Schönheit von innen“ angebracht. Dieser befand sich bis März 2005 zusammen mit dem Produktnamen „X-dragees“ innerhalb eines von der Gestaltung der Umverpackung im Übrigen farblich deutlich abgesetzten Feld. Seit November 2005 ist der Satz unmittelbar unterhalb eines solchen, nach wie vor vorhandenen Feldes aufgedruckt.

Die Antragstellerin ist Inhaberin der deutschen Wortmarke „X-dragees“, einer deutschen Wort-/Bildmarke „X-dragees Schönheit von innen“, die der Packungsgestaltung bis März 2005 entspricht, sowie der Wortmarke „X-dragees. Natürliche Schönheit von innen“. Ein Versuch der Antragstellerin, Markenschutz auch für den isolierten Slogan „Schönheit von innen“ zu erlangen, scheiterte beim Deutschen Patent- und Markenamt im Jahre 2003. Ausweislich der von der Antragstellerin vorgelegten Kommunikationsanalysen der Zeitschrift A lag die Bekanntheit der Marke „X-dragees“ im Jahr 2008 bei 54% der Gruppe der 14- bis 64-jährigen Frauen und im Jahr 2010 bei 59% der Gruppe der 14- bis 70-jährigen Frauen. Der Werbeaufwand der Antragstellerin für das Produkt lag in den Jahren 2007 und 2008 bei ca. 1,1 Mio € bzw. ca. 560.000,- €.

Die Antragsgegnerin vertreibt ein Nahrungsergänzungsmittel unter der Bezeichnung „Schönheit von innen“, dessen Umverpackung wie folgt gestaltet ist:

Auf der Rückseite der als Anlage AG 11 vorgelegten Umverpackung dieses Produkts ist unter anderem angegeben: „pflegt eine normale Haut“ und „hilft zudem bei er Aufrechterhaltung normaler Haare“.

Die Antragstellerin sieht in der Verwendung des Slogans „Schönheit von innen“ als Produktbezeichnung einen Verstoß gegen § 4 Nr. 9 Buchstaben a) und b) UWG sowie eine Irreführung im Sinne von § 5 Abs. 2 UWG. Das Landgericht hat den Eilantrag mit dem angefochtenen Beschluss zurückgewiesen und dazu ausgeführt, die Antragstellerin habe zur Bekanntheit des Slogans nicht vorgetragen. Außerdem sei dessen Bedeutung durch die Veränderung der Produktgestaltung im Jahre 2005 gesunken. Weil dieser sich nunmehr außerhalb der farblich hervorgehobenen Fläche befinde, werde er nicht mehr blickfangmäßig benutzt; seine Bedeutung sei deshalb herabgesetzt.

Mit der Beschwerde verfolgt die Antragstellerin ihren Unterlassungsantrag weiter.

II.

Die zulässige Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg.

Auf der Grundlage des Sach- und Streitstandes, wie er sich nach Anhörung der Antragsgegnerin ergibt, steht der Antragstellerin der geltend gemachte Unterlassungsanspruch zu.

1) Entgegen der Auffassung der Antragsgegnerin kann nicht festgestellt werden, dass die Antragstellerin mit der Geltendmachung ihrer Ansprüche am 16. Mai 2011 zu lange zugewartet hat, so dass die nach § 12 Abs. 2 UWG zu vermutende Dringlichkeit widerlegt ist. Denn die Antragstellerin hat vorgetragen, erst Ende April 2011 von der beanstandeten Kennzeichnung erfahren zu haben. Dagegen kann sich die Antragsgegnerin nicht mit Erfolg darauf berufen, sie habe ihr Produkt bereits im Februar 2011 auf den Markt gebracht. Weitere konkrete Umstände, aus denen geschlossen werden kann, dass die Antragstellerin wesentlich vor April auf das Produkt der Antragsgegnerin hätte stoßen müssen, hat die Antragsgegnerin weder vorgetragen noch sind diese ersichtlich.

2) Der Unterlassungsanspruch der Antragstellerin besteht aus §§ 3, 4 Nr. 9 b), 8 Abs. 3 Nr. 1 UWG. Die Verwendung des Slogans „Schönheit von innen“ stellt eine unangemessene Ausnutzung der Wertschätzung des mit dem Produkt der Antragstellerin verbundenen Slogans „Schönheit von innen“ dar.

a) Dem Satz „Schönheit von innen“ kommt nach der Überzeugung des Senats wettbewerbliche Eigenart zu. Dem steht zunächst nicht entgegen, dass es sich bei ihm lediglich um einen Werbeslogan handelt, dem das Deutsche Patent- und Markenamt den Schutz als Marke verwehrt hat.

Die Frage, ob einem Werbespruch ein wettbewerbsrechtlicher Schutz vor Nachahmung zukommt, beantwortet sich nach denselben Grundsätzen, die für die Nachahmung anderer Leistungsergebnisse gelten. Wettbewerbliche Eigenart ist danach gegeben, wenn die Ausgestaltung eines Erzeugnisses – hier des (Werbe-)slogans – geeignet ist, als Hinweis auf die betriebliche Herkunft zu dienen oder besondere Gütevorstellungen zu wecken. Da insoweit die Eignung ausreicht, muss ein wettbewerblicher Besitzstand im Sinne einer bereits erreichten Verkehrsbekanntheit nicht notwendig vorliegen (BGH, Urt. v. 17.10.1996 – I ZR 153/94 – GRUR 1997, 308 – juris-Tz 18 – Wärme fürs Leben). Einem originellen, gleichzeitig einprägsamen und aussagekräftigen Werbeslogan kann daher dank seiner Eignung, auf einen bestimmten Anbieter hinzuweisen, schon mit seiner Einführung ein wettbewerbsrechtlicher Schutz vor Nachahmung zukommen, ohne dass es auf seine Bekanntheit im Verkehr ankäme (BGH, a.a.O. juris-Tz 19). Unter diesen Umständen kann deshalb auch einem Slogan mit einer banal erscheinenden Aussage wettbewerbliche Eigenart zukommen. Der Bundesgerichtshof hat deshalb den Slogan “Wärme fürs Leben” für geeignet erachtet, als Leitmotiv positive Assoziationen zu wecken und das Leistungsangebot der werbenden Versorgungsunternehmen mit herauszustellenden positiven Eigenschaften zu verknüpfen. Er hat deshalb eine – wenn auch von Haus aus nur geringe – wettbewerbliche Eigenart dieses Slogans angenommen (BGH, a.a.O. juris-Tz 22, 23).

Dies gilt für die hier in Streit stehende Aussage „Schönheit von innen“ in gleicher Weise. Sie beschreibt zwar die Wirkungsweise eines Nahrungsergänzungsmittels, das in Tablettenform eingenommen wird und dadurch einen positiven Einfluss auf die äußerliche Erscheinung des Anwenders entfaltet. Dies mag der Eintragungsfähigkeit des Slogans als Marke entgegen stehen; seine Eignung, im Sinne der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs als Leitmotiv positive Assoziationen zu wecken und das Leistungsangebot der Antragsstellerin mit positiven Eigenschaften zu verknüpfen, bleibt davon aber unberührt.

b) Der Vortrag der Antragstellerin ist nach Auffassung des Senats auch hinreichend, um dem Slogan „Schönheit von innen“ die für den Tatbestand der unlauteren Rufausnutzung weiter erforderliche Bekanntheit bei den angesprochenen Verkehrskreisen zuzusprechen.

Dem steht nach Auffassung des Senats nicht entgegen, dass die Antragstellerin die von ihr behauptete Bekanntheit des Slogans „Schönheit von innen“ nicht durch Vorlage einer Verkehrsbefragung oder durch Vortrag zu dem Umfang der in (jüngerer) Zeit mit dem Slogan betriebenen Werbung glaubhaft gemacht hat. Denn nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs genügt es insoweit, dass von der Benutzung des Slogans auf eine gewisse Bekanntheit geschlossen werden kann (BGH, a.a.O., juris-Tz 28).

Die ist hier der Fall. Der Slogan „Schönheit von innen“ ist seit 1988 auf allen Verpackungen des Produkts „X-dragees“ angebracht. Dabei macht es nach Auffassung des Senats keinen wesentlichen Unterschied, ob der Slogan innerhalb oder außerhalb des farblich abgesetzten Feldes mit dem Produktnamen „X-dragees“ erscheint. Denn es geht in diesem Zusammenhang nicht um die Frage, ob der Slogan als Bestandteil des Produktnamens wahrgenommen wird, sondern darum, ob dieser als solcher überhaupt wahrgenommen und in der Vorstellung der angesprochenen Verkehrskreise mit dem Produkt der Klägerin assoziiert werden kann. Dies ist auch dann der Fall, wenn er wie bei der aktuellen Verpackung der „X-dragees“ unmittelbar unterhalb der Kennzeichnung steht. Der durch die „Verbannung“ des Slogans aus dem Bereich der eigentlichen Kennzeichnung möglicherweise hervorgerufenen Herabsetzung seiner Bedeutung steht entgegen, dass der Slogan nunmehr in Alleinstellung und damit sogar prominenter platziert ist.

Die Bekanntheit des Produkts „X-dragees“ selbst ist durch Vorlage der Kommunikationsanalysen der Zeitschrift A aus den Jahren 2008 und 2010 sowie durch den Hinweis der Antragstellerin auf ihre Werbeaufwendungen für dieses Produkt hinreichend glaubhaft gemacht. Aus der Vorlage der Werbeanzeige der Antragstellerin aus dem Jahre 2008 (Anlagenkonvolut AS 12) geht zudem hervor, dass die Verwendung des Slogans in der Werbung zum einen durch Wiedergabe des beworbenen Produkts und zum anderen durch Verwendung des Slogans in der Anzeige erfolgt. Gleiches gilt für die – ebenfalls mit Anlagenkonvolut AS 12 erfolgte – Vorlage der Screen-Shots eines Werbespots aus dem Jahr 2000.

c) Die Verwendung des Slogans „Schönheit von innen“ als Produktbezeichnung für das von der Antragsstellerin angebotene Nahrungsergänzungsmittel führt auch zu einer Übertragung von Güte- und Wertvorstellungen, die der Verkehr mit dem Produkt der Antragstellerin verbindet.

Aus den von den Parteien vorgelegten Presseberichten (vgl. etwa den als AG 7 vorgelegten Artikel in B ONLINE „Functional Food Schönheit von innen“: „Verglichen mit dem, was jetzt auf den Markt kommt, verströmen die gute alten ‚X-dragees’ den Muff der 60er Jahre“) kann das Produkt der Antragstellerin als Vorreiter der kosmetischen Nahrungsergänzungsmittel angesehen werden.

Diese Tradition macht sich die Antragsgegnerin in unlauterer Weise zu Nutze, wenn sie den von der Antragstellerin seit Jahrzehnten mit ihrem Produkt verbundenen Slogan als Produktbezeichnung für ihr eigenes Produkt verwendet. Dabei kommt der Verwendung des Slogans gerade als Produktbezeichnung besondere Bedeutung zu. Denn indem die Beklagte den Slogan als Mittel zur Unterscheidung ihrer Waren von den Waren aller anderen Unternehmen verwendet, beansprucht sie diesen exklusiv für sich und erweckt damit den Eindruck, Herstellerin „des Originals“ zu sein.

Vor diesem Hintergrund kann sich die Antragsgegnerin auch nicht auf die von ihr glaubhaft gemachte Verwendung des streitgegenständlichen Slogans durch andere Hersteller kosmetischer Nahrungsergänzungsmittel berufen. Denn ausweislich der als Anlage A 5 zur Schutzschrift der Antragstellerin vom 6. Mai 2011 vorgelegten Werbematerialien wird dieser Begriff dort lediglich als Werbebotschaft oder zur Beschreibung der Wirkungsweise verwendet. Dies hat – aus den dargelegten Gründen – eine andere Qualität.

Für eine mündliche Verhandlung bestand kein Anlass. Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO.

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Christian Welkenbach
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Quelle: Hessenrecht, Landesrechtsprechungsdatenbank (www.lareda.hessenrecht.hessen.de)

BPatG, Beschluss vom 08.12.2010, 26 W (pat) 63/07

Marken werden durch das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) grundsätzlich eingetragen, wenn der Markenanmelder die Eintragung beantragt und die Anmeldegebühren rechtzeitig einbezahlt hat. Das Amt prüft jedoch während des Anmeldeverfahrens, ob der Eintragung der angemeldeten Marke ein absolutes Schutzhindernis entgegen steht. Relative Schutzhindernisse, also insbesondere bessere Rechte der Inhaber bereits bestehender Kennzeichen, werden hingegen nicht von Amts wegen geprüft. Eines dieser absoluten Schutzhindernisse, die in § 8 Abs. 2 MarkenG geregelt sind, ist die fehlende Unterscheidungskraft des angemeldeten Zeichens, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Dies ist gleichzeitig das häufigste Schutzhindernis, das durch das Amt im Rahmen des Anmeldeverfahrens als Grund für die Nichteintragung angeführt wird. Eine hinreichende Unterscheidungskraft fehlt insbesondere bei glatt beschreibenden Angaben, die regelmäßig zurückgewiesen werden.

Ein weiteres absolutes Schutzhindernis, das während des Anmeldeverfahrens nur bei Vorliegen besonderer Erkenntnisse der Markenstelle geprüft werden kann, ist die bösgläubige Markenanmeldung gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG ist an die Stelle des früheren Löschungsgrundes des § 50 Abs. 1 Nr. 4 a. F. MarkenG getreten. Von der früheren Regelung unterscheidet sich § 8 Abs. 2 Nr. 10 nun dadurch, dass die Bösgläubigkeit bereits im Anmeldeverfahren zu berücksichtigen ist. Die nachträgliche Löschung ist jedoch nach § 50 Abs. 1 und 3 MarkenG weiterhin möglich.

Mit der Frage, wann Bösgläubigkeit im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG vorliegt, hatte sich kürzlich das Bundespatentgericht (BPatG) zu befassen, nachdem das DPMA zuvor die Löschung einer Marke auf Antrag eines Antragstellers wegen Bösgläubigkeit beschlossen hatte und der Markenanmelder gegen die Entscheidung des DPMA Beschwerde beim BPatG eingelegt hatte. Das BPatG hat die Entscheidung des DPMA im Ergebnis gestützt und ebenfalls Bösgläubigkeit angenommen. Hierzu hat das BPatG folgendes festgestellt (BPatG, Beschluss vom 08.12.2010, 26 W [pat] 63/07):

„Bei der Beurteilung der Frage, ob ein Anmelder bösgläubig ist, sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die dem zu entscheidenden Fall eigen sind und zum Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung eines Zeichens vorliegen, insbesondere die Tatsache, dass der Anmelder weiß oder wissen muss, dass ein Dritter ein gleiches oder ähnliches Zeichen für eine gleiche oder ähnliche Ware verwendet, ferner die Absicht des Anmelders, diesen Dritten an der weiteren Verwendung eines solchen Zeichens zu hindern, sowie ferner der Grad des rechtlichen Schutzes, den das Zeichen des Dritten und das angemeldete Zeichen genießen (EuGH GRUR 2009, 763 ff., 765, Nr. 38 – Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth). Wie sich dabei aus der Verwendung des Wortes „insbesondere“ ergibt, handelt es sich bei den vom Europäischen Gerichtshof genannten Faktoren um keine abschließende Aufzählung der Fallumstände, die in die rechtliche Prüfung und Würdigung einzubeziehen sind.

Ein bösgläubiger Markenerwerb kann nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes insbesondere darin liegen, dass der Anmelder in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes eines Vorbenutzers ohne rechtfertigenden Grund die gleiche oder eine verwechselbar ähnliche Marke für gleiche oder ähnliche Waren und/oder Dienstleistungen anmeldet mit dem Ziel der Störung des Besitzstandes des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den weiteren Gebrauch der Marke zu sperren (BGH GRUR 1998, 1034 – Makalu; GRUR 2000, 1032, 1034 – EQUI 2000; GRUR 2008, 621, 623, Nr. 21 – AKADEMIKS). Darüber hinaus kann der Erwerb eines formalen Markenrechts, unabhängig vom Bestehen eines schutzwürdigen inländischen Besitzstandes eines Dritten, aber auch dann bösgläubig i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG sein, wenn sich die Anmeldung der Marke unter anderen Gesichtspunkten als wettbewerbs- oder sittenwidrig darstellt. Das wettbewerblich Verwerfliche kann insoweit insbesondere darin gesehen werden, dass ein Markenanmelder die mit der Eintragung der Marke verbundene – an sich unbedenkliche – Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt (BGH a. a. O. – Makalu; a. a. O – AKADEMIKS). Dabei ist die maßgebliche Grenze zur Bösgläubigkeit dann überschritten, wenn das Verhalten des Markenanmelders bei objektiver Würdigung aller Umstände in erster Linie auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung eines Mitbewerbers und nicht auf die Förderung des eigenen Wettbewerbs gerichtet ist (BGH GRUR 2005, 581, 582 – The Colour of Elégance). Daher wird die Annahme einer Bösgläubigkeit nicht schon durch die Behauptung oder den Nachweis eines eigenen Benutzungswillens ausgeschlossen. Vielmehr ist eine Gesamtabwägung aller Umstände des Einzelfalls erforderlich, wobei sich im Einzelfall bereits die Markenanmeldung als erster Teilakt eines zweckwidrigen Einsatzes darstellen kann, sich ein markenrechtlich zweckfremder Einsatz aber auch erst aus der späteren Ausübung des Monopolrechts ergeben kann (BGH GRUR 2001, 242, 243 f. – Classe E; GRUR 2004, 510 ff. – S. 100; BPatG GRUR 2001, 744, 746 f.- S. 100).“

In dem Verfahren vor dem BPatG ging es konkret um die Anmeldung der Marke „Sachsendampf“, gegen die ein Unternehmen, dessen Gesellschaftszweck die Umsatzsteigerung der Tourismuswirtschaft in Sachsen sowie die Profilierung des Freistaates Sachsen als Reiseland war, vorgegangen ist. Im Jahre 2002 sei die Antragstellerin von den Mitgliedern des gleichnamigen und von ihr betreuten Netzwerkes beauftragt worden, die Bezeichnung „Sachsendampf“ als Marke anzumelden. Dabei habe sie feststellen müssen, dass ihr der Markeninhaber zuvorgekommen sei. Dieser habe vor der Einreichung seiner Markenanmeldung von sämtlichen Aktivitäten des Netzwerkes „Sachsendampf“ Kenntnis gehabt und die Markenanmeldung bösgläubig in der Absicht getätigt, die Antragstellerin und die übrigen Mitglieder des Netzwerks „Sachsendampf“ zum eigenen wirtschaftlichen Vorteil zu behindern.

Die Tatsache, dass der Antragsgegner, d. h. der Markenanmelder, der die Bezeichnung „Sachsendampf“ seinerzeit selbst nicht nutzte, diese nicht einmal zwei Wochen nach einer Versammlung der Antragstellerin im Oktober 2002 selbst für Druckerzeugnisse und insbesondere auch für die Dienstleistung „Veranstaltung von Reisen“, das Kernangebot der Mitglieder der Antragstellerin, angemeldet hat, lasse nach Ansicht des BPatG erkennen, dass es ihm nicht nur an einer Förderung seiner eigenen Wettbewerbsposition, sondern zugleich auch daran gelegen war, die von der Antragstellerin und ihren Mitgliedern geplante Benutzung der Bezeichnung „Sachsendampf“ für diese zu sperren oder jedenfalls – was für die Feststellung einer Behinderungsabsicht bereits ausreicht (BGH a. a. O. – Classe E) – zu erschweren.

Steht fest, dass ein Mitbewerber in bösgläubiger Absicht ein Sperrzeichen angemeldet hat und dieses als Marke hat eintragen lassen, kann gegen die Markeneintragung zunächst ein Löschungsantrag beim DPMA gestellt werden. Dieses leitet den Löschungsantrag sodann an den Markeninhaber zur Stellungnahme weiter. Nimmt dieser zu dem Löschungsantrag innerhalb der Frist keine Stellung, so wird die Marke antragsgemäß gelöscht. Beantragt der Markeninhaber hingegen die Zurückweisung des Löschungsantrages, so entscheidet das DPMA nach dem wechselseitigen Vortrag über den Löschungsantrag durch Beschluss. Gegen den stattgebenden Beschluss des DPMA, mit dem die Löschung der Marke beschlossen wird, kann der Markeninhaber Beschwerde beim BPatG einreichen. Dieses entscheidet dann über die Löschung der Marke durch Beschluss.

Darüber hinaus kann gegen einen Mitbewerber, der ein Sperrzeichen hat eintragen lassen, das offensichtlich als Mittel des Wettbewerbskampfes eingesetzt wird, auch wettbewerbsrechtlich wegen gezielter Behinderung gemäß den §§ 3, 4 Nr. 10 UWG vorgegangen werden.

Schließlich kann im Falle eines Prozesses, in dem der Inhaber einer bösgläubig angemeldeten Marke gegen seinen Mitbewerber, der die Marke verwendet, vorgeht, der Einwand der Rechtsmissbräuchlichkeit wegen bösgläubiger Markenanmeldung erhoben werden. In jedem Falle ist es ratsam, sich zuvor sorgfältig mit den von der Rechtsprechung aufgestellten Fallgruppen der bösgläubigen Markenanmeldung zu beschäftigen, um die Verteidigungsmöglichkeiten sondieren zu können.

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Christian Welkenbach
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Ursprünglich kennt nur das anglo-amerikanische Recht die Kennzeichnung des „R im Kreis“ und weist auf eine beim USPTO eingetragene Marke hin („Registered Trademark“). Rein rechtlich betrachtet hat diese zunächst in Deutschland keine Bedeutung. Das Oberlandesgericht Köln nahm jedoch in einem Urteil von Ende November (Beschluss vom 27.11.2009 – Az.: 6 U 114/09) an, dass bei Verwendung dieses Zusatzes eine Irreführung des angesprochenen Verkehrs möglich ist, wenn dieser annimmt, dass ein Markenschutz gerade auch in Deutschland besteht.

Beide Parteien handelten mit Kontaktlinsen. Die Klägerin erwarb diese auf dem freien Markt und verkaufte sie an einzelne Kunden weiter. Die Beklagte hingegen war Herstellerin von Kontaktlinsen und vertrieb diese in Deutschland unter der Marke Medisoft, wobei die Marke auf der Verpackung mit einem „R im Kreis“ versehen war. Ein Markenschutz an der Bezeichnung bestand jedoch weder in Deutschland noch an dem Sitz der Firma in Großbritannien, sondern nur in den USA. Da die Klägerin in der Kennzeichnung eine Irreführung sah, begehrte sie nun, es den Beklagten zu untersagen, die Kontaktlinsen weiter in den Verkehr zu bringen und verlangte darüber hinaus Auskunft und Feststellung eines Schadensersatzanspruchs gemäß §§ 3, 5, 9 UWG, 242 BGB.

Die Kölner Richter kamen jedoch dem Ersuchen der Klägerin nicht nach, da es insoweit an einer Irreführung fehle. Zwar erwarte der Verkehr durch das „R im Kreis“ grundsätzlich, dass das Zeichen für den Verwender als Marke eingetragen ist und es eine registrierte Marke genau diesen Inhalts gibt. Allerdings ist das Zeichen „Medisoft“ nicht in Deutschland, sondern nur in den USA als Marke registriert. Der Vorwurf der Irreführung gem. § 5 UWG könnte daher nur gemacht werden, wenn der Verkehr annimmt, dass Markenschutz gerade auch in Deutschland besteht. Zwar werde bei dem Vertrieb eines mit „R im Kreis“ gekennzeichneten Produkts in Deutschland angenommen, der in Anspruch genommene Markenschutz bestünde auch in Deutschland.

Dies gelte jedoch wie vorliegend nicht, wenn eine Anzahl von Anhaltspunkten (Erkennbarkeit als ausländisches Produkt, Auflistung von Hinweisen in mehreren Sprachen etc.) dafür spricht, dass das Produkt und die in Frage stehende Bezeichnung lediglich auf eine Markeneintragung im Herstellerland hinweist und nicht in jedem Land, in dem es zusätzlich auf dem Markt ist. Eine Irreführung hinsichtlich des Markenschutzes in Großbritannien aufgrund des Hinweis der Herstellerin auf den Herstellungsort Southampton sei insoweit ohne wettbewerbsrechtliche Relevanz, da es dem Verbraucher regelmäßig gleichgültig sein wird, ob ein derartiger Schutz dort besteht.

Fazit:

Der Verkehr wird in der Regel beim Vertrieb eines mit „R im Kreis“ gekennzeichneten Produkts in Deutschland davon ausgehen, dass Markenschutz gerade auch in Deutschland bestehe. Etwas anderes gilt jedoch dann, wenn entsprechende Anhaltspunkte dafür bestehen, dass dieser Zusatz lediglich auf eine Markenregistrierung im Ausland hinweist. Wer auf das Zeichen „R-im-Kreis“ bei einer deutschen Marke nicht verzichten möchte, sollte darauf achten, dass der Zusatz ® nur der tatsächlich eingetragenen Marke angehängt wird.

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Dieser Beitrag wurde erstellt unter freundlicher Mitwirkung von Stud. iur. Sebastian Ehrhardt

Wer ein Zeichen mit dem Zusatz ® verwendet, ohne Inhaber dieser Marke oder einer Lizenz an dieser Marke zu sein, führt den Verkehr regelmäßig in wettbewerblich relevanter Weise irre. Dies hat der Bundesgerichtshof in einem jetzt veröffentlichten Urteil vom 26. Februar 2009 (Az: I ZR 219/06) entschieden. Nach Ansicht der Karlsruher Richter könne nur dann etwas anderes gelten, wenn der Betreffende Inhaber einer ähnlichen Marke ist und die Verwendung des Zeichens eine rechtserhaltende Benutzung dieser Marke darstellt.

Grundsätzlich versteht der Verkehr den Zusatz ®, der im angloamerikanischen Rechtskreis für „Registered Trademark“ steht, dahingehend, dass die davor genannte Marke auch tatsächlich eingetragen ist. Im deutschen Markenrecht hat das Zeichen ebenso wenig konstitutive Bedeutung wie das Zeichen © im Urheberrecht; maßgeblich für das Bestehen des Markenrechts ist allein die Eintragung im Markenregister; für den urheberrechtlichen Schutz ist allein die Frage, ob durch den Schaffensprozess von Gesetzes wegen ein urheberrechtliches Werk entstanden ist, entscheidend.

Problematisch ist jedoch, wenn der Zusatz ® verwendet wird, ohne dass der Werbende über eine entsprechende Markeneintragung verfügt.

Im konkreten Fall hatten die Parteien, die Rollos vertreiben, über die Berechtigung gestritten, mit dem Zeichen „Thermoroll®“ zu werben. Die Klägerin, Inhaberin der eingetragenen Wortmarke „Termorol“, hatte geltend gemacht, aufgrund eines Lizenzvertrags berechtigt zu sein, die Wortmarke „Thermoroll®“ zu nutzen. Die Beklagte hingegen berief sich in der Vorinstanz noch auf eine Nutzungslizenz der L.-GmbH, welche die Marke am 13. Februar 2009 eingetragen hatte.

Für die letzte Instanz vor dem BGH hatte hat die Beklagte schließlich widerklagend beantragt,

die Klägerin zu verurteilen, der Beklagten Auskunft darüber zu erteilen, in welchem Umfang sie bis zum 16. Februar 2006 mit dem Zeichen „Thermoroll®“ geworben hat, und die Verpflichtung der Klägerin festzustellen, der Beklagten denjenigen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die vorstehend bezeichneten Handlungen entstanden ist und künftig noch entstehen wird.

Nach Ansicht der BGH Richter sei die Werbung der Klägerin irreführend gewesen, da sie bis zum 16. Februar 2006 weder Inhaberin einer eingetragenen Marke „Thermoroll®“ noch zu deren Nutzung berechtigt gewesen sei. Nach der Regierungsbegründung zu § 5 UWG ist eine Werbung nur dann irreführend, wenn sie geeignet ist, bei einem erheblichen Teil der umworbenen Verkehrskreise irrige Vorstellungen über das Angebot hervorzurufen und die zu treffende Marktentschließung in wettbewerblich relevanter Weise zu beeinflussen. Dieser Irreführung fehle jedoch die erforderliche wettbewerbsrechtliche Relevanz, da die Klägerin die Marke „Termorol“ habe verwenden dürfen und damit die angesprochenen Verkehrskreise lediglich darüber in die Irre geführt, dass die in ihrer Werbung angegebene Marke „Thermoroll®“ von der tatsächlich bestehenden Marke abgewichen sei.

Die Revision der Beklagten hatte jedenfalls insoweit Erfolg, soweit sie sich gegen die Abweisung der Widerklage wendet. Fügt man einem Zeichen den Zusatz ® bei, erwartet der Verkehr nach Ansicht des BGH, dass dieses Zeichen für den Verwender als Marke eingetragen ist oder dass ihm der Markeninhaber eine Lizenz erteilt hat. Geringfügige Abweichungen bleiben dabei außer Betracht, solange der Verkehr in der benutzten Form noch die eingetragene Marke sieht. Abweichungen durch Hinzufügen oder Verdoppeln von Buchstaben sind nur dann unerheblich, wenn sie weder phonetische noch begriffliche Bedeutung haben, woran es im Streitfall nach Ansicht des BGH bei der Abweichung von „Termorol“ zu „Thermoroll“ fehlt.

Anders als das Berufungsgericht nimmt der BGH an, die in der Verwendung des Zeichens liegende Behauptung, Rechte an der Marke zu besitzen, spielt für beide Parteien, insbesondere in Abgrenzung zum Wettbewerber, eine maßgebende Rolle. Es liege auf der Hand, dass sich ein Unternehmen, dass durch Hinzufügen des Zusatzes ® der Wahrheit zuwider den Eindruck erweckt, ihr stehe dieses Zeichen oder eine Lizenz an einer Marke zu, hiervon einen Vorteil gegenüber den Abnehmern verspreche. In einem solchen Fall geht der BGH nun regelmäßig von einer Wettbewerbswidrigkeit aus.

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Christian Welkenbach
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