Das Blog für Markenrecht sieht rot! Unsere Marke des Monats Oktober ist nichts als rot. Aus aktuellem Anlass präsentieren wir heute eine Farbmarke des Deutschen  Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV), der gegen die Santander Bank wegen Markenverletzung vor das Landgericht Hamburg gezogen ist.

Die Farbmarke mit der Registernummer 302111204, die am 07.02.2002 angemeldet wurde und seit dem 11.07.2007  im Markenregister des DPMA eingetragen ist, ist für Dienstleistungen der Klasse 36, nämlich für die folgenden geschützt:

Finanzwesen, nämlich Retail – Banking (Bankdienstleistungen für Privatkunden), insbesondere Kontoführung, Durchführung des Zahlungsverkehrs (Girogeschäft), Ausgabe von Debit – und Kreditkarten, Abwicklung von Geldgeschäften mit Debit – und Kreditkarten, Anlage – und Vermögensberatung, Beratung zu und Vermittlung von Geldanlagen, Wertpapiergeschäft, Depotgeschäft, allgemeine Geldberatung, Vermittlung von Versicherungen , Beratung zu und Vermittlung von Bausparverträgen, Kreditberatung, Kreditgeschäft, Kreditvermittlung

Die Marke, die bislang einen Widerspruch und drei Löschungsanträge überlebt zu haben scheint, ist auf die Farbe rot (HKS 13) beschränkt, so dass andere Banken, die diesselbe Farbe im geschäftlichen Verkehr benutzen, grundsätzlich das Markenrecht des Sparkassenverbandes verletzen – es denn ihnen steht ein besseres Recht, etwa in Form einer älteren EU-Farbmarke zu.

Ob Sie bei der Farbgebung der Santander Bank im Hinblick auf die Farbwelt der Sparkasse eine Verwechslungsgefahr verspüren, können Sie leicht in einem Vergleich der Internetauftritte der Sparkasse (www.sparkasse.de) und der Santander Consumer Bank (www.santanderconsumer.de) herausfinden. Schreiben Sie uns Ihre Meinung, am besten über Facebook www.facebook.com/resmedia oder Twitter www.twitter.com/res_media!

Wir halten Sie über den Ausgang des Rechtsstreits vor dem Landgericht Hamburg auf dem Laufenden, gratulieren dem Sparkassenverband aber jetzt schon zum Titel der Marke des Monats.

Sollten Sie Fragen zu dieser Auseinandersetzung haben oder an der Anmeldung einer Marke interessiert sein, stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. Zur Kontaktaufnahme besuchen Sie bitte unsere Seite www.res-media.net oder wenden Sie sich direkt an welkenbach@res-media.net.

Christian Welkenbach
Rechtsanwalt
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Wir werden häufig gefragt, worin genau der Unterschied zwischen einer reinen Wortmarke und einer Wort-/Bildmarke liegt. Beide Markenformen sind nach § 3 Abs. 1 MarkenG grundsätzlich eintragungsfähig. Während die Wortmarke lediglich aus Schriftzeichen unabhängig von einer bestimmten Schriftart angemeldet wird, besteht die Wort-/Bildmarke in der Regel aus einer Kombination von Schriftzeichen und grafischen Elementen. Auch ein Markentext, der in einer bestimmten Schriftart angemeldet wird, fällt unter die Kategorie der Wort-/Bildmarke. Demgegenüber besteht eine reine Bildmarke ausschließlich aus grafischen Elementen ohne jeden Text.

Beispiele für eine Wortmarke:

MICROSOFT, VW

Beispiele für eine Wort-/Bildmarke:

Beispiele für eine Bildmarke:

Die amtlichen Gebühren für die Anmeldung einer Wortmarke und einer Wort-/Bildmarke sind gleich hoch. Die Markenformen unterscheiden sich jedoch in erster Linie durch ihren verschiedenen Schutzumfang. Nach der Rechtsprechung ist die Marke stets in ihrer Gesamtheit geschützt, d. h. so wie sie konkret eingetragen ist. Bei der Prüfung, ob zwischen zwei Marken Verwechslungsgefahr besteht, hat dementsprechend stets eine Beurteilung des Gesamteindruckes stattzufinden (EuGH GRUR 1998, 387 – Sabel/Puma).

Der Schutzbereich einer Wortmarke, die unabhängig von einer bestimmten Schriftart eingetragen ist, kann daher tendenziell größer sein als der einer Wort-/Bildmarke, die vielleicht auf eine individuelle Schriftart begrenzt ist. Die Wortmarke ist hingegen in jeder Schriftart geschützt. Daher empfiehlt sich grundsätzlich immer die Anmeldung einer Wortmarke, wenn ein möglichst großer Schutzumfang angestrebt wird. Ein weiterer Vorteil der Wortmarke ist, dass der Markeninhaber auch bei der rechtserhaltenden Benutzung der Marke wesentlich flexibler ist als bei einer Wort-/Bildmarke. Wird eine Marke innerhalb von 5 Jahren seit Eintragung nicht in der Form benutzt, wie sie eingetragen ist, kann diese löschungsreif werden. Die Wortmarke kann in jeder Schriftart rechtserhaltend benutzt werden, während eine Wort-/Bildmarke in derselben – oder zumindest ähnlichen – grafischen Gestaltung benutzt werden muss, um nicht zu verfallen. Bei der Einführung eines neuen Corporate  Designs kann dies dazu führen, dass eine neue Wort-/Bildmarke angemeldet werden muss.

Die Anmeldung einer Wort-/Bildmarke ist entweder dann ratsam, wenn der Markentext, der geschützt werden soll, als Wortmarke nicht hinreichend unterscheidungskräftig wäre. In solchen Fällen kann der Markentext z. B. mit einer speziellen Schriftart in eine Kombination aus Text und Bild integriert und als Wort-/Bildmarke angemeldet werden. Auf diese Weise können die grafischen Elemente die schwache oder gar fehlende Unterscheidungskraft des Markentextes kompensieren und der Marke insgesamt zu einer Eintragung verhelfen. Sind die grafischen Bestandteile jedoch ebenfalls nicht außerordentlich kennzeichnungskräftig oder bestehen diese z. B. nur darin, dass der Markentext in einer bestimmten Farbe und Schriftart dargestellt ist, so kann eine auf diese Weise angemeldete Marke durch die Markenämter ebenfalls beanstandet werden. So wurde etwa kürzlich die folgende Marke beim Harmonisierungsamt der EU (HABM) als Wort-/Bildmarke u. a. für Einzelhandelsdienstleistungen über das Internet (Klasse 35) angemeldet:

Es bleibt abzuwarten, ob das HABM die Marke für hinreichend unterscheidungskräftig halten wird, was eher unwahrscheinlich sein dürfte.

Wird eine Wort-/Bildmarke letztlich eingetragen, so erstreckt sich der Schutzbereich zunächst nur auf die Gesamtheit aus Bild und Text. Die grafischen Merkmale können aber auch einen eigenen Schutz entfalten. Wird z. B. der Markentext „base“ in derselben Schriftart, Anordnung der Buchstaben und Farbgebung verwendet oder als Marke angemeldet wie der oben dargestellte bekannte ebay-Schriftzug, so kann sich eine Verwechselungsgefahr allein aus der grafischen Ähnlichkeit ergeben, auch wenn der Markentext ein völlig anderer ist.

Falls Sie Interesse an einer Markenanmeldung haben, beraten wir Sie gerne eingehend, welche Markenform für Sie geeignet ist. In manchen Fällen kann es auch ratsam sein, gleich mehrere Marken anzumelden, z. B. eine Wortmarke und flankierend noch eine Wort-/Bildmarke. Wird dann später die Wortmarke aus welchen Gründen auch immer beanstandet, kann zumindest noch die Wort-/Bildmarke zur Eintragung gelangen. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage! Zur Kontaktaufnahme besuchen Sie bitte unsere Seite www.res-media.net oder wenden Sie sich direkt an welkenbach@res-media.net.

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Unsere erste Marke des Monats im Jahr 2011 ist streng genommen noch gar keine Marke und wird höchstwahrscheinlich auch nie eine werden. Dies sieht der Anmelder, ein Anbieter von Anwaltssoftware, offenbar anders, der tatsächlich die Bezeichnung

cloud computing

für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 (u. a. Software), 35 (Werbung), 38 (u. a. Telekommunikations- und Internetdienstleistungen) und 42 (u. a. Entwicklung und Installation von Computerprogrammen) als  Wortmarke angemeldet hat. Die Markenanmeldung wurde am 09.11.2010 beim DPMA eingereicht und wird seither unter dem Aktenzeichen 3020100651199 bearbeitet. Der Anmelder hofft ganz offensichtlich auf einen schwerwiegenden Aussetzer innerhalb der Markenstelle oder darauf, dass der zuständige Prüfer vielleicht schon kurz vor der Pensionierung steht und seit der Weltmeisterschaft 1974 im eigenen Land nicht mehr den Fernseher und das Radio eingeschaltet hat,  an neuartige Medien wie  Internet erst gar nicht zu denken. Doch selbst in dem – höchst unwahrscheinlichen Fall -, dass die Marke tatsächlich eingetragen wird, dürfte es keine zwei Wochen dauern, bis der erste Löschungsantrag beim DPMA eingeht.

Der Eintragung der Wortmarke “cloud computing” steht natürlich zunächst das absolute Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen, zumal sich hinter dem Begriff “Cloud Computing” seit einiger Zeit das Geschäftsmodell der IT-Branche schlechthin verbirgt, bei dem Ressourcen aus der “Cloud” (d. h. aus dem Netz) für Anwendungen genutzt werden (siehe den Eintrag bei Wikipedia). Selbst Microsoft wirbt in seinem aktuellen TV-Werbespot mit dem Slogan “Auf in die Cloud” für das Produkt “Windows Live”.

Darüber hinaus wurde die Marke “cloud computing” nicht nur als Marke des Monats Januar gekürt, sondern dürfte auch in der engeren Auswahl der Kandidaten für die Marke mit dem größten Freihaltebedürfnis (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) des Jahres stehen.Nicht auszudenken, wenn der Begriff für einen einzigen Anbieter monopolisiert würde. Immerhin kann sich die Marke “cloud computing” schon jetzt damit brüsten, als erstes Kennzeichen, das noch nicht einmal eingetragen wurde, den Titel zur Marke des Monats ergattert zu haben.

Wir halten Sie an dieser Stelle auf dem Laufenden, was den weiteren Verlauf des Anmeldeverfahrens angeht.

Sollten Sie zu diesem Thema noch Fragen haben, stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. Zur Kontaktaufnahme besuchen Sie bitte unsere Seite www.res-media.net oder wenden Sie sich direkt an welkenbach@res-media.net.

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BPatG, Beschluss vom 08.12.2010, 26 W (pat) 63/07

Marken werden durch das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) grundsätzlich eingetragen, wenn der Markenanmelder die Eintragung beantragt und die Anmeldegebühren rechtzeitig einbezahlt hat. Das Amt prüft jedoch während des Anmeldeverfahrens, ob der Eintragung der angemeldeten Marke ein absolutes Schutzhindernis entgegen steht. Relative Schutzhindernisse, also insbesondere bessere Rechte der Inhaber bereits bestehender Kennzeichen, werden hingegen nicht von Amts wegen geprüft. Eines dieser absoluten Schutzhindernisse, die in § 8 Abs. 2 MarkenG geregelt sind, ist die fehlende Unterscheidungskraft des angemeldeten Zeichens, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Dies ist gleichzeitig das häufigste Schutzhindernis, das durch das Amt im Rahmen des Anmeldeverfahrens als Grund für die Nichteintragung angeführt wird. Eine hinreichende Unterscheidungskraft fehlt insbesondere bei glatt beschreibenden Angaben, die regelmäßig zurückgewiesen werden.

Ein weiteres absolutes Schutzhindernis, das während des Anmeldeverfahrens nur bei Vorliegen besonderer Erkenntnisse der Markenstelle geprüft werden kann, ist die bösgläubige Markenanmeldung gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG ist an die Stelle des früheren Löschungsgrundes des § 50 Abs. 1 Nr. 4 a. F. MarkenG getreten. Von der früheren Regelung unterscheidet sich § 8 Abs. 2 Nr. 10 nun dadurch, dass die Bösgläubigkeit bereits im Anmeldeverfahren zu berücksichtigen ist. Die nachträgliche Löschung ist jedoch nach § 50 Abs. 1 und 3 MarkenG weiterhin möglich.

Mit der Frage, wann Bösgläubigkeit im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG vorliegt, hatte sich kürzlich das Bundespatentgericht (BPatG) zu befassen, nachdem das DPMA zuvor die Löschung einer Marke auf Antrag eines Antragstellers wegen Bösgläubigkeit beschlossen hatte und der Markenanmelder gegen die Entscheidung des DPMA Beschwerde beim BPatG eingelegt hatte. Das BPatG hat die Entscheidung des DPMA im Ergebnis gestützt und ebenfalls Bösgläubigkeit angenommen. Hierzu hat das BPatG folgendes festgestellt (BPatG, Beschluss vom 08.12.2010, 26 W [pat] 63/07):

„Bei der Beurteilung der Frage, ob ein Anmelder bösgläubig ist, sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die dem zu entscheidenden Fall eigen sind und zum Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung eines Zeichens vorliegen, insbesondere die Tatsache, dass der Anmelder weiß oder wissen muss, dass ein Dritter ein gleiches oder ähnliches Zeichen für eine gleiche oder ähnliche Ware verwendet, ferner die Absicht des Anmelders, diesen Dritten an der weiteren Verwendung eines solchen Zeichens zu hindern, sowie ferner der Grad des rechtlichen Schutzes, den das Zeichen des Dritten und das angemeldete Zeichen genießen (EuGH GRUR 2009, 763 ff., 765, Nr. 38 – Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth). Wie sich dabei aus der Verwendung des Wortes „insbesondere“ ergibt, handelt es sich bei den vom Europäischen Gerichtshof genannten Faktoren um keine abschließende Aufzählung der Fallumstände, die in die rechtliche Prüfung und Würdigung einzubeziehen sind.

Ein bösgläubiger Markenerwerb kann nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes insbesondere darin liegen, dass der Anmelder in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes eines Vorbenutzers ohne rechtfertigenden Grund die gleiche oder eine verwechselbar ähnliche Marke für gleiche oder ähnliche Waren und/oder Dienstleistungen anmeldet mit dem Ziel der Störung des Besitzstandes des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den weiteren Gebrauch der Marke zu sperren (BGH GRUR 1998, 1034 – Makalu; GRUR 2000, 1032, 1034 – EQUI 2000; GRUR 2008, 621, 623, Nr. 21 – AKADEMIKS). Darüber hinaus kann der Erwerb eines formalen Markenrechts, unabhängig vom Bestehen eines schutzwürdigen inländischen Besitzstandes eines Dritten, aber auch dann bösgläubig i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG sein, wenn sich die Anmeldung der Marke unter anderen Gesichtspunkten als wettbewerbs- oder sittenwidrig darstellt. Das wettbewerblich Verwerfliche kann insoweit insbesondere darin gesehen werden, dass ein Markenanmelder die mit der Eintragung der Marke verbundene – an sich unbedenkliche – Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt (BGH a. a. O. – Makalu; a. a. O – AKADEMIKS). Dabei ist die maßgebliche Grenze zur Bösgläubigkeit dann überschritten, wenn das Verhalten des Markenanmelders bei objektiver Würdigung aller Umstände in erster Linie auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung eines Mitbewerbers und nicht auf die Förderung des eigenen Wettbewerbs gerichtet ist (BGH GRUR 2005, 581, 582 – The Colour of Elégance). Daher wird die Annahme einer Bösgläubigkeit nicht schon durch die Behauptung oder den Nachweis eines eigenen Benutzungswillens ausgeschlossen. Vielmehr ist eine Gesamtabwägung aller Umstände des Einzelfalls erforderlich, wobei sich im Einzelfall bereits die Markenanmeldung als erster Teilakt eines zweckwidrigen Einsatzes darstellen kann, sich ein markenrechtlich zweckfremder Einsatz aber auch erst aus der späteren Ausübung des Monopolrechts ergeben kann (BGH GRUR 2001, 242, 243 f. – Classe E; GRUR 2004, 510 ff. – S. 100; BPatG GRUR 2001, 744, 746 f.- S. 100).“

In dem Verfahren vor dem BPatG ging es konkret um die Anmeldung der Marke „Sachsendampf“, gegen die ein Unternehmen, dessen Gesellschaftszweck die Umsatzsteigerung der Tourismuswirtschaft in Sachsen sowie die Profilierung des Freistaates Sachsen als Reiseland war, vorgegangen ist. Im Jahre 2002 sei die Antragstellerin von den Mitgliedern des gleichnamigen und von ihr betreuten Netzwerkes beauftragt worden, die Bezeichnung „Sachsendampf“ als Marke anzumelden. Dabei habe sie feststellen müssen, dass ihr der Markeninhaber zuvorgekommen sei. Dieser habe vor der Einreichung seiner Markenanmeldung von sämtlichen Aktivitäten des Netzwerkes „Sachsendampf“ Kenntnis gehabt und die Markenanmeldung bösgläubig in der Absicht getätigt, die Antragstellerin und die übrigen Mitglieder des Netzwerks „Sachsendampf“ zum eigenen wirtschaftlichen Vorteil zu behindern.

Die Tatsache, dass der Antragsgegner, d. h. der Markenanmelder, der die Bezeichnung „Sachsendampf“ seinerzeit selbst nicht nutzte, diese nicht einmal zwei Wochen nach einer Versammlung der Antragstellerin im Oktober 2002 selbst für Druckerzeugnisse und insbesondere auch für die Dienstleistung „Veranstaltung von Reisen“, das Kernangebot der Mitglieder der Antragstellerin, angemeldet hat, lasse nach Ansicht des BPatG erkennen, dass es ihm nicht nur an einer Förderung seiner eigenen Wettbewerbsposition, sondern zugleich auch daran gelegen war, die von der Antragstellerin und ihren Mitgliedern geplante Benutzung der Bezeichnung „Sachsendampf“ für diese zu sperren oder jedenfalls – was für die Feststellung einer Behinderungsabsicht bereits ausreicht (BGH a. a. O. – Classe E) – zu erschweren.

Steht fest, dass ein Mitbewerber in bösgläubiger Absicht ein Sperrzeichen angemeldet hat und dieses als Marke hat eintragen lassen, kann gegen die Markeneintragung zunächst ein Löschungsantrag beim DPMA gestellt werden. Dieses leitet den Löschungsantrag sodann an den Markeninhaber zur Stellungnahme weiter. Nimmt dieser zu dem Löschungsantrag innerhalb der Frist keine Stellung, so wird die Marke antragsgemäß gelöscht. Beantragt der Markeninhaber hingegen die Zurückweisung des Löschungsantrages, so entscheidet das DPMA nach dem wechselseitigen Vortrag über den Löschungsantrag durch Beschluss. Gegen den stattgebenden Beschluss des DPMA, mit dem die Löschung der Marke beschlossen wird, kann der Markeninhaber Beschwerde beim BPatG einreichen. Dieses entscheidet dann über die Löschung der Marke durch Beschluss.

Darüber hinaus kann gegen einen Mitbewerber, der ein Sperrzeichen hat eintragen lassen, das offensichtlich als Mittel des Wettbewerbskampfes eingesetzt wird, auch wettbewerbsrechtlich wegen gezielter Behinderung gemäß den §§ 3, 4 Nr. 10 UWG vorgegangen werden.

Schließlich kann im Falle eines Prozesses, in dem der Inhaber einer bösgläubig angemeldeten Marke gegen seinen Mitbewerber, der die Marke verwendet, vorgeht, der Einwand der Rechtsmissbräuchlichkeit wegen bösgläubiger Markenanmeldung erhoben werden. In jedem Falle ist es ratsam, sich zuvor sorgfältig mit den von der Rechtsprechung aufgestellten Fallgruppen der bösgläubigen Markenanmeldung zu beschäftigen, um die Verteidigungsmöglichkeiten sondieren zu können.

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Christian Welkenbach
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Unsere Marke des Monats Dezember steht natürlich ganz im Zeichen der Adventszeit. Die nebenstehende Bildmarke ist für Schokolade und Schokoladewaren (Klasse 30) seit dem 04.09.2002 als dreidimensionale Marke zugunsten der Fa. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG im Markenregister des Deutschen Patent- und Markenamtes eingetragen.

Passend zur 3D-Marke hatte der Bundesgerichtshof im Jahre 2006 (BGH, Urteil vom 26. 10. 2006 – I ZR 37/ 04 – Goldhase) bereits über den Scholadenosterhasen von Lindt zu entscheiden, nämlich ob zwischen diesem, der ebenfalls als Marke geschützt ist, und dem Hasen der Fa. Riegelein Verwechselungsgefahr besteht. Landgericht und Oberlandesgericht OLG Frankfurt hatten dies in erster und  zweiter Instanz zunächst verneint,  da die Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Hasen nicht ausreichend sei, so dass der Markeninhaber und Schokoladenhersteller Revision zum BGH einlegen musste. Der BGH hob sodann das Urteil des OLG Frankfurt auf und wies den  Rechtsstreit zurück an das Oberlandesgericht Frankfurt zur erneuten Verhandlung verwiesen. Der BGH war der Auffassung, das Berufungsgericht habe die Frage der Verwechslungsgefahr nicht unter allen erforderlichen Gesichtspunkten untersucht. Nachdem die Frankfurter Richter daraufhin die Verwechselungsgefahr auch nach nochmaliger Prüfung wiederum verneint hatten, weil die Ähnlichkeit der Hasen noch immer nicht als ausreichend bewertet wurde, kam die Sache wieder vor den BGH, der den Rechtsstreit erneut dem OLG Frankfurt zur Entscheidung abgab…

Und wenn sie nicht gestorben sind, dann diskutieren die Gerichte noch immer über die Verwechselungsgefahr zwischen zwei Schokoladenhasen. Dies soll uns in der Vorweihnachtszeit jedoch nicht kümmern, wir freuen uns gemeinsam über die Nominierung des Schokoladenhasen von Lindt zur Marke des Monats Dezember.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine schöne Vorweihnachtszeit!

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Der Inhaber einer Marke erlangt mit dem Erwerb des Markenschutzes nach § 4 MarkenG ein ausschließliches Recht. Dritten ist es damit gem. § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird. Das Oberlandesgericht Naumburg entschied nun in einer Entscheidung von Anfang September (Urteil v. 03.09.2010 – Az.: 10 U 53/09), dass eine solche Verwechslungsgefahr zwischen dem Zeitschriftentitel „illu der Frau“ und der Marke „SUPERillu“ nicht besteht.

Im Verfahren vor dem OLG Naumburg ging es um die Berufung gegen ein Urteil des LG Magedeburg (Urteil v. 18.08.2009 – Az.: 7 O 234/09). Vor dem Landgericht klagte der die Zeitschrift „SUPERillu“ herausgebende „Alles Gute Verlag“ – ein Unternehmen der Hubert Burda Media Holding – gegen einen konkurrierenden Verlag, welcher die Zeitschrift „illu der Frau“ herausgab. Der Kläger sah in der Verwendung des Wortbestandteils „illu“ im Zeitschriftentitel eine Verwechslungsgefahr. Das vorinstanzliche LG Magdeburg untersagte dem Beklagten die Nutzung des Zeitschriftentitels, da der Verbraucher mit diesem Wortbestandteil gedanklich immer einen bestimmten Verlag verbinde.

Während die Klage in erster Instanz noch erfolgreich war, entschieden die Richter des 10. Zivilsenats in der Berufung vor dem OLG Naumburg den Sachverhalt nun jedoch anders und wiesen die Klage ab. Durch den Zeitschriftentitel „illu der Frau“ besteht keine Verwechslungsgefahr mit der Marke „SUPERillu“. Dem in Frage stehenden Wortbestandteil „illu“ kommt als Abkürzung für „Illustrierte“ keine prägende Kennzeichnungswirkung zu. Vielmehr sind bereits viele andere Zeitschriften mit dem Wortbestandteil „illu“ auf dem Zeitschriftenmarkt verfügbar. Der Verbraucher weiß, dass es viele verschiedene, einander ähnelnde Zeitschriftentitel gebe und beachtet auch gerade diese Unterschiede. Bloß weil diese sich ähneln, schließt er aber nicht gleich darauf, dass diese auch von demselben Verlag stammen.

Fazit

Die Verwendung des Zeitschriftentitels „illu der Frau“ ist weiterhin zulässig. Dies wäre nur dann ein anderer Fall gewesen, wenn die Richter dem Wortbestandteil „illu“ – welcher in den beiden streitgegenständlichen Zeitschriftentiteln vorkommt – prägende Kennzeichnungswirkung beigemessen hätten. In diesem Fall wäre dem klagenden Markeninhaber der „SUPERillu“ ein Unterlassungsanspruch gem. § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gegenüber dem Mitbewerber zugestanden. Das Urteil vor dem OLG Naumburg war die abschließende Entscheidung in der Sache – die Revision zum Bundesgerichtshof wurde nicht zugelassen.

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Dieser Beitrag wurde erstellt unter freundlicher Mitwirkung von cand. iur. Sebastian Ehrhardt

Richtig gelesen! Unsere Marke des Monats Juli heißt “Juli”. Einfallsreich oder?

Die Wortmarke “Juli” wurde am 19.11.2004, als die “Perfekte Welle” gerade die Charts gestürmt hatte, angemeldet und für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 25 und 41 (u. a. für Schallplatten, Druckereierzeugnisse, T-Shirts und Unterhaltung) am 31.03.2005 im Markenregister des DPMA eingetragen.

Die Marke ist zugunsten einer GbR registriert, die u. a. aus dem Gitarristen der Band Juli, Jonas Pfetzing, als Gesellschafter besteht. Ob die Band mittlerweile angesichts ihrer Bekanntheit überhaupt noch auf einen Markenschutz in Form einer Registermarke angewiesen ist, ist fraglich. Immerhin genießt der Bandname auch unabhängig von der Registermarke Namens- und Titelschutz. Ein Markenanmeldung darüber hinaus macht jedoch immer dann Sinn, wenn ein weiterer Kennzeichenschutz auch für andere Waren und Dienstleistungen, z. B. auch für Merchandising-Artikel wie T-Shirts, erreicht werden soll. Allerdings muss die Registermarke dann auch tunlichst vor Ablauf der 5-jährigen Benutzungsschonfrist benutzt werden, um nicht löschungsreif zu werden.

Herzlichen Glückwunsch jedenfalls an Juli für den Titel der Marke des Monats Juli: Juli!

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Bildnachweis: © juli.tv / facebook.com

Marken sind gem. § 3 Abs. 1 MarkenG alle Zeichen, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Damit ein Markenschutz entsteht, muss beispielsweise das Zeichen als Marke in das vom Patentamt geführte Register gem. § 4 Nr. 1 MarkenG eingetragen werden. Allerdings entschied das Landgericht Düsseldorf in einem Urteil von Mitte April (Urt. v. 13.04.2010 – Az.: 2a O 295/09), dass eine Markenanmeldung rechtsmissbräuchlich und daher unzulässig ist, wenn die Anmeldung der Marke nur aus dem Grund erfolgt, später kostenpflichtig Abmahnungen aussprechen zu können.

Im zu entscheidenden Fall meldete der Kläger eine Vielzahl von Marken wie beispielsweise “Hawk”, “Stealth”, “Red Baron”, “Miami Vice” und “Powerangle” für eine Vielzahl von Warenklassen an, die aus allgemein bekannten Wörtern zusammengesetzt waren. Dabei war eine Nutzung der Marken bis zur Eintragung weder erfolgt noch war eine solche in Planung. Die klägerische Webseite enthielt darüber hinaus keine Anzeichen dafür, dass Verkaufsaktivitäten oder sonstige Vertriebsnetze vorhanden waren, sondern beinhaltete nur wenige Produktbeschreibungen anderer Hersteller sowie eine nicht jugendfreie Zone. Der Kläger sprach daraufhin gegenüber Mitbewerbern zahlreiche, kostenpflichtige Abmahnungen aus, mit der Begründung, diese Dritten würden die vom Kläger eingetragenen Marken zu Unrecht nutzen. Der Beklagte im vorliegenden Fall wehrte sich gegen das gegen ihn geführte Eilverfahren des Klägers mit der Begründung, das Vorgehen des Klägers sei rechtsmissbräuchlich.

Die Richter des Landgerichts Düsseldorf wiesen die Klage ab und folgten der Ansicht des Beklagten, da der Kläger vorliegend rechtsmissbräuchlich gehandelt habe. Die Anmeldung ist nur erfolgt, um Dritte an der Benutzung zu hindern. Eine eigene Verkaufsaktivität des Klägers war nicht geplant, vielmehr erfolgte die Eintragung in das Register des Patentamts nur, um später Abmahnungen aussprechen zu können. Das Abmahn- und Klageverhalten war vorliegend so umfassend, obwohl ein wirtschaftlicher Wert der Unterlassungsansprüche gar nicht vorhanden war, da die eingetragenen Marken gar nicht vorhanden waren. Dieses jeder wirtschaftlichen Vernunft widersprechende Verhalten der Klägerin lässt sich nur dadurch erklären, dass es der Klägerin darauf ankam, Gebührenerstattungsansprüche in hohem Umfang von den Abgemahnten einzufordern.

Darüber hinaus zeigte sich vorliegend die Rechtsmissbräuchlichkeit vor allem darin, dass ausschließlich Marken angemeldet wurden, die sich aus allgemeinen Begriffen  zusammensetzten und daneben für völlig zusammenhanglose Dienstleistungen Klassen gesichert wurden. Außerdem hatte der Kläger auf seiner Webseite selbst verlauten lassen, nichts zu verkaufen, sondern nur Abmahnungen nach einem überhöhten Streitwert auszusprechen.

Fazit

Erfolgt eine Markenanmeldung nur aus dem Grund, um Abmahnungen auszusprechen und damit Gebühren zu erzielen, handelt der Anmelder der Markenzeichen bösgläubig gem. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG und damit rechtsmissbräuchlich. Die Richter des Landgerichts Düsseldorf wiesen daher konsequenterweise die vom Kläger erstrebte einstweilige Verfügung gegen den Beklagten zurück.

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Dieser Beitrag wurde erstellt unter freundlicher Mitwirkung von cand. iur. Sebastian Ehrhardt

In diesem Monat kommen wir auch mit unserem Wettbewerb zur Marke des Monats nicht an der WM in Südafrika vorbei, erst recht nicht nach dem grandiosen 4:1 gestern gegen England!

Unsere Marke des Monats Juni ist folgerichtig die Wortmarke “Schland“, die seit dem 18.11.2005 (also seinerzeit rechtzeitig vor der WM 2006 in Deutschland) für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 25, 35, 38 und 41 unter der Registernummer 30550866 beim DPMA eingetragen ist.

Markeninhaber ist die Raab TV-Produktion GmbH, die nun vielleicht hat prüfen lassen, ob der inoffizielle WM-Hit “Schland O Schland” der Gruppe “Uwu Lena” , der zudem die Melodie von Lenas “Satellite” gecovert hat, ihre Marke verletzt. Da eine Verwechselungsgefahr im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Wortmarke jedoch fraglich ist und der Begriff “Schland” durch das entsprechende Gegröle auf den Public Viewing Plätzen dieser Republik eine gewisse Verwässerung erfahren haben dürfte (Wasser?), hat die Produktionsfirma von Stefan Raab offenbar Gnade vor Recht ergehen lassen und damit auch lieber auf einen Aufschrei in der Fan-Gemeinde verzichtet.

Daher auch von unserer Stelle: Vertragt Euch und schickt die Hand Gottes am Samstag in die Heimat zurück!

Schland, Schland! Schlaaaaand….!

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Gerade noch rechtzeitig wird am letzten Tag des Monats die Marke des Monats Mai gekürt. Die Marke des Monats Mai hat ein langes und beschwerliches Eintragungsverfahren hinter sich, das vor rund 10 Jahren begonnen hat und nun doch noch zu einem kleinen Happy End geführt hat.

Dieses Mal trifft es die abtrakte Farbmarke Gelb,  deren Eintragung  von der Yello Strom Verwaltungsgesellschaft mbH bereits im Jahre 2000 zur Eintragung (nach Teilrücknahme) für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 36, 37, 38 und 42 beim DPMA beantragt worden ist (Az.: 300897146). Das DPMA hat die Eintragung der Marke wegen fehlender Unterscheidungskraft abgelehnt. Gegen die entsprechenden Zurückweisungsbeschlüsse hat die Markenanmelderin das Rechtsmittel der Beschwerde zum BPatG eingereicht. Das BPatG hat sich der Auffassung des DPMA angeschlossen und bestätigt, dass der abstrakten Farbmarke jegliche Unterscheidungskraft im Hinblick auf die Waren und Dienstleistungen der angemeldeten Klassen 9, 35, 36, 37, 38 und 42 fehle (BPatG GRUR 2009, 161). Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft einer abstrakten Farbmarke sei zu berücksichtigen, dass das angesprochene Publikum nicht daran gewöhnt ist, allein aus der Farbe von Waren oder ihrer Verpackung auf die Herkunft der Waren zu schließen, da eine abstrakte Farbe im Handel grundsätzlich nicht als Mittel der Identifizierung verwendet werden. Nur unter außergewöhnlichen Umständen könne ihr daher Unterscheidungskraft zukommen, etwa wenn die Zahl der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen sehr beschränkt und der maßgebliche Markt sehr spezifisch ist (vgl. EuGH, GRUR 2003, 604, Rdnrn. 65f. – Libertel).

Nachdem das BPatG das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zum BGH zugelassen hatte, legte die Anmelderin entsprechend Rechtsbeschwerde zum BGH ein. Der BGH hat nun am 19.11.2009 entschieden, dass für einen Teil der beanspruchten Dienstleistungen, nämlich für diejenigen der Klassen 35, 36 und 42 jegliche Unterscheidungskraft nicht verneint werden könne, so dass die Marke nun endlich für die folgenden Dienstleistungen eingetragen werden kann:

• Klasse 35:
  Betriebswirtschaftliche  und  organisatorische  Beratungsdienstleistungen im Energiebereich;
• Klasse 36:
  Finanzielle Beratungsdienstleistungen im Energiebereich;
• Klasse 42:
  Technische  und  ökologische  Beratungsdienstleistungen  im  Energiebereich.

Die “Rettung” der abstrakten Farbmarke zugunsten der Anmelderin, die vermutlich faktisch längst auf eine neues Corporate Design ausgewichen ist, hat der BGH wie folgt begründet:

“Die  Prüfung des Schutzhindernisses mangelnder Unterscheidungskraft hat umfassend anhand aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu erfolgen (vgl. EuGH GRUR 2003, 604 Tz. 71 und 76 – Libertel). Die Frage, ob die Marke für eine sehr beschränkte Anzahl von Waren oder Dienstleistungen angemeldet ist und der maßgebliche Markt sehr spezifisch ist, ist nur ein Kriterium für die Beurteilung der Unterscheidungskraft der Farbmarke (vgl. EuGH GRUR 2003, 604 Tz. 71 – Libertel; GRUR Int. 2005, 227 Tz. 79 – Farbe Orange). Allerdings werden sich im Regelfall die erforderlichen außergewöhnlichen Umstände nicht feststellen lassen, bei deren Vorliegen von einer Unterscheidungskraft abstrakter Farben i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auszugehen ist, wenn die Anmeldung nicht auf einen spezifischen Markt und auf eine sehr geringe Anzahl von Waren oder Dienstleistungen beschränkt ist. Die Rechtsbeschwerde rügt jedoch zu Recht, dass das Bundespatentgericht den durch Beispiele belegten Vortrag der  Anmelderin  nicht  gewürdigt  hat,  der  Verkehr  habe  sich  an  die  Herkunftsfunktion formloser Farben bei Beratungsleistungen im Energiebereich gewöhnt.”

Sollten Sie Fragen zu diesem Thema haben oder an einer Beratung im Markenrecht interessiert sein, stehen wir Ihnen unter www.res-media.net jederzeit gerne zur Verfügung.

Christian Welkenbach

Rechtsanwalt
Fachanwalt für Informationstechnologierecht

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