Christian Welkenbach – Seite 4 – Das Blog für Markenrecht

LG Düsseldorf – Keine Haftung von Sedo bei Markenrechtsverletzungen durch Dritte

Das Landgericht Düsseldorf entschied in einem aktuellen Urteil von Mitte Mai (Urteil v. 12.05.2010 – Az.: 2a O 290/09), dass die Domainplattform Sedo nicht für fremde Markenverletzungen durch das Anbieten oder Bewerben einer Domain auf Schadensersatz oder Unterlassung haftet.

Im zu entscheidenden Fall wurde die Klägerin „Sedo“ außergerichtlich vom Beklagten abgemahnt, weil ein Kunde die Markenrechte des Beklagten durch Werbeanzeigen im Rahmen des Domain-Parking verletzte. Die Domainhandelsplattform wies die Ansprüche zurück und ging selbst gegen den Beklagten mit einer negativen Feststellungsklage vor.

Die Düsseldorfer Richter lehnten einen Unterlassungsanspruch aus § 15 Abs. 2, 4 MarkenG (Unternehmenskennzeichen) mit der Begründung ab, dass eine Nutzung der geschäftlichen Bezeichnung der Beklagten im geschäftlichen Verkehr durch die Klägerin nicht vorlag. Vielmehr stellte Sedo lediglich eine Plattform zur Verfügung, auf welcher Domaininhaber ihre Domain zum Verkauf anbieten konnten. Die Klägerin war nicht Inhaber der jeweiligen Domain, zumindest konnte dies nicht substantiiert von der Beklagten dargelegt werden. Außerdem war sie auch nicht Betreiber einer hinter einer der streitgegenständlichen Domain aufrufbaren Internetseite, da die dort auffindbaren Inhalte keine eigenen Informationen der Klägerin darstellten. Vielmehr handelte es sich dabei um Werbelinks, die durch Eingabe von Keywords des Klägers im Werbenetzwerk von Google als Sponsored Links auf der Webseite aufrufbar gehalten wurden.

Außerdem konnte Sedo auch nicht als Störer über die Störerhaftung in Anspruch genommen werden, da es vorliegend keine Prüfungspflicht verletzt hatte. Nach Ansicht des LG Düsseldorf war es für Sedo unzumutbar, vorliegend eine Rechtsverletzung auf der Webseite ausfindig zu machen. Als Störer ist nach Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nur verantwortlich, wer – ohne Täter oder Teilnehmer zu sein – in irgendeiner Weise willentlich und adäquat kausal zur Verletzung eines geschützten Gutes beiträgt. Da damit aber die Haftung nahezu uferlos wird, wird einhellig verlangt, dass der Störer Prüfungspflichten verletzt haben muss. Es muss nach den konkreten Umständen dem in Anspruch Genommenen eine Prüfung zuzumuten sein.

Von einer solchen Verletzung sind die Düsseldorfer Richter jedoch gerade nicht ausgegangen. Durch die Werbeanzeigen kam es zwar zu Kennzeichenrechtsverletzungen gem. § 15 Abs. 2 MarkenG, da unter der streitgegenständlichen Domain gerade Waren und Dienstleistungen angeboten wurden, die mit denen eines Motorradhändlers identisch oder ähnlich waren und damit eine Verwechslungsgefahr bestand. Es ist der Klägerin jedoch nicht zumutbar, ihre Plattform auf solche Verletzungen des Markenrechts hin zu überprüfen. Sie müsste eben für jede bei ihr geparkte Domain gesondert eine Recherche durchführen und ständig auf neue Inhalte zu überprüfen. Dazu müssten zum Einen Übereinstimmungen zwischen den Marken Dritter und dem zum Kauf angebotenen Domains gefunden werden, sondern auch die Inhalte der jeweilig erscheinenden Werbeanzeigen auf Rechtsverletzungen überprüft werden. Bei einer solchen Prüfung müssten allerdings auch Zeichen Berücksichtigung finden, die nur ähnlich oder aus anderen Gründen möglicherweise verwechselbar sind.

Fazit

Da ein solches umfassendes Prüfungsverfahren nicht automatisiert durchgeführt werden kann, sondern umfassende Rechtskenntnisse von Sedo abverlangen würde, stuften es die Düsseldorfer Richter im Ergebnis als insgesamt unzumutbar ein und verneinten eine Haftung von Sedo auch im Wege der Störerhaftung.

Zur Haftung von Sedo siehe auch das Urteil des OLG München.

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Christian Welkenbach
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Dieser Beitrag wurde erstellt unter freundlicher Mitwirkung von cand. iur. Sebastian Ehrhardt

OLG Frankfurt: Schutzumfang einer Buchstabenmarke (Buchstabe „B“)

OLG Frankfurt 6. Zivilsenat, Urteil vom 30.03.2010, Az.: 6 U 240/09:

Leit- oder Orientierungssatz

1. Zur Frage der markenmäßigen Benutzung eines Großbuchstabens

2. Zwischen einem als Wort-/Bildmarke eingetragenen Zeichen, das aus einem einzelnen Großbuchstaben in einer bestimmten graphischen Ausgestaltung besteht, und einem aus dem gleichen Buchstaben bestehenden, für identische Waren markenmäßig benutzten Zeichen besteht Verwechslungsgefahr, wenn zwischen den sich gegenüberstehenden Buchstabenzeichen keine auffälligen graphischen Unterschiede bestehen.

Tenor

Die Berufung der Antragsgegnerin gegen das am 28.10.2009 verkündete Urteil der 8. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Frankfurt am Main wird auf Kosten der Antragsgegnerin zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Antragstellerin ist Inhaberin einer u.a. für Ledertaschen eingetragenen Wort-/Bildmarke (DE …), die aus dem Großbuchstaben „B“ in einer bestimmten graphischen Gestaltung besteht. Die Antragsgegnerin vertreibt eine Damenhandtasche aus Leder, an der sich ein Anhänger in Form des Großbuchstabens „B“ befindet. Das Landgericht hat der Antragstellerin Angebot und Vertrieb dieser Tasche im Wege der einstweiligen Verfügung untersagt. Hiergegen wendet sich die Antragsgegnerin mit der Berufung.

Von der weiteren Darstellung des Sachverhalts wird gemäß §§ 540 II i.V.m. 313 a I, 1 ZPO abgesehen.

II.

Die zulässige Berufung hat in der Sache keinen Erfolg. Das Landgericht hat die Voraussetzungen für den geltend gemachten Unterlassungsanspruch aus § 14 II Nr. 2 MarkenG mit Recht bejaht.

Die Antragsgegnerin benutzt den Buchstaben „B“ in der angegriffenen konkreten Verletzungsform markenmäßig. Anhänger an Taschen stellen aus Sicht des angesprochenen Verkehrs ein typisches Mittel zur Herkunftskennzeichnung dar, weshalb bei dieser Form der Verwendung der Verkehr zunächst keinen Anlass zu der Annahme hat, bei dem Buchstaben handele es sich lediglich um ein schmückendes Element. Ebenso wenig kommt eine beschreibende Funktion in Betracht. Darüber hinaus könnte nach Auffassung des erkennenden Senats die markenmäßige Benutzung eines einzelnen Buchstabens möglicherweise dann zu verneinen sein, wenn es sich nach den Gesamtumständen lediglich um die Herausstellung oder Wiederholung des Anfangsbuchstabens einer gleichzeitig benutzten Wortmarke handelt mit der Folge, dass der Verkehr dem in diesem Zusammenhang verwendeten Buchstaben keine eigenständige Kennzeichnungsfunktion beimisst. Im vorliegenden Fall wird der Buchstabe „B“ jedoch nicht in einer derartigen „wiederholenden“ Weise benutzt. Zwar findet sich auf dem Anhänger selbst der Schriftzug „…“.

Wie das Landgericht zutreffend ausgeführt hat, ist diese Angabe jedoch so klein gehalten, dass sie vom Betrachter nicht sogleich, sondern allenfalls nach näherer Befassung mit dem Erzeugnis wahrgenommen wird; dadurch wird die selbstständig kennzeichnende Funktion des Buchstabens „B“ nicht in Frage gestellt.

Die sich gegenüberstehenden Zeichen sind verwechslungsfähig (§ 14 II Nr. 2 MarkenG).

Die Kennzeichnungskraft der als Wort-/Bildmarke eingetragenen Verfügungsmarke hat das Landgericht mit Recht als – von Haus aus – jedenfalls durchschnittlich eingestuft (ebenso OLG Köln GRUR-RR 2006, 159, 161 – Buchstabe als Reißverschlussanhänger). Es bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass der Verkehr dem Wortbestandteil der Marke, der sich auf den – als solchen klar erkennbaren – Großbuchstaben „B“ beschränkt, keine oder eine nur verminderte Unterscheidungskraft beimessen könnte. Die Antragsgegnerin hat selbst darauf hingewiesen, dass inzwischen mehrere Hersteller aus dem Accessoires-Bereich dazu übergegangen sind, sich zur Kennzeichnung ihres Unternehmens oder ihrer Waren des Anfangsbuchstabens ihres Namens zu bedienen. Diese Kennzeichnungsgewohnheit erleichtert es dem Verkehr zusätzlich, auch in dem Buchstaben „B“ einen Herkunftshinweis zu sehen, zumal eine beschreibende Funktion dieses Buchstabens für Taschen nicht ersichtlich ist. Ebenso wenig hat die Antragsgegnerin dargetan, dass der Buchstabe „B“ etwa von anderen Herstellern als der Antragstellerin in einem Umfang für Bekleidung oder Taschen zeichenmäßig verwendet wird, der es dem Verkehr erschweren würde, dieses Zeichens einem bestimmten Hersteller zuzuordnen. Die demnach bereits durch den Wortbestandteil begründete Unterscheidungskraft der Verfügungsmarke wird durch die zusätzlichen – nach dem Gesamteindruck allerdings nicht besonders hervortretenden (vgl. auch hierzu OLG Köln a.a.O.) – bildlichen Elemente, die sich auf eine bestimmte graphische Ausgestaltung des Buchstabens beschränken, lediglich geringfügig erhöht.

Da die Verfügungsmarke auch für Taschen eingetragen ist, besteht Warenidentität.

Weiter hat das Landgericht mit Recht die Zeichenähnlichkeit bejaht.

Die sich gegenüberstehenden Zeichen stimmen in ihrem Wortbestandteil, nämlich dem als solchen klar erkennbaren Großbuchstaben „B“, überein. Bildlich ist der Buchstabe zwar in beiden Zeichen unterschiedlich ausgestaltet; in diesem Zusammenhang verkennt der Senat auch nicht, dass bei Kurzzeichen wie insbesondere Buchstabenzeichen bildliche Unterschiede eher ins Gewicht fallen können als bei normalen Wortzeichen (vgl. hierzu Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., Rdz. 139 zu § 9 m.w.N.). Gleichwohl weist keines der sich gegenüberstehenden Zeichen derart auffällige graphische Besonderheiten auf, dass allein hierdurch jede Zeichenähnlichkeit beseitigt würde. Dabei kann letztlich dahinstehen, wie der Grad der Zeichenähnlichkeit genau einzustufen ist. Denn angesichts der jedenfalls durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Verfügungsmarke und der bestehenden Warenidentität wäre eine Verwechslungsgefahr selbst bei geringer Zeichenähnlichkeit zu bejahen.

Es besteht weiter kein Anlass, den Schutzbereich der Verfügungsmarke im Hinblick auf ein etwaiges Freihaltebedürfnis an dem Buchstaben „B“ auf die konkrete graphische Ausgestaltung zu begrenzen. Abgesehen davon, dass nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (vgl. GRUR 2008, 503 – adidas/Marka Mode CV u.a.; vgl. auch BGH GRUR 2009, 672 – OSTSEE-Post, Tz. 26) derartige Erwägungen bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr grundsätzlich keine Rolle spielen sollen, ist ein solches Freihaltebedürfnis hier nicht zu erkennen. Allein der Umstand, dass auch andere Hersteller, deren Unternehmenskennzeichen oder Wortmarken mit dem Buchstaben „B“ beginnen, ein Interesse haben könnten, sich ebenfalls dieses Buchstabens zu Kennzeichnungszwecken zu bedienen, rechtfertigt es nicht, demjenigen Unternehmen, das zuerst eine eingetragene Marke für diesen Buchstaben bzw. eine bestimmte Gestaltung dieses Buchstabens erworben hat, den Schutz für diese Marke in dem nach allgemeinen Grundsätzen zu bestimmenden Umfang zu versagen. Eine generelle – d.h. nicht durch die Besonderheiten des Einzelfalls veranlasste – Beschränkung des Schutzumfangs einer Buchstabenmarke auf die konkrete bildliche Gestaltung würde im Übrigen dem auch im Verletzungsverfahren zu respektierenden Grundsatz widersprechen, dass in üblicher Schreibweise angemeldete Einzelbuchstaben nicht nur markenfähig (§ 3 I MarkenG) sondern auch eintragungsfähig sind, solange nicht konkrete Anhaltspunkte für eine fehlende Unterscheidungskraft oder ein bestehendes Freihaltebedürfnis bestehen (vgl. BGH GRUR 2001, 161 – Buchstabe „K“; EuG GRUR Int. 2008, 1035 – Paul Hartmann ./. HABM). Einer „Monopolisierung“ des Buchstabens für den Markeninhaber kann schließlich – wie oben dargestellt – durch ein sachgerechtes Verständnis des Begriffs der markenmäßigen Benutzung entgegengewirkt werden.

Die Antragsgegnerin kann sich gegenüber dem gesetzlichen Unterlassungsanspruch der Antragstellerin auch nicht mit Erfolg auf die in Ziffer 5. des zwischen den Parteien unter dem 12.3./29.3.2004 geschlossenen Vergleichs enthaltene Gestattung berufen. Nach dem Gesamtzusammenhang des Vergleichs handelt es sich bei der in Ziffer 5. erteilten Gestattung um eine Abgrenzung zu den von der Beklagten in Ziffer 1. des Vergleichs übernommenen vertraglichen Unterlassungsverpflichtungen. Diese Unterlassungsverpflichtungen ist die Antragsgegnerin jedoch nach der einleitenden Formulierung in Ziffer 1. (vor a) allein „für Bekleidungsstücke“ eingegangen, während sich der „insbesondere“-Zusatz in der Passage nach c) allein auf die Benutzungsarten bezieht; insoweit kann auf die zutreffenden Ausführungen im Verfügungsbeschluss des Landgerichts vom 26.8.2009 Bezug genommen werden. Daher erfasst auch die Gestattung in Ziffer 5. lediglich die Benutzung auf Bekleidungsstücken. Ob die Antragsgegnerin nach der damaligen Interessenlage vielleicht bereit gewesen wäre, die Gestattung auch für Taschen zu erteilen, ist ohne Bedeutung, nachdem eine Gestattungsvereinbarung dieses Inhalts nach dem Inhalt des Vergleichs nicht geschlossen worden ist.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 I ZPO.

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OLG Köln: Verwendung der Domain dsds-news.de durch Privatperson zulässig

Der Rechtsstreit zwischen RTL und dem Betreiber der Internetseite www.dsds-news.de hat ein Ende gefunden. Die Richter des Oberlandesgericht Köln haben in ihrer Entscheidung von l vom 19.03.2010 (Az.: 6 U 180/09) entschieden, dass der Medienkonzern von einer Privatperson nicht verlangen kann, auf die Domain dsds-news.de zu verzichten. Das Kürzel „DSDS“ sei für sich allein nicht bekannt genug, dass RTL ein überwiegendes Interesse an der Nutzung der Domain haben kann.

Im zu entscheidenden Sachverhalt klagte der Fernsehsender RTL, der insbesondere mit seiner Musik-Casting Show „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) bei der jüngeren Generation große Erfolge verzeichnet. Auf der Beklagtenseite befand sich eine Privatperson, welche eine Webseite unter der URL „www.dsds-news.de“ zu dem bekannten TV-Format betrieb. Wegen der unbefugten Verwendung des Kennzeichens „DSDS“ auf der einst auch kommerziell genutzten Internetseite sah RTL eine Verletzung von Marken- und Kennzeichenrechten und verlangte vom Betreiber, dass er auf die Domain verzichte.

Die Richter des Oberlandesgerichts Köln wiesen die Klage in zweiter Instanz ab und gaben dem Beklagten Recht. Dieser müsse gerade nicht auf die Domain verzichten, da in der Verwendung der Domain weder eine Kennzeichenrechtsverletzung aus §§ 14, 15 MarkenG noch eine Namensrechtsverletzung gemäß § 12 BGB gesehen werden kann. Insbesondere könne in der Verwendung der Domain keine Namensanmaßung gesehen werden. Eine Verletzung des Namens („DSDS“) konnte bereits aus dem Grund ausgeschlossen werden, weil RTL sich selbst die Domain dsds.de bei der DENIC registriert hat und damit ein nichtberechtigter Gebrauch durch Dritte ausgeschlossen ist.

Fraglich war jedoch, ob der klagende Medienkonzern ein überwiegendes Interesse an der identischen Benutzung des Wortteils „DSDS“ hatte. Aber auch dies lehnte das Gericht im Ergebnis ab. Der Beklagte verwendete den schwach kennzeichnungskräftigen Zusatz „news“ innerhalb seines Domainnamens. Da für RTL die Möglichkeit bestand, selbst die in Streit stehende Domain zu registrieren, was sie aber nicht tat, besteht auch kein Anspruch auf die Domain – insofern ist das Prioritätsprinzip mit seiner innewohnenden Interessenabwägung vorrangig. Bloß weil RTL dies versäumte, können sie von dem Beklagten nicht verlangen, auf die Domain zu verzichten.

Andererseits sei „DSDS“ für sich genommen nicht derart überragend bekannt, dass der Domainname bei RTL verbleiben muss. Eine Beeinträchtigung, Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung mit dem geschützten Kennzeichen DSDS und damit eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr sei nicht anzunehmen. Insbesondere könne die Domain auch im Zusammenhang mit dem Betrieb einer auf die Fernsehsendung bezogenen Fan-Seite auch ohne weiteres außerhalb des geschäftlichen Verkehrs genutzt werden. In diesem Fall würden Ansprüche aus dem Markengesetz ohnehin von vornherein ausscheiden.

Fazit

Der Inhaber von Kennzeichenrechten kann einen Verzicht auf die Registrierung einer Domain durch Unterlassung der Verwendung für bestimmte Zwecke hinaus nur verlangen, wenn jede Belegung der unter dem Domain-Namen betriebenen Website im Rahmen des geschäftlichen Verkehrs die Voraussetzungen einer Kennzeichenrechtverletzung nach §§ 14 Abs. 2 Nr. 2 oder 3, 15 Abs. 2 oder 3 MarkenG erfüllt. Im Ergebnis muss es daher beim zeitlichen Vorrang des zu Gunsten der beklagten Privatperson registrierten Domain-Namens verbleiben, soweit nicht ausnahmsweise (ergänzend) das Namensrecht des Kennzeichenrechtsinhabers verletzt ist.

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Die Marke des Monats Mai 2010

Gerade noch rechtzeitig wird am letzten Tag des Monats die Marke des Monats Mai gekürt. Die Marke des Monats Mai hat ein langes und beschwerliches Eintragungsverfahren hinter sich, das vor rund 10 Jahren begonnen hat und nun doch noch zu einem kleinen Happy End geführt hat.

Dieses Mal trifft es die abtrakte Farbmarke Gelb, deren Eintragung von der Yello Strom Verwaltungsgesellschaft mbH bereits im Jahre 2000 zur Eintragung (nach Teilrücknahme) für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 36, 37, 38 und 42 beim DPMA beantragt worden ist (Az.: 300897146). Das DPMA hat die Eintragung der Marke wegen fehlender Unterscheidungskraft abgelehnt. Gegen die entsprechenden Zurückweisungsbeschlüsse hat die Markenanmelderin das Rechtsmittel der Beschwerde zum BPatG eingereicht. Das BPatG hat sich der Auffassung des DPMA angeschlossen und bestätigt, dass der abstrakten Farbmarke jegliche Unterscheidungskraft im Hinblick auf die Waren und Dienstleistungen der angemeldeten Klassen 9, 35, 36, 37, 38 und 42 fehle (BPatG GRUR 2009, 161). Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft einer abstrakten Farbmarke sei zu berücksichtigen, dass das angesprochene Publikum nicht daran gewöhnt ist, allein aus der Farbe von Waren oder ihrer Verpackung auf die Herkunft der Waren zu schließen, da eine abstrakte Farbe im Handel grundsätzlich nicht als Mittel der Identifizierung verwendet werden. Nur unter außergewöhnlichen Umständen könne ihr daher Unterscheidungskraft zukommen, etwa wenn die Zahl der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen sehr beschränkt und der maßgebliche Markt sehr spezifisch ist (vgl. EuGH, GRUR 2003, 604, Rdnrn. 65f. – Libertel).

Nachdem das BPatG das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zum BGH zugelassen hatte, legte die Anmelderin entsprechend Rechtsbeschwerde zum BGH ein. Der BGH hat nun am 19.11.2009 entschieden, dass für einen Teil der beanspruchten Dienstleistungen, nämlich für diejenigen der Klassen 35, 36 und 42 jegliche Unterscheidungskraft nicht verneint werden könne, so dass die Marke nun endlich für die folgenden Dienstleistungen eingetragen werden kann:

Klasse 35:
Betriebswirtschaftliche und organisatorische Beratungsdienstleistungen im Energiebereich;
Klasse 36:
Finanzielle Beratungsdienstleistungen im Energiebereich;
Klasse 42:
Technische und ökologische Beratungsdienstleistungen im Energiebereich.

Die „Rettung“ der abstrakten Farbmarke zugunsten der Anmelderin, die vermutlich faktisch längst auf eine neues Corporate Design ausgewichen ist, hat der BGH wie folgt begründet:

„Die Prüfung des Schutzhindernisses mangelnder Unterscheidungskraft hat umfassend anhand aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu erfolgen (vgl. EuGH GRUR 2003, 604 Tz. 71 und 76 – Libertel). Die Frage, ob die Marke für eine sehr beschränkte Anzahl von Waren oder Dienstleistungen angemeldet ist und der maßgebliche Markt sehr spezifisch ist, ist nur ein Kriterium für die Beurteilung der Unterscheidungskraft der Farbmarke (vgl. EuGH GRUR 2003, 604 Tz. 71 – Libertel; GRUR Int. 2005, 227 Tz. 79 – Farbe Orange). Allerdings werden sich im Regelfall die erforderlichen außergewöhnlichen Umstände nicht feststellen lassen, bei deren Vorliegen von einer Unterscheidungskraft abstrakter Farben i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auszugehen ist, wenn die Anmeldung nicht auf einen spezifischen Markt und auf eine sehr geringe Anzahl von Waren oder Dienstleistungen beschränkt ist. Die Rechtsbeschwerde rügt jedoch zu Recht, dass das Bundespatentgericht den durch Beispiele belegten Vortrag der Anmelderin nicht gewürdigt hat, der Verkehr habe sich an die Herkunftsfunktion formloser Farben bei Beratungsleistungen im Energiebereich gewöhnt.“

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Marke des Monats April 2010

Unsere Marke des Monats April hat sich geradezu aufgedrängt. Der Fußballbundesligist Bayer Leverkusen beweist Humor und hat sich die Bezeichnung „VIZEKUSEN“ beim DPMA als Wortmarke schützen lassen (Reg.-Nr. 302010011572).

Die Marke, die als PDF hier abgerufen werden kann, wurde interessanterweise bereits am 25.02.2010 angemeldet, zu einem Zeitpunkt also, zu dem Bayer 04 mit 49 Punkten punktgleich mit dem FC Bayern gerade noch die Tabellenführung inne hatte. Einen Spieltag später, . d. h. nach Anmeldung der Marke „VIZEKUSEN“ musste der Platz an der Sonne an die Münchner abgegeben werden und konnte auch seither nicht mehr erklommen werden. Mit Hochspannung kann nun in den nächsten Wochen vier Spieltage vor Saisonende abgewartet werden, ob die Leverkusener Kicker der selbstironisch auferlegten Ehre als Zweitplatzierter überhaupt noch gerecht werden können. Aktuell liegt Bayer nämlich mit vier Punkten Abstand hinter Schalke auf Platz drei der Tabelle. T-Shirts und Kappen mit der Aufschrift „VIZEKUSEN“ sind damit akut in Gefahr! Die Marke „VIZEKUSEN“, die übrigens überraschend schnell schon am 19.03.2010 im Markenregister für Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 24, 25, 28 und 41 eingetragen und auch nicht wegen fehlender Unterscheidungskraft beanstandet wurde, muss aber ohnehin erst während 5-jährigen Benutzungsschonfrist rechtserhaltend benutzt werden. So hat Bayer Leverkusen auch in den kommenden Spielzeiten noch ausreichend Gelegenheit, den Titel des Zweitplatzierten zu erreichen, wenn es schon mit der Meisterschaft wieder nichts wird.

Wir werden hier zu gegebener Zeit in jedem Fall die ersten Fanartikel mit der Kennzeichnung „VIZEKUSEN“ präsentieren oder enstprechend verlinken. Herzlichen Glückwunsch an Bayer Leverkusen aber zunächst für den Titel der Marke des Monats April 2010!

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OLG Köln – Zusatz ® („R im Kreis“) kann Irreführung des Verkehrs darstellen

Ursprünglich kennt nur das anglo-amerikanische Recht die Kennzeichnung des „R im Kreis“ und weist auf eine beim USPTO eingetragene Marke hin („Registered Trademark“). Rein rechtlich betrachtet hat diese zunächst in Deutschland keine Bedeutung. Das Oberlandesgericht Köln nahm jedoch in einem Urteil von Ende November (Beschluss vom 27.11.2009 – Az.: 6 U 114/09) an, dass bei Verwendung dieses Zusatzes eine Irreführung des angesprochenen Verkehrs möglich ist, wenn dieser annimmt, dass ein Markenschutz gerade auch in Deutschland besteht.

Beide Parteien handelten mit Kontaktlinsen. Die Klägerin erwarb diese auf dem freien Markt und verkaufte sie an einzelne Kunden weiter. Die Beklagte hingegen war Herstellerin von Kontaktlinsen und vertrieb diese in Deutschland unter der Marke Medisoft, wobei die Marke auf der Verpackung mit einem „R im Kreis“ versehen war. Ein Markenschutz an der Bezeichnung bestand jedoch weder in Deutschland noch an dem Sitz der Firma in Großbritannien, sondern nur in den USA. Da die Klägerin in der Kennzeichnung eine Irreführung sah, begehrte sie nun, es den Beklagten zu untersagen, die Kontaktlinsen weiter in den Verkehr zu bringen und verlangte darüber hinaus Auskunft und Feststellung eines Schadensersatzanspruchs gemäß §§ 3, 5, 9 UWG, 242 BGB.

Die Kölner Richter kamen jedoch dem Ersuchen der Klägerin nicht nach, da es insoweit an einer Irreführung fehle. Zwar erwarte der Verkehr durch das „R im Kreis“ grundsätzlich, dass das Zeichen für den Verwender als Marke eingetragen ist und es eine registrierte Marke genau diesen Inhalts gibt. Allerdings ist das Zeichen „Medisoft“ nicht in Deutschland, sondern nur in den USA als Marke registriert. Der Vorwurf der Irreführung gem. § 5 UWG könnte daher nur gemacht werden, wenn der Verkehr annimmt, dass Markenschutz gerade auch in Deutschland besteht. Zwar werde bei dem Vertrieb eines mit „R im Kreis“ gekennzeichneten Produkts in Deutschland angenommen, der in Anspruch genommene Markenschutz bestünde auch in Deutschland.

Dies gelte jedoch wie vorliegend nicht, wenn eine Anzahl von Anhaltspunkten (Erkennbarkeit als ausländisches Produkt, Auflistung von Hinweisen in mehreren Sprachen etc.) dafür spricht, dass das Produkt und die in Frage stehende Bezeichnung lediglich auf eine Markeneintragung im Herstellerland hinweist und nicht in jedem Land, in dem es zusätzlich auf dem Markt ist. Eine Irreführung hinsichtlich des Markenschutzes in Großbritannien aufgrund des Hinweis der Herstellerin auf den Herstellungsort Southampton sei insoweit ohne wettbewerbsrechtliche Relevanz, da es dem Verbraucher regelmäßig gleichgültig sein wird, ob ein derartiger Schutz dort besteht.

Fazit:

Der Verkehr wird in der Regel beim Vertrieb eines mit „R im Kreis“ gekennzeichneten Produkts in Deutschland davon ausgehen, dass Markenschutz gerade auch in Deutschland bestehe. Etwas anderes gilt jedoch dann, wenn entsprechende Anhaltspunkte dafür bestehen, dass dieser Zusatz lediglich auf eine Markenregistrierung im Ausland hinweist. Wer auf das Zeichen „R-im-Kreis“ bei einer deutschen Marke nicht verzichten möchte, sollte darauf achten, dass der Zusatz ® nur der tatsächlich eingetragenen Marke angehängt wird.

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Marke des Monats März 2010

Unsere Marke des Monats März ist die allseits beliebte Rocher-Kugel, die (noch) unter der Registernummer 39735468 im Markenregister des DPMA als Bildmarke eingetragen ist. Genauer wird man die Bildmarke als sog. Formmarke bezeichnen müssen, da der Markeninhaber (FERRERO) hier explizit Markenschutz aufgrund Verkehrsgeltung gerade im Hinblick auf die besondere Form der Praline beansprucht hat, so dass die Marke als dreidimensionale durchgesetzte Marke für „Pralinen“ eingetragen worden ist.

Das BPatG hat jedoch am 09.05.2007 (Az.: 32 W (pat) 156/04) die Löschung der Marke beschlossen, nachdem ein Mitbewerber des Markeninhabers zuvor einen Löschungsantrag beim DPMA gestellt hatte, weil die Marke entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG eingetragen worden sei und die Voraussetzungen für eine Verkehrsdurchsetzung nicht glaubhaft gemacht worden seien. Das BPatG hat sich der Ansicht des Mitbewerbers des Markeninhabers im Ergebnis angeschlossen und die Löschung der Marke angeordnet.

Dass die Marke gleichwohl noch im Markenregister des DPMA zu finden ist, hat der Markeninhaber dem BGH zu verdanken, der den Beschluss des BPatG im vergangenen Jahr auf die Rechtsbeschwerde des Markeninhabers hin aufgehoben hat (BGH, Beschl. v. 09.07.2009, Az.: I ZB 88/07). Das BPatG sei im Ergebnis zutreffend zunächst davon ausgegangen, dass die Voraussetzungen einer markenmäßigen Verwendung der Pralinenform erfüllt sind. Das BPatG habe jedoch für die Eintragungsfähigkeit der Formmarke einen zu hohen Durchsetzungsgrad für erforderlich gehalten. Bei einer Formmarke, die von einer Grundform der Warengattung abweichende Merkmale aufweist, bestehe in der Regel kein Anlass, besonders hohe Anforderungen an den Durchsetzungsgrad zu stellen. Eine durch besondere Merkmale von einer Grundform der Warengattung abweichende Warenform sei nicht in gleicher Weise als Herkunftshinweis ungeeignet wie eine glatt beschreibende Wortangabe. Nach den Feststellungen des BPatG beschränke sich die in Rede stehende Formmarke nicht ausschließlich auf die für Pralinen typische Kugelform, sondern weise eine besondere, wenn auch naheliegende Oberflächengestaltung auf. Sie stelle eine Variante der Kugelform dar, die ihrerseits nur eine von vielen bei Pralinen denkbaren Formgestaltungen ist. Eine deutliche Steigerung des zur Verkehrsdurchsetzung i. S. von § 8 Abs. 3 MarkenG erforderlichen Durchsetzungsgrades sei daher nicht notwendig. Unter Berücksichtigung dieser Maßstäbe reichte selbst der vom BPatG ermittelte gesicherte Zuordnungsgrad von 62 % für den Zeitpunkt der Eintragung aus.

Damit hat der BGH die durchgesetzte Formmarke im Ergebnis erst einmal gerettet. Der Mitbewerber hingegen konnte sich nur noch „die Kugel geben“. Für uns jedenfalls besteht genügend Anlass, die Rocher-Kugel zur Marke des Monats März zu küren.

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Marke des Monats Februar 2010

Unsere Marke des Monats im Februar ist die deutsche Wortmarke „filesharing“, die unter der Registernummer 30074395 seit dem 27.11.2001 für die folgenden Waren und Dienstleistungen der Klassen16, 25 und 42 im Markenregister des DPMA eingetragen ist:

Photographien; Waren aus Papier und Pappe (soweit in Klasse 16 enthalten); Umverpackungen jeder Art (soweit in Klasse 16 enthalten); Bekleidungsstücke, insbesondere T-Shirts, Pullover, Hosen, Hemden, Jacken, Anzüge, Röcke, Unterwäsche; Sport- und Freizeitbekleidung; Schuhwaren, insbesondere Sport- und Freizeitschuhe; Kopfbedeckungen, insbesondere Schirmmützen; Projektierung, Planung, Konzeption und Umsetzung der Gestaltung und Einrichtung von Innenräumen.

Uns sind bislang noch keine Bekleidungsstücke mit der Marke „filesharing“ untergekommen, so dass fraglich sein dürfte, ob die 5-jährige Benutzungsschonfrist seit Eintragung der Marke durch rechtserhaltende Benutzung für die o. g. Waren und Dienstleistungen eingehalten worden ist. Nach § 49 Abs. 1 MarkenG kann eine Marke auf Antrag wegen Verfalls gelöscht werden, wenn die Marke nach dem Tag der Eintragung innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht benutzt worden ist.

Unabhängig davon dürfte die Marke „filesharing“ zumindest als Wortmarke als allgemein geläufige Sachangabe des bekannten Phänomens, weshalb mittlerweile tausendfach abgemahnt wird, heutzutage nicht mehr eintragungsfähig sein. Zum Zeitpunkt der Anmeldung der Marke im Jahre 2000 konnte die Napster-Community noch vergleichsweise unbehelligt ihrem Laster frönen.

Na dann, aufgepasst Ihr Textilhersteller! Die Verwendung der Marke „filesharing“ könnte eine markenrechtliche Abmahnung zur Folge haben. Hiergegen könnte man sich jedoch trotz der Vermutung der Schutzfähigkeit durch die Markeneintragung – je nach Einzelfall – voraussichtlich erfolgreich zur Wehr setzen.

Sollten Sie Fragen zu diesem Thema haben oder an einer Beratung im Markenrecht interessiert sein, stehen wir Ihnen unter www.tcilaw.de jederzeit gerne zur Verfügung.

Christian Welkenbach
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Informationstechnologierecht
Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

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OLG München: Sedo haftet für Markenverletzungen Dritter erst ab Kenntnis

Wer im Internet Handel mit Domains betreibt, kennt in der Regel auch den weltweit führenden Domain-Marktplatz Sedo, auf dem mit Domainnamen und Webseiten Handel betrieben wird. Wenn Domains noch nicht verkauft sind, können diese im Rahmen eines sogenannten Domain-Parkings geschaltet werden. Damit können die Inhaber der jeweilig ungenutzten Domains den vorhanden Traffic über „Pay-per-Click“-Vergütungssysteme zu Geld machen.

Bekanntermaßen werden oftmals Domains registriert, die gegen Rechte Dritter verstoßen. Schaltet ein solcher Domain-Inhaber seine Domain auf eine Parking-Seite bei Sedo, fragt sich, ob die Handelsplattform dafür haftbar gemacht werden. Das Oberlandesgericht München hat in einem Urteil von Mitte August (Urteil vom 13.08.2009 – Az.: 6 U 5869/07) dazu entschieden, dass Sedo für die von ihren Kunden begangenen Markenrechtsverletzungen auf den geparkten Domains nicht in Anspruch genommen werden kann. Dies sei allenfalls dann der Fall, wenn Sedo von der in Frage stehenden Markenrechtsverletzung Kenntnis habe, so die Münchner Richter.

Im zu entscheidenden Fall hatte die Beklagte, ein Kunde der Handelsplattform, durch die Domain tatonka.eu die Marke der Klägerin verletzt. Die Klägerin mahnte daraufhin den Marktplatz Sedo ab und begehrte die Abmahnkosten, da dieser von der Klägerin als Mitstörer angesehen wurde. Dem folgte das OLG München allerdings nicht.

Zum Einen könne Sedo nicht als Täter oder Teilnehmer der Rechtsverletzung gesehen werden, da vielmehr die Kunden die Keywords selbst eingeben würden. Zum Anderen setze eine Störerhaftung stets voraus, dass eine zumutbare Prüfungspflicht verletzt worden ist. Eine derartige präventive Prüfungspflicht, alle eingetragenen Domains und Keywords zu überprüfen, bestehe jedoch gerade nicht.

Eine derartig umfangreiche Verpflichtung ist bei den circa 11 Millionen eingetragenen Domains schlichtweg nicht möglich und daher unzumutbar. Eine andere Wertung könne sich auch dann nicht ergeben, wenn man die Prüfungspflicht nur auf die geparkten Domains begrenzt. Der Domainplattform könne es zudem nicht aufgebürdet werden, Bezeichnungen aus den über 14 angebotenen Sprachen danach zu untersuchen, ob diese ausreichend unterscheidungskräftig sind, da damit auch nicht letztlich sichergestellt wird, ob die Verwendung eine Marke verletze.

Fazit: Sedo hat nach Ansicht des OLG München damit keine Prüfungspflichten verletzt und hafte nicht nach den Grundsätzen der Störerhaftung als Mitstörerin. Dazu müsste die Handelsplattform Prüfungspflichten verletzen, was aufgrund der Millionen geparkten Domains jedoch gerade nicht möglich ist. Es bestehen also gerade keine präventiven Prüfungspflichten, die begehrten Abmahnkosten muss der Handelsmarktplatz damit nicht übernehmen.

Sollten Sie zu diesem Thema noch Fragen haben, stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

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Dieser Beitrag wurde erstellt unter freundlicher Mitwirkung von Stud. iur. Sebastian Ehrhardt

Marke des Monats Januar 2010

Die Marke dieses Monats ist die deutsche Marke „2010“, die in ihrer bestechenden Schlichtheit seit dem 02.11.2005 im Markenregister des Deutschen Patent und Markenamts (DPMA) als Wortmarke eingetragen ist (Reg.-Nr. 305374133).

Geschützt ist die Marke „2010“ für die Deutz AG aus Köln fürWaren der Klassen 7, 9 und 12, insbesondere für Verbrennungskraftmaschinen und Kraftfahrzeugteile. Im Hinblick auf diese Waren hatte das DPMA die Zeichenfolge 2010 offenbar im Jahre 2005 für hinreichend unterscheidungskräftig erachtet. Man könnte jedoch auch zu der Auffassung neigen, dass die Zahl 2010 als beschreibende Sachangabe für die entsprechende Jahreszahl grundsätzlich nicht schutzfähig sein kann.

Auch der Zusatz „WM“ vor der „2010“ trägt nach Ansicht der Rechtsprechung nicht gerade zur Erhöhung der Unterscheidungskraft bei, wenngleich bereits einige – und nicht nur die FIFA – den Versuch unternommen haben, die Marke „WM 2010“ zur Eintragung anzumelden. Gegen die Schutzfähigkeit der Bezeichnung „WM 2010“ hat sich erst kürzlich das Bundespatentgericht (BPatG) ausgesprochen und die Eintragung der Marke mangels hinreichender Unterscheidungskraft abgelehnt (BPatG, Beschl. v. 25.11.2009, Az.: 25 W (pat) 38/09 – abrufbar unter http://is.gd/5MNXR).

Ebenfalls kürzlich im November 2009 unterlag die FIFA mit ihrer kennzeichenrechtlichen Löschungsklage gegen Markenanmeldungen der Fa. Ferrero, die verschiedene Marken mit Bezug zu der WM 2010 angemeldet hatte, um ihre Sammelbildaktion zu untermauern. Der BGH hatte Löschungsansprüche der FIFA sowohl unter kennzeichenrechtlichen als auch wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunkten verneint (BGH, Urteil vom 12.11.2009 , Az.: I ZR 183/07 – WM-Marken).

Na dann, frohes Neues!

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