EuGH: Das Verbot einer Gemeinschaftsmarkenverletzung wirkt im Grundsatz europaweit

In seinem Urteil vom 12. April 2011 hat der EuGH entschieden, dass sich das von einem nationalen Gemeinschaftsmarkengericht ausgesprochene, ggf. zwangsgeldbewehrte Verbot Handlungen, die eine Gemeinschaftsmarke verletzen oder zu verletzen drohen, fortzusetzen, grundsätzlich von Rechts wegen auf das gesamte Gebiet der Europäischen Union erstreckt (Rechtssache: C‑235/09).

Der zugrunde liegende Rechtsstreit betraf die Benutzung der für das französische Unternehmen Chronopost SA eingetragenen EU-Gemeinschaftsmarke „WEBSHIPPING“ durch die DHL Express France SAS als Rechtsnachfolgerin der DHL International SA. Das französische Gemeinschaftsmarkengericht hatte DHL Express France die Fortsetzung der Benutzung dieser Gemeinschaftsmarke zur Bezeichnung eines insbesondere über das Internet zugänglichen Eilbriefdienstes unter Androhung eines Zwangsgeldes verboten, allerdings nicht klargestellt, auf welches Gebiet sich das Verbot beziehe. Gegen diese Entscheidung legte Chronopost ein Anschlussrechtsmittel ein, mit welchem sie geltend machte, dass hierin eine Verletzung von Art. 1 und 98 der Verordnung Nr. 40/94 liege.

Der EuGH entschied auf die gerichtliche Vorlagefrage hin, dass sich aus der territorialen Zuständigkeit des das Verbot aussprechenden Gemeinschaftsmarkengerichts (Art. 93 Abs. 1 bis 4 i. V. m. Art. 94 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94) und aus der territorialen Reichweite des ausschließlichen Markenrechts des Inhabers (insb. Art. 1 Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94) ergibt, dass ein solches Verbot sich zumindest grundsätzlich auf das gesamte EU-Gebiet erstreckt. Allerdings kann dieses Verbot in bestimmten Fällen territorial von dem Gemeinschaftsgericht zu begrenzen sein. Dies ist dann der Fall, wenn die (möglichen) Verletzungshandlungen sich auf einen Mitgliedstatt oder einen Teil des EU-Gebiets beschränken. Dies kommt insbesondere dann in Betracht, wenn die Benutzung des Zeichens schon aus sprachlichen Gründen die Funktion der Gemeinschaftsmarke außerhalb des nationalen Gebiets nicht beeinträchtigen kann.

Auch entschied der EuGH, dass eine Zwangsmaßnahme, wie z.B. ein Zwangsgeld, die ein innerstaatliches Gericht verhängt um sicherzustellen, dass ein solches Verbot befolgt wird, auch von anderen Mitgliedstaaten, auf die sich die territoriale Reichweite des Verbots erstreckt, anzuerkennen und zu vollstrecken ist. Wenn der Mitgliedstaat eine solche Zwangsmaßnahme nach seinem innerstaatlichen Recht nicht kennt, hat er seine eigenen gesetzlichen Bestimmungen so anzuwenden, dass die Befolgung des Verbots in gleichwertiger Weise gewährleistet wird.

Fazit:

Die Entscheidung des EuGH leistet einen wichtigen Beitrag zur Sicherung der effektiven europaweiten Durchsetzung von eingetragenen Gemeinschaftsmarkenrechten. Allerdings gilt dieser europaweite Schutz nicht unbegrenzt, die nationalen Kennzeichengerichte können die Reichweite der Entscheidung im Einzelfall territorial begrenzen.

Die Entscheidung des EuGH ist abrufbar unter: http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=de&num=79889587C19090235&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET

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Die Marke des Monats April ;-)

Marketing-Coup auf Evangelisch (Priorität ist alles im Markenrecht)

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HABM: Keine Verwechselungsgefahr zwischen „Biolette“ und „LA VIOLETTE ALMENARA (fig.)“

Das Europäische Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) hat entschieden, dass zwischen der Wortmarke „Biolette“ und der Wort-/Bildmarke „LA VIOLETTE ALMENARA“ (Abb. s. o.) innerhalb der Klasse 31 (u. a. Obst und Gemüse) keine Verwechslungsgefahr besteht. Die Anmelderin der Marke „Biolette“, die wir in diesem Verfahren vertreten haben, wurde durch einen Widerspruch eines spanischen Obstlieferanten überrascht, der sich auf eine spanische Bildmarke aus dem Jahre 1979 stützte. Die Inhaber nationaler Marken in den Mitgliedsstaaten der EU können grundsätzlich gegen die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke vorgehen, wenn insoweit die Gefahr von Verwechselungen besteht.

Diese Verwechselungsgefahr hat hat die Beschwerdekammer des HABM in dem vorliegenden Fall jedoch verneint, dies obwohl beide Marken ähnliche Waren in derselben Warenlasse beanspruchten. Nachdem der Widerspruchsführer argumentiert hatte, der prägende Bestandteil der älteren Wort-/Bildmarke sei die Bezeichnung „VIOLETTE“ und dieser sei aufgrund der identischen Aussprache des Anfangsbuchstabens „v“ mit dem Buchstaben „b“ im Spanischen phonetisch identisch mit der Bezeichnung „Biolette“, hat das HABM insoweit festgestellt, dass der Markentext „LA VIOLETTE ALMENARA“ in seiner Gesamtheit berücksichtigt werden und gegenüber der umfangreichen grafischen Gestaltung nicht zurückstehen müsse. Auch werde der Begriff „ALMENARA“ vom Verkehr nicht ohne weiteres als beschreibende Angabe verstanden, zumal das gleichnahmige Dorf Almenara in Spanien lediglich 6000 Einwohner habe und dementsprechend kaum bekannt sei.

Das Verfahren zeigt anschaulich, dass derjenige, dessen Marke im Wege eines Widerspruchs angegriffen wird, die Marke nicht vorschnell aufgeben sollte. Im Einzelfall sollten die Erfolgsaussichten genau geprüft und Rechtsmittel auch gegen eine erstinstanzliche Entscheidung eingelegt und weiter verfolgt werden. In dem vorliegenden Fall kann der Beschwerdegegner nun noch Klage zum Gericht der Euröpäischen Union (EuG) einreichen, um die Sache einer endgültigen Klärung zuzuführen.

Die Entscheidung des HABM können Sie hier im Volltext abrufen.

OAMI, Decision of the Second Board of Appeal of 16 November 2010 (Case R 148/2010-2)

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OLG Naumburg – „illu“ für Zeitschriften nicht schutzfähig

Der Inhaber einer Marke erlangt mit dem Erwerb des Markenschutzes nach § 4 MarkenG ein ausschließliches Recht. Dritten ist es damit gem. § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird. Das Oberlandesgericht Naumburg entschied nun in einer Entscheidung von Anfang September (Urteil v. 03.09.2010 – Az.: 10 U 53/09), dass eine solche Verwechslungsgefahr zwischen dem Zeitschriftentitel „illu der Frau“ und der Marke „SUPERillu“ nicht besteht.

Im Verfahren vor dem OLG Naumburg ging es um die Berufung gegen ein Urteil des LG Magedeburg (Urteil v. 18.08.2009 – Az.: 7 O 234/09). Vor dem Landgericht klagte der die Zeitschrift „SUPERillu“ herausgebende „Alles Gute Verlag“ – ein Unternehmen der Hubert Burda Media Holding – gegen einen konkurrierenden Verlag, welcher die Zeitschrift „illu der Frau“ herausgab. Der Kläger sah in der Verwendung des Wortbestandteils „illu“ im Zeitschriftentitel eine Verwechslungsgefahr. Das vorinstanzliche LG Magdeburg untersagte dem Beklagten die Nutzung des Zeitschriftentitels, da der Verbraucher mit diesem Wortbestandteil gedanklich immer einen bestimmten Verlag verbinde.

Während die Klage in erster Instanz noch erfolgreich war, entschieden die Richter des 10. Zivilsenats in der Berufung vor dem OLG Naumburg den Sachverhalt nun jedoch anders und wiesen die Klage ab. Durch den Zeitschriftentitel „illu der Frau“ besteht keine Verwechslungsgefahr mit der Marke „SUPERillu“. Dem in Frage stehenden Wortbestandteil „illu“ kommt als Abkürzung für „Illustrierte“ keine prägende Kennzeichnungswirkung zu. Vielmehr sind bereits viele andere Zeitschriften mit dem Wortbestandteil „illu“ auf dem Zeitschriftenmarkt verfügbar. Der Verbraucher weiß, dass es viele verschiedene, einander ähnelnde Zeitschriftentitel gebe und beachtet auch gerade diese Unterschiede. Bloß weil diese sich ähneln, schließt er aber nicht gleich darauf, dass diese auch von demselben Verlag stammen.

Fazit

Die Verwendung des Zeitschriftentitels „illu der Frau“ ist weiterhin zulässig. Dies wäre nur dann ein anderer Fall gewesen, wenn die Richter dem Wortbestandteil „illu“ – welcher in den beiden streitgegenständlichen Zeitschriftentiteln vorkommt – prägende Kennzeichnungswirkung beigemessen hätten. In diesem Fall wäre dem klagenden Markeninhaber der „SUPERillu“ ein Unterlassungsanspruch gem. § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gegenüber dem Mitbewerber zugestanden. Das Urteil vor dem OLG Naumburg war die abschließende Entscheidung in der Sache – die Revision zum Bundesgerichtshof wurde nicht zugelassen.

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Marke des Monats Juli: Juli

Richtig gelesen! Unsere Marke des Monats Juli heißt „Juli“. Einfallsreich oder?

Die Wortmarke „Juli“ wurde am 19.11.2004, als die „Perfekte Welle“ gerade die Charts gestürmt hatte, angemeldet und für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 25 und 41 (u. a. für Schallplatten, Druckereierzeugnisse, T-Shirts und Unterhaltung) am 31.03.2005 im Markenregister des DPMA eingetragen.

Die Marke ist zugunsten einer GbR registriert, die u. a. aus dem Gitarristen der Band Juli, Jonas Pfetzing, als Gesellschafter besteht. Ob die Band mittlerweile angesichts ihrer Bekanntheit überhaupt noch auf einen Markenschutz in Form einer Registermarke angewiesen ist, ist fraglich. Immerhin genießt der Bandname auch unabhängig von der Registermarke Namens- und Titelschutz. Ein Markenanmeldung darüber hinaus macht jedoch immer dann Sinn, wenn ein weiterer Kennzeichenschutz auch für andere Waren und Dienstleistungen, z. B. auch für Merchandising-Artikel wie T-Shirts, erreicht werden soll. Allerdings muss die Registermarke dann auch tunlichst vor Ablauf der 5-jährigen Benutzungsschonfrist benutzt werden, um nicht löschungsreif zu werden.

Herzlichen Glückwunsch jedenfalls an Juli für den Titel der Marke des Monats Juli: Juli!

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Marke des Monats Juni 2010

In diesem Monat kommen wir auch mit unserem Wettbewerb zur Marke des Monats nicht an der WM in Südafrika vorbei, erst recht nicht nach dem grandiosen 4:1 gestern gegen England!

Unsere Marke des Monats Juni ist folgerichtig die Wortmarke „Schland„, die seit dem 18.11.2005 (also seinerzeit rechtzeitig vor der WM 2006 in Deutschland) für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 25, 35, 38 und 41 unter der Registernummer 30550866 beim DPMA eingetragen ist.

Markeninhaber ist die Raab TV-Produktion GmbH, die nun vielleicht hat prüfen lassen, ob der inoffizielle WM-Hit „Schland O Schland“ der Gruppe „Uwu Lena“ , der zudem die Melodie von Lenas „Satellite“ gecovert hat, ihre Marke verletzt. Da eine Verwechselungsgefahr im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Wortmarke jedoch fraglich ist und der Begriff „Schland“ durch das entsprechende Gegröle auf den Public Viewing Plätzen dieser Republik eine gewisse Verwässerung erfahren haben dürfte (Wasser?), hat die Produktionsfirma von Stefan Raab offenbar Gnade vor Recht ergehen lassen und damit auch lieber auf einen Aufschrei in der Fan-Gemeinde verzichtet.

Daher auch von unserer Stelle: Vertragt Euch und schickt die Hand Gottes am Samstag in die Heimat zurück!

Schland, Schland! Schlaaaaand….!

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OLG Hamburg: Kennzeichenrechtsverletzung in URL

Das Markenrecht bezweckt grundsätzlich den Schutz von Marken und geschäftlichen Bezeichnungen. Der Inhaber der Marke hat ein ausschließliches Recht über die Marke. Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Markeninhabers diese im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, vgl. § 14 MarkenG. Im Falle einer Markenverletzung kann der Markeninhaber insbesondere Beseitigung, Unterlassung und Schadensersatz fordern. Entsprechendes gilt nach § 15 MarkenG, wenn geschäftliche Bezeichnungen wie Unternehmenskennzeichen oder Werktitel, d. h. solche Kennzeichen, die unabhängig von einer Eintragung im Markenregister bereits durch Benutzung entstanden sind, ohne Erlaubnis im geschäftlichen Verkehr benutzt werden. Wie das OLG Hamburg in einem Urteil von Anfang März (Beschluss vom 02.03.2010 – Az.: 5 W 17/10) entschied, stellt es eine Verletzung des Unternehmenskennzeichens gem. §§ 5 Abs. 2, 15 MarkenG dar, wenn ein fremder Firmenname in dem URL Pfad und dem Title-Tag einer Webseite übernommen wird.

Konkret hatte der beklagte Betreiber einer Webseite im vorliegenden Fall nicht nur eine Abkürzung, sondern die vollständige Firmenbezeichnung des Klägers in den URL Pfad seines Weblogs sowie in den title-tag seiner Webseite eingebaut, obwohl inhaltlich kein Bezug zur fremden Firma gegeben war. Als das klagende Unternehmen davon Kenntnis erhielt, wertete es dies als namens- und kennzeichenrechtliche Verletzung und begehrte daraufhin im Rahmen eines einstweiligen Verfügungsverfahrens Unterlassung dieser Praxis. Das Oberlandesgericht Hamburg folgte dieser Ansicht in zweiter Instanz und gab der Antragstellerin Recht, da eine Kennzeichenverletzung vorlag.

Eine Verletzung des Namensrechts der Antragstellerin aus § 12 BGB konnte damit abgelehnt werden, da nach Rechtsprechung des BGH der namensrechtliche Anspruch gegenüber den kennzeichnungsrechtlichen Ansprüchen subsidiär ist, wenn durch die Benutzung eines Domainnamens oder einer URL ein Kennzeichen eines anderen im geschäftlichen Verkehr verletzt wird.

In der Nennung der Klägerin sowohl in der URL als auch im title-tag versuchte der Beklagte, eine höhere Auffindbarkeit bei den einschlägigen Suchmaschinen zu erzielen und ihr Ranking zu verbessern, um einen größeren Besucherstrom auf die eigene Webseite zu leiten. Mit Hilfe dieses Vorgehens werde das Ergebnis des Auswahlverfahrens der Suchmaschine durch Ausnutzung der kennzeichenrechtlichen Identifizierungsfunktion beeinflusst, so die Hamburger Richter. Vergleichbar sei dies mit den einst noch für die Suchmaschine relevanten Meta-Tags, als diese noch einen tatsächlichen Einfluss auf das Suchergebnis bei Google & Co. hatten. Wenn einst noch Meta-Tags eine Kennzeichenverletzung darstellen konnten, dann muss dies nun aber erst recht für eine Kennzeichenverletzung gelten, die in einer URL erfolgt, da diese für den Durchschnitts-Internetnutzer als Erstes ins Auge fällt.

Außerdem wurde durch die vollständige Übernahme der Firmenbezeichnung zuzüglich der Rechtsform der widerrechtliche Eindruck beim Betrachter erweckt, es handele sich um eine Seite des genannten Unternehmens. Der Beklagte habe daher vorliegend die Unternehmensbezeichnung in einer Weise genutzt, die geeignet war, Verwechslungen beim Verkehr hervorzurufen, da dieser gerade davon ausgeht, dass es sich bei der URL um eine Webseite der Klägerin handele. Dies kann nicht zuletzt deswegen angenommen werden, weil der überwiegende Teil der Nutzer die Funktion der URL im Browserfenster nicht kenne. Daher kann hier ohne Zweifel von einer Kennzeichenverletzung ausgegangen werden.

Fazit

Werden in einer Domain fremde Marken als Domain verwendet, nimmt die Rechtsprechung einhellig eine Markenrechtsverletzung an, wenn die Gefahr von Verwechslungen besteht. Im vorliegenden Fall wurde ein vollständiger Firmenname einschließlich seiner Rechtsform in einer kompletten URL benutzt. Dies wurde als Kennzeichenrechtsverletzung i.S.d. §§ 5 Abs. 2, 15 MarkenG gesehen, nicht zuletzt, weil Suchmaschinen gerade auf die Internetadresse einer Webseite besonders sensibilisiert sind.

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LG Hamburg: Verwechslungsfähigkeit der Marke „Denk“ bezüglich denkbestattungen.de

Wie das LG Hamburg in einem kürzlich veröffentlichten Urteil von Anfang März (Beschluss vom 03.03.2009, Az.: 312 O 546/08) entschied, kann der Inhaber der Marke „Denk“ dem Inhaber der Domain „denkbestattungen.de“ die Nutzung dergleichen untersagen.

Im konkreten Fall war die Klägerin, ein etabliertes Bestattungsunternehmen mit vielen Niederlassungen in der gesamten Bundesrepublik, Inhaberin der Wort-Bildmarke „Denk“. Die Beklagte, ebenfalls ein Bestattungsunternehmen, war Inhaber der Domains „denkbestattungen.de“ und „bestattungendenk.de“ und warb mit diesen Adressen in Online-Telefonverzeichnissen. Durch die Verwendung der Domain sahen die Kläger ihre Markenrechte rechtswidrig verletzt und begehrten daher Unterlassung.

Die Hamburger Richter hatten im vorliegenden Fall zu entscheiden, ob der Inhaber einer registrierten Marke gegenüber einer anderen Person, die sich auf ihr Namensrecht im Rahmen ihres Firmennamens („Denk“) berufen konnte, dazu im gleichen Geschäftsfeld wie die Kläger gewerblich agierten und als Erster gewisse Domains reservierten, ein besseres Recht an diesen Domains haben. Die Hamburger Richter gaben der Klägerin Recht.

Die in Frage stehenden Domains der Beklagten weisen nach Ansicht des LG Hamburg eine hohe Ähnlichkeit zu den geschützten Wort-Bildmarken der Klägerin auf. Die Wort-Bildmarke und die Domains sind vom dominanten Bestandteil „Denk“ geprägt und daher verwechslungsfähig, insbesondere weil es sich bei beiden Parteien um Unternehmen für den Dienstleistungsbereich von Bestattungen handle.

Die Hamburger Richter ließen in die Beurteilung zwar einfließen, dass der Familienname im Unternehmensnamen geführt werden kann. Allerdings müsse im konkreten Fall auf das Markenrecht der Klägerin Rücksicht genommen werden, wodurch Verwechslungen so gut wie möglich unterlassen werden müssen. Vielmehr müssten die Beklagten nach Ansicht der Hamburger Richter, um eine derartige Verletzung zu vermeiden, zusätzlich den Vornamen in die Domain einfügen.

Fazit: Obwohl die Beklagten den gleichen Namen hatten und die Domain als erstes reservierten, setzte sich die Marke gegenüber den Prioritätsprinzip und dem Namensrecht der Beklagten durch. Ein bemerkenswertes Urteil des Landgerichts Hamburg, das für Aufsehen in der Domainbranche sorgt. Es bleibt abzuwarten, wie andere Gerichte in ähnlich gelagerten Fällen entscheiden werden.

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Kein Markenschutz für das ! (Ausrufezeichen)

Das Europäische Gericht Erster Instanz (EuG) hat entschieden, dass ein Ausrufezeichen nicht als Gemeinschaftsmarke eingetragen werden kann. Dem Bildzeichen fehle es von Hause aus an der erforderlichen Unterscheidungskraft, die allenfalls durch den Nachweis einer gemeinschaftsweiten Benutzung mit einer gewissen Bekanntheit erreicht werden kann. Dieser Nachweis ist der JOOP! GmbH in dem Markenanmeldeverfahren vor dem Harmonisierungsamt in Alicante (HABM) jedoch nicht gelungen. Nach einer entsprechenden Zurückweisung der Anmeldung legte die JOOP! GmbH dagegen Rechtsmittel ein, woraufhin das EuG die Zurückweisung des HABM bestätigte (Az.: Urteil in der Rechtssache T-75/08 und T-191/08 – JOOP! / HABM).

Auch die Bekanntheit der Markenanmelderin vermochte dieser nicht dazu verhelfen, das Ausrufezeichen für sich zu monopolisieren. Ein Zeichen, das andere Funktionen als die einer Marke im herkömmlichen Sinne erfüllt, sei nach Ansicht des EuG jedoch nur dann unterscheidungskräftig, wenn es unmittelbar als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Waren oder Dienstleistungen wahrgenommen werden kann, so dass die maßgebenden Verkehrskreise die Waren und Dienstleistungen des Markeninhabers ohne Verwechslungsgefahr von denen anderer betrieblicher Herkunft unterscheiden können. Die fehlende Unterscheidungskraft ergebe sich bei dem in Frage stehenden Bildzeichen insbesondere daraus, dass der Verbraucher nicht in der Lage sei, auf der Basis eines simplen Ausrufezeichens, das keine besondere Schriftgestaltung aufweist, sich vom Standardschriftbild nicht unterscheidet und vielmehr als bloße Anpreisung oder Blickfang wahrgenommen wird, auf die Herkunft der angemeldeten Waren zu schließen.

Es bleibt abzuwarten, ob die JOOP! GmbH gegen das Urteil des EuG nun Rechtsbeschwerde zum EuGH einlegen wird. Die Erfolgsaussichten dürften sich im überschaubaren Rahmen aufhalten.

Grundsätzlich ist jedem Markenanmelder zu empfehlen, sich im Vorfeld der Anmeldung über die Schutzfähigkeit der Marke, auch im Falle eines reinen Bildzeichens, beraten zu lassen. Auf diese Weise können unnötige Kosten vermieden werden.

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„R im Kreis“ ® ohne entsprechende Markeneintragung wettbewerbswidrig

Wer ein Zeichen mit dem Zusatz ® verwendet, ohne Inhaber dieser Marke oder einer Lizenz an dieser Marke zu sein, führt den Verkehr regelmäßig in wettbewerblich relevanter Weise irre. Dies hat der Bundesgerichtshof in einem jetzt veröffentlichten Urteil vom 26. Februar 2009 (Az: I ZR 219/06) entschieden. Nach Ansicht der Karlsruher Richter könne nur dann etwas anderes gelten, wenn der Betreffende Inhaber einer ähnlichen Marke ist und die Verwendung des Zeichens eine rechtserhaltende Benutzung dieser Marke darstellt.

Grundsätzlich versteht der Verkehr den Zusatz ®, der im angloamerikanischen Rechtskreis für „Registered Trademark“ steht, dahingehend, dass die davor genannte Marke auch tatsächlich eingetragen ist. Im deutschen Markenrecht hat das Zeichen ebenso wenig konstitutive Bedeutung wie das Zeichen © im Urheberrecht; maßgeblich für das Bestehen des Markenrechts ist allein die Eintragung im Markenregister; für den urheberrechtlichen Schutz ist allein die Frage, ob durch den Schaffensprozess von Gesetzes wegen ein urheberrechtliches Werk entstanden ist, entscheidend.

Problematisch ist jedoch, wenn der Zusatz ® verwendet wird, ohne dass der Werbende über eine entsprechende Markeneintragung verfügt.

Im konkreten Fall hatten die Parteien, die Rollos vertreiben, über die Berechtigung gestritten, mit dem Zeichen „Thermoroll®“ zu werben. Die Klägerin, Inhaberin der eingetragenen Wortmarke „Termorol“, hatte geltend gemacht, aufgrund eines Lizenzvertrags berechtigt zu sein, die Wortmarke „Thermoroll®“ zu nutzen. Die Beklagte hingegen berief sich in der Vorinstanz noch auf eine Nutzungslizenz der L.-GmbH, welche die Marke am 13. Februar 2009 eingetragen hatte.

Für die letzte Instanz vor dem BGH hatte hat die Beklagte schließlich widerklagend beantragt,

die Klägerin zu verurteilen, der Beklagten Auskunft darüber zu erteilen, in welchem Umfang sie bis zum 16. Februar 2006 mit dem Zeichen „Thermoroll®“ geworben hat, und die Verpflichtung der Klägerin festzustellen, der Beklagten denjenigen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die vorstehend bezeichneten Handlungen entstanden ist und künftig noch entstehen wird.

Nach Ansicht der BGH Richter sei die Werbung der Klägerin irreführend gewesen, da sie bis zum 16. Februar 2006 weder Inhaberin einer eingetragenen Marke „Thermoroll®“ noch zu deren Nutzung berechtigt gewesen sei. Nach der Regierungsbegründung zu § 5 UWG ist eine Werbung nur dann irreführend, wenn sie geeignet ist, bei einem erheblichen Teil der umworbenen Verkehrskreise irrige Vorstellungen über das Angebot hervorzurufen und die zu treffende Marktentschließung in wettbewerblich relevanter Weise zu beeinflussen. Dieser Irreführung fehle jedoch die erforderliche wettbewerbsrechtliche Relevanz, da die Klägerin die Marke „Termorol“ habe verwenden dürfen und damit die angesprochenen Verkehrskreise lediglich darüber in die Irre geführt, dass die in ihrer Werbung angegebene Marke „Thermoroll®“ von der tatsächlich bestehenden Marke abgewichen sei.

Die Revision der Beklagten hatte jedenfalls insoweit Erfolg, soweit sie sich gegen die Abweisung der Widerklage wendet. Fügt man einem Zeichen den Zusatz ® bei, erwartet der Verkehr nach Ansicht des BGH, dass dieses Zeichen für den Verwender als Marke eingetragen ist oder dass ihm der Markeninhaber eine Lizenz erteilt hat. Geringfügige Abweichungen bleiben dabei außer Betracht, solange der Verkehr in der benutzten Form noch die eingetragene Marke sieht. Abweichungen durch Hinzufügen oder Verdoppeln von Buchstaben sind nur dann unerheblich, wenn sie weder phonetische noch begriffliche Bedeutung haben, woran es im Streitfall nach Ansicht des BGH bei der Abweichung von „Termorol“ zu „Thermoroll“ fehlt.

Anders als das Berufungsgericht nimmt der BGH an, die in der Verwendung des Zeichens liegende Behauptung, Rechte an der Marke zu besitzen, spielt für beide Parteien, insbesondere in Abgrenzung zum Wettbewerber, eine maßgebende Rolle. Es liege auf der Hand, dass sich ein Unternehmen, dass durch Hinzufügen des Zusatzes ® der Wahrheit zuwider den Eindruck erweckt, ihr stehe dieses Zeichen oder eine Lizenz an einer Marke zu, hiervon einen Vorteil gegenüber den Abnehmern verspreche. In einem solchen Fall geht der BGH nun regelmäßig von einer Wettbewerbswidrigkeit aus.

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